RESUMÉ:
AN 2011 00007 – VR 2005 04767 SKYCADDIE <w> - Indsigelse - Forvekslelighed
Indehaveren af EF-varemærkeregistrering 003203411 SKY <w>, EF-varemærkeansøgning 005298112 SKY <w>, EF-varemærkeregistrering 3060531 SKY TV <w> og EF-varemærkeregistrering 003203338 SKY SPORTS <w> fremsatte indsigelse mod endelig registrering af VR 2005 04767 SKYCADDIE <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at det foreløbigt registrerede varemærke VR 2005 04767 SKYCADDIE <w> er forveksleligt med indsigers ældre EF-varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen blev ophævet for ”geodætiske og optiske apparater og instrumenter, apparater til måling, signalering og undervisning samt databehandlingsudstyr” i klasse 9, “tryksager og instruktions- og undervisningsmateriale” i klasse 16 og “spil og sportsartikler” i klasse 28. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som ophævede registreringen i sin helhed
KENDELSE:
År 2012, den 17. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Sten Juul Petersen)
følgende kendelse i sagen AN 2011 00007
Klage fra
Sky IP International Ltd., England
v/Gorrissen Federspiel
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. november 2010 i sagen VR 2005 04767 SKYCADDIE <w> indehavet af:
Skyhawke Technologies LLC, USA
v/Plesner Advokatfirma
Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 25. januar 2012. Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 25. januar 2012. Fra klager mødte advokat Søren Høgh Thomsen og advokat Louise Stuhr. Fra indklagede mødte advokat Nina Ringen. Klager og indklagede fremlagde påstandsdokumenter og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Patent- og Varemærkestyrelsen var repræsenteret ved chefkonsulent Mikael Francke Ravn, der henholdt sig til den trufne afgørelse, som han nærmere uddybede og redegjorde for.
Indklagede havde protesteret over klagers påstandsdokument samt medfølgende bilag, men formanden for Ankenævnet afviste protesten og tillod fremlæggelsen.
Ankenævnet udtaler:
Sagen giver anledning til at overveje, om der foreligger en risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, jf. VML § 15, stk. 1, nr. 2.
Indehavers mærke er et kunstord, der indeholder mærkebestanddelen SKY som sin indledende, karakteristiske mærkebestanddel.
For så vidt angår indsigers mærke SKY finder Ankenævnet efter en helhedsbedømmelse, at der består en risiko for forveksling mellem dette mærke og indehavers mærke bedømt ud fra en gennemsnitsforbrugers opfattelse af mærkerne. Denne risiko må antages at være til stede for så vidt angår alle de varer i klasse 9, 16 og 28, som indehavers mærke er registreret for. Ankenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at indehavers mærke indeholder hele indsigers varemærke, at der er varesammenfald, og at den indledende mærkebestanddel ”SKY” på grund af mærkets karakter af et kunstord, som ikke af gennemsnitsforbrugeren har en kendt betydning, vil blive tillagt særlig vægt og således udgør den i både syns- og lydmæssig henseende karakteristiske del af indehavers mærke.
Der er efter ankenævnets opfattelse ikke en tilsvarende risiko for forveksling fsva. indsigers øvrige mærker, idet tilføjelsen af - SPORTS og - TV medfører et helhedsindtryk, som adskiller sig fra indehavers mærke.
Med disse bemærkninger tages klagers primære påstand til følge og indehavers registrering ophæves.
Herefter bestemmes:
Varemærkeregistreringen VR 2005 04767 SKYCADDIE <w> ophæves i sin helhed.
Sagens baggrund:
Den 25. november 2005 indleverede Plesner Advokatfirma på vegne Skyhawkes Technologies LLC, USA ansøgning om registrering af varemærket SKYCADDIE <w> for:
Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.
Varemærket blev registreret den 7. december 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.
Med brev af 7. februar 2006 gjorde Budde Schou A/S på vegne British Sky Broadcasting Group Ltd, England indsigelse mod gyldigheden af det registrerede varemærke VR 2005 04767 SKYCADDIE <w>. Indsigelsen var baseret på, at indehavers registrering er forveksleligt med indsigers ældre EF-varemærkeregistreringer. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsiger henviste til 12 forskellige EU-varemærkeansøgninger og -registreringer af SKY som ord og figur, samt 24 EU-varemærkeansøgninger og -registreringer af ord- og figurmærker hvor ordet SKY indgår. Indsiger gjorde gældende, at det indledende dominerende element SKY i indehavers mærke fører til en risiko for forveksling, da indsigers serie af mærker også indledes med SKY.
Indsiger begrundede i brev af 20. april 2006 yderligere indsigelsen og støttede herefter udelukkende sin ret på EU-ansøgningen CTM3203411 SKY <w> samt EU-varemærkeregistreringerne CTM3203403 SKY TRAVEL, CTM3203379 SKY MOVIES, CTM3203346 SKY NEWS, CTM3203338 SKY SPORTS, CTM3060531 SKY 1, CTM2579662 SKY PLAY (alle ordmærker). Indsiger anførte, at der er fuldstændigt sammenfald af varer med alle indsigers mærker undtagen SKY PLAY som dækker klasse 9 og 28. For så vidt angår ligheden mellem mærkerne, argumenterede indsiger, at SKYCADDIE kan anvendes for golf-relaterede varer, hvor mærkedelen CADDIE vil være svag i vurderingen af mærke-lighed. Da det bærende element i indehavers mærke er SKY, er der som minimum lighed med indsigers mærke SKY, som er identisk med dette element. Indsiger gentog sin påstand om forvekslelighed med henvisning til en serie af mærker med indledningen SKY.
Indehaver imødegik indsigelsen med brev af 22. juni 2009. Indehaver gjorde gældende, at der ikke er synsmæssig lighed mellem mærkerne uanset indledning, da SKYCADDIE er over dobbelt så langt som SKY. Med hensyn til indsigers øvrige mærker, adskiller mærkerne sig synsmæssigt og lydligt, bl.a. fordi mærkerne består af 2 ord overfor indsigers ene ord og ud over SKY ingen fælles træk har. Indehaver anførte også, at indsigers mærker er svage, da SKY er hyppigt anvendt og er suggestivt for transmission af tv-signaler, samt at indsigers mærker består af sammensætninger med SKY og et tillægsord som har en kendt betydning, og som angiver hvilken vare/tjenesteydelse, der er tale om. Indehaver påpegede dernæst, at SKY også i forhold til indehavers varer er svagt, da det er suggestivt for den satellittransmission, der finder sted ved brug af indehavers GPS-produkter. De øvrige dele PLAY, MOVIES, NEWS, SPORTS og TRAVEL er begrebsmæssigt forskellige. For så vidt angår ligheden mellem varerne, erklærede indehaver, at indehavers produkter retter sig mod golfspillere, mens indsigers varer og ydelser retter sig mod alle. Indehaver gjorde slutteligt gældende, at indsigers mærker ikke er kendte uden for Storbritannien, og at elementet SKY ikke automatisk vil henlede forbrugernes tanker på indsigers produkter.
Den 28. august 2009 argumenterede indsiger (nu repræsenteret ved Gorrissen Federspiel), at der er lighed mellem mærkerne, da indledningen af mærker tillægges stor vægt, SKY er det mest dominerende i mærkerne samt at indsigers mærke SKY er helt indeholdt i indehavers mærke. Indsiger anførte også, at der lydligt er en naturlig pause mellem SKY og CADDIE, uanset at de er uden mellemrum i mærket. Begrebsmæssigt opfattes SKY ens i mærkerne. Vedrørende elementet SKY, påstod indsiger, at ordet SKY (himmel) ikke er svagt eller suggestivt, da det ikke leder tankerne hen på egenskaber ved varerne eller ydelserne. Indsigers mærker består således af det stærke, dominerende ord SKY sammensat med suggestive/beskrivende ord. Slutteligt fremhævede indsiger, at der er fuld varekollision mellem registreringerne, som ikke er underlagt brugspligt.
Indehaver gjorde den 1. december 2009 opmærksom på, at indsigers 4 mærker SKY MOVIES, SKY NEWS, SKY TRAVEL, SKY PLAY er kommet under brugspligt, og da indsiger ikke havde fremlagt dokumentation for brug, at styrelsen må se bort fra disse i sin afgørelse. Indsigelsen må herefter anses baseret på mærkerne CTM3203411 SKY, CTM3203338 SKY SPORTS og CTM3060531 SKY TV. Indehaver fastholdt, at der ikke er forvekslelighed, herunder at CADDIE ikke henviser til varer/ydelser i klasse 9, 16 og 28. Indehaver fastholdt også, at SKY ikke har et stærkt særpræg.
Indsiger begrænsede den 17. maj 2010 indsigelsesgrundlagt til de mærker der ikke er underlagt brugspligt, nemlig SKY, SKY SPORTS og SKY TV. Indsiger fastholdt i væsentlighed tidligere argumenter. Indsiger fastholdt også, at indsiger har krav på beskyttelse af indsigers serie af mærker og vedlagde ”witness statements” som redegørelse for indsigers brug af SKY-mærker. Indsiger vedlagde desuden en kronologisk oversigt over første brug af hvert mærke. Indsiger henviste herefter til en række indsigelsesafgørelser fra OHIM vedrørende forskellige SKY-mærker, herunder SKYGOLF.
Indehaver bestred i brev af 10. september 2010, at indsiger har dokumenteret brug af en serie. Uanset om indsigers mærker er underlagt brugspligt, må det bevises, at mærkerne er brugt, såfremt der skal støttes ret på beskyttelsen af en serie af varemærker. Indehaver påpegede bl.a. at vidneerklæringerne efter styrelsens praksis kun kan tillægges vægt hvis de understøttes af anden dokumentation. Indehaver fremhævede bl.a. at dokumentationen omfatter mærker som ikke er gyldige, manglende dateringer, manglende underskrift på erklæringer, samt at dokumentationen ikke viser brug i Danmark. Da indsigelsesgrundlagt endvidere er begrænset til 3 registreringer, er det allerede af den grund ikke relevant at tale om en serie. Indehaver påpegede, at OHIMs indsigelsesafgørelser ikke en bindende for styrelsen. Indehaver fastholdt herefter i al væsentlighed sine anbringender, herunder at der skal foretages en helhedsvurdering.
Den 25. november 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende afgørelse i sagen:
”… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
"der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
3. Vurdering og konklusion
Indsigers mærker SKY <w>
SKY SPORTS <w>
SKY TV <w>
Registreret for bl.a.: Klasse 9:
Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater.
Klasse 16:
Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klicheer.
Klasse 28:
Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt.
Indehavers mærke: SKYCADDIE <w>
Registreret for: Klasse 9:
Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
Klasse 16:
Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
Klasse 28:
Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.
Både indsiger og indehavers mærker er alle registreret for klassehovederne i klasse 9, 16 og 28, og der er således sammenfald af varer i relation til alle varer omfattet af indehavers registrering.
Indsigers mærke består af et-stavelsesordet SKY, som på dansk angiver ”en masse af fortættet vanddamp der svæver i atmosfæren” eller den engelske ord for “himmel”. Indehavers mærke SKYCADDIE består af et to-stavelsesord sammensat af “sky” og “caddie”. En caddy (staves også caddie) er betegnelsen for en person som bærer en golfspillers udstyr og hjælper ham i spillet (jf. Politikens Nudansk Ordbog).
Mærkedelen CADDIE mangler særpræg for varer, som relaterer sig til golf, herunder GPS-apparater til brug på en golfbane. Mærkedelen CADDIE mangler derfor selvstændigt særpræg i relation til “geodætiske og optiske apparater og instrumenter, apparater til måling, signalering og undervisning samt databehandlingsudstyr” i klasse 9, “tryksager og instruktions- og undervisningsmateriale” i klasse 16 og “spil og sportsartikler” i klasse 28. CADDIE kan for apparaterne i klasse 9 angive målgruppen, da der fx kan være tale om apparater til brug på en golfbane, herunder til undervisning i golf, for ”tryksager og instruktions- og undervisningsmateriale” i klasse 16 og “spil” i klasse 28 kan det angive emnet, mens det for “sportsartikler” i klasse 28 ikke kan siges at være direkte beskrivende, men mangler særpræg efter § 13, stk. 1.
Indsigers mærke SKY er helt indeholdt i indehavers mærke SKYCADDIE. Ud fra en helhedsvurdering er det styrelsens opfattelse, at mærkerne udelukkende er forvekslelige i relation til de varer, som mærkedelen CADDIE mangler særpræg for, da indsiger mærke dermed er identisk med den dominerende del af indehavers mærke. SKY ligner ikke SKYCADDIE tilstrækkeligt i relation til varer, hvor CADDIE er særpræget. Dertil er indsigers mærke SKY for kort til, at det synsmæssigt ligner indehavers mærke SKYCADDIE uanset den fælles indledning. Ifølge styrelsens praksis vil et kort mærke bestående af et et-stavelsesord som er helt indeholdt i et andet mærke, kun ligne dette, når mærkerne ligner i helhed og/eller det korte mærke udgør en væsentlig del af det længere mærke.
Indsigers øvrige mærker SKY SPORTS og SKY TV adskiller sig fra indehavers mærke og ligner dermed ikke indehavers mærke i helhed, da TV og SPORTS ikke ligner CADDIE, hverken synsmæssigt, lydligt eller begrebsmæssigt.
Vedrørende påstanden om en serie af mærker
Indsiger har også påstået beskyttelse af en serie af mærker med indledningen SKY. For at der opstår en risiko for, at forbrugerne kommer i vildfarelse med hensyn til indehavers mærkes tilhørsforhold til serien, må indsiger vise at serien af mærker er til stede på markedet, jf EF-Domstolens dom i T-194/03, Bainbridge.
Indsiger har indskrænket indsigelsesgrundlaget til 3 mærker. Disse tre mærker kan efter styrelsens opfattelse ikke udgøre en serie, som har krav på særlig beskyttelse. Indsiger har alligevel fastholdt påstanden om en serie og indsendt dokumentation for brug af en række SKY-mærker. Materialet omfatter:
Vidneerklæringen indgår i en OHIM indsigelsessag, men der fremgår hverken dato eller underskrift i dokumentet. En vidneerklæring kan i øvrigt ikke stå alene som bevis. Herudover handler erklæringen primært om, hvordan indsigers forskellige SKY-mærker anvendes i UK og evt. brug i Danmark nævnes ikke. Listen over registreringer beviser ikke at mærkerne er til stede på markedet i Danmark.
Det er styrelsens vurdering, at indsigers dokumentation ikke er tilstrækkelig til, at indsigers mærker kan gives beskyttelse som en serie af varemærker. Materialet viser ikke, hvordan en serie af mærker er til stede på markedet i Danmark. Vi tager derfor ikke påstanden om en særlig beskyttelse af en serie af mærker til følge.
Konklusion
Det er vores vurdering, at der er risiko for forveksling med indsigers mærke SKY i relation til visse varer, da der er sammenfald af varer og lighed mellem mærkerne.
Vi tager derfor indsigelsen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for “geodætiske og optiske apparater og instrumenter, apparater til måling, signalering og undervisning samt databehandlingsudstyr” i klasse 9, “tryksager og instruktions- og undervisningsmateriale” i klasse 16 og “spil og sportsartikler” i klasse 28.
Registreringen vil herefter omfatte:
Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, kontrol, livredning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater.
Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
Klasse 28: Legetøj, gymnastikartikler, julepynt.
Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”
Denne afgørelse indbragte Gorrissen og Federspiel på vegne Sky IP International Ltd., England med brev af 25. januar 2011 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og fremførte følgende:
”… Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelser af 25. november 2010, som vedlægges i kopi. Afgørelserne tager indsigelserne til følge, dog kun delvist, og derfor ankes afgørelserne hermed i medfør af varemærkelovens § 46.
Gebyret på kr. 16.000 bedes trukket på vores konto PVS28.
Formalia
British Sky Broadcasting Limited har overdraget rettighederne til EF-varemærkeregistrering nr. 003203411 SKY <w>, EF-varemærkeansøgning nr. 005298112 SKY <w>, EF-varemærkeregistrering nr. 3060531 SKY TV <w> og EF-varemærkeregistrering nr. 003203338 SKY SPORTS <w> til Sky IP International Limited, jf. bilag 1, hvorfor Sky IP International Limited indtræder i nærværende sag som indsiger.
Indsigers påstande
Ankenævnet anmodes om at omgøre afgørelserne truffet den 25. november 2010 i ovennævnte sag, således at ovenstående foreløbige varemærkeregistreringer tilhørende Skyhawke Technologies, LLC alle ophæves i deres helhed.
Ankebegrundelse
Indsiger gør gældende, at indsigers EU-varemærkerettigheder bestående af eller indeholdende SKY, som bl.a. dækker varer i klasserne 9, 16 og 28, der er identiske med ansøgers varer, skal hindre endelig registrering af indehavers mærker SKYGOLF, SKYCADDIE, SKYGOLFGPS og SKYCADDY i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1 og § 15, stk. 3 som følge af forvekslelighed med indsigers prioritetsældre mærker. Derfor skal de foreløbige registreringer VR 2005 04765, VR 2005 04767, VR 2005 04761 og VR 2005 04837 alle ophæves i deres helhed.
Forvekslelighed - § 15, stk. 1
Indsiger gør gældende, at varemærkerne SKYGOLF, SKYCADDIE, SKYGOLFGPS and SKYCADDY alle er forvekslelige med indsigers ældre rettigheder til mærkerne SKY, SKY TV og SKY SPORTS, idet der foreligger såvel identitet mellem varerne som mærkelighed.
Varelighed
Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sine afgørelser, at både indsigers og indehavers mærker alle er registreret i klasserne 9, 16 og 28, og at der er sammenfald af varer i relation til alle varer omfattet af indehavers registreringer.
Mærkelighed
Det gøres gældende, at SKY besidder en normal grad af særpræg som sådan og at mærket har opnået yderligere særpræg som følge af indsigers betydeligere brug af mærket, jf. vores bemærkninger nedenfor samt dokumentation for velkendthed.
OHIM har bekræftet, at SKY har normalt særpræg i blandt andre følgende afgørelser, der fremgår af bilag 2:
SKY = SKY CAPITAL
SKY = SKYEDGE
SKY = CINESKY
I sagerne SKY/ACTIVESKY og SKY/SKYLINK, jf. bilag 2, gjorde ansøger med henvisning til antallet af SKY mærker i OHIMs register gældende, at der var sket en udvanding af SKY mærkerne, men dette argument blev tilbagevist af OHIM. Formel sameksistens mellem mærker på de nationale eller det europæiske register var ikke relevant som sådan og dokumentation for sameksistens på markedet kunne kun tages i betragtning under særlige omstændigheder og i givet fald med tilbageholdenhed. Dette kunne således ikke påvirke den normale grad af særpræg for SKY-mærkerne.
For så vidt angår visuel lighed er det et fast princip i varemærketeori og -praksis, at forbrugere primært lægger mærke til det første element/den første del af et sammensat varemærke, medmindre elementet er deskriptivt eller mangler særpræg. Hvor konflikten mellem mærkerne vedrører deres indledende bestanddele er forvekslingsrisikoen så meget desto større idet forbrugerne generelt lægger mere mærke til et ords begyndelse end til dets afslutning, jf. sagerne T-183/02 og T-184/02 El Corte Inglés v OHIM – González Cabello and Iberia Líneas Aéreas de Espana (MUNDICOR), præmis 83; T-112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) præmis 64 og 65.
For så vidt angår lydlig lighed henvises til OHIMs afgørelse nr. B 721 920 SKY v SKYVENTURE, hvor det bl.a. anføres at
It must be underlined the fact that phonetically, the first syllable “SKY” is very strong because of the juxtaposition of the two consonants ‘S’ and ‘K’. As the first part is also the part which is more easily retained by the public, it must be concluded from an aural point of view that the signs have a clear similarity, despite the difference in the further syllable(s).
Det gøres gældende, at offentligheden vil udtale begge parters mærker på engelsk:
For så vidt angår begrebsmæssig lighed repræsenterer det indledende og fælles element SKY i parternes respektive mærker samme mening hos forbrugerne. Tilføjelsen af elementerne CADDIE/CADDY og GOLF/GOLFGPS i indehavers mærker ændrer ikke det umiddelbare indtryk, mærkerne skaber, idet fokus vil være på ordet SKY.
For så vidt angår indsigers ældre mærke SKY SPORTS, vil dette give associationer til indehavers mærker SKYGOLF/SKYGOLFGPS, idet ”golf” er en underkategori til overskriften ”sport”. Det samme gør sig gældende for mærkerne SKYCADDIE/SKYCADDY, idet ordet caddy refererer til en professionel person, der er tilknyttet golfspillet og dermed sport.
Helheldsvurdering
Idet indsigers ældre varemærker alle er EU-varemærker, skal muligheden for forveksling vurderes globalt og alle sagens omstændigheder skal tages i betragtning. Sammenligningen skal være baseret på det generelle indtryk som mærkerne giver under hensyntagen til specielt deres særpræg og dominerende elementer, jf. Domstolens afgørelse C-251/95 Puma/Sabél.
Der henvises ligeledes til Domstolens afgørelse i sagerne C-342/97 Lloyd/Klijsen, præmis 19 og C-39/97 Canon/Cannon, præmis 17, som bekræfter, at kravet vedrørende varemærkelighed er mindre stringent, når mærkerne dækker identiske varer/tjenesteydelser og vice versa. I henhold til dansk varemærketeori og -praksis kaldes dette princip for ”produktreglen”. Som følge heraf og idet varerne er identiske, skal spørgsmålet om varemærkelighed behandles mere lempeligt.
I denne sag er et af indsigers ældre mærker, SKY <w> fuldstændig indeholdt i og udgør det første element i indehavers mærker SKYGOLF, SKYCADDIE, SKYGOLFGPS og SKYCADDY. Idet forbrugernes opmærksomhed almindeligvis fanges af det første element i et sammensat mærke, og idet elementet SKY i sig selv er særpræget for de pågældende varer i klasserne 9, 16 og 28, udgør dette element ligeledes det dominerende element.
Dette bekræftes i Styrelsens afgørelser, hvori det anføres:
Indsigers mærke SKY er helt indeholdt i indehavers mærke [SKYCADDIE, SKYGOLF, osv., vores tilføjelse]. Ud fra en helhedsvurdering er det styrelsens opfattelse, at mærkerne udelukkende er forvekslelige i relation til de varer, som mærkedelen [CADDIE, GOLF, osv., vores tilføjelse] mangler særpræg for, da indsigers mærke dermed er identisk med den dominerende del af indehavers mærke.
Der henvises til Rettens (General Court) afgørelse af 13. december 2007, Miguel Cabrera Sanchez/OHIM – Industrias Carnicas Valle, præmis 44, hvor det anføres at:
Ved vurderingen af det dominerende træk ved et eller flere givne elementer i et komplekst varemærke, bør de iboende træk for hvert af elementerne specielt vurderes ved at sammenligne disse med de øvrige elementer.
Det dominerende element SKY er identisk med indsigers ældre EF-varemærkerettigheder til SKY, som – ifølge retspraksis fra Domstolen og Retten (General Court) – kan anses for at være et velkendt varemærke, også i Danmark, på trods af at beviserne kun i begrænset omfang direkte vedrører Danmark, jf. vores bemærkninger nedenfor.
I indsigelsesafgørelserne henvises til Styrelsens praksis, hvorefter et kort mærke bestående af et et-stavelsesord som er helt indeholdt i et andet mærke, kun vil ligne dette, når mærkerne ligner i helhed og/eller det korte mærke udgør en væsentlig del af det længere mærke.
Det gøres gældende, at i denne sag, hvor Styrelsen har bekræftet, at SKY udgør det dominerende element i indehaverens mærke, må SKY derfor anses for værende en væsentlig del af det længere mærke. Det stemmer derfor ikke overens med Styrelsens praksis at indehavers mærker, som har SKY som deres indledende og dominerende element, ikke i fuldt omfang anses som forvekslelige med indsigers ældre SKY-mærker.
Ligeledes gøres det gældende, at det dominerende element SKY i indehaverens mærker SKYGOLF, SKYGOLFGPS, SKYCADDIE og SKYCADDY har normalt særpræg og, trods kombinationen med de efterfølgende elementer ”golf”, ”caddie/caddy” og ”golfgps”, stadig har en selvstændig karakteristisk rolle i mærkerne. Elementet SKY har således en specifik betydning og udtales særskilt fra resten af mærkerne.
I den forbindelse henvises til Domstolens præjudicielle afgørelse C-120/04 Medion AG v Thomsen Multimedia Sales Germany & Austria GmbH (THOMSON LIFE).
Ifølge denne afgørelse skulle det ældre mærke LIFE, som anses for at have normalt særpræg og en selvstændig karakteristisk rolle i det yngre sammensatte mærke THOMSON LIFE, kunne hindre brugen og registreringen af THOMSON LIFE.
Analogt kan indsigers ældre mærke SKY hindre registrering og brug af indehavers sammensatte mærker. Dette ændres ikke af det faktum, at elementet SKY udgør det første element i indehaverens mærker – tværtimod. Da SKY er det første element, fremtræder det så meget desto mere som det dominerende og selvstændige element, som resulterer i forvekslelighed med indsigers ældre SKY-mærker. Det generelle indtryk, de sammensatte mærker giver, kan derfor føre til, at forbrugerne tror, at varerne stammer fra selskaber, der er økonomisk forbundne, jf. præmis 31 i THOMSON LIFE-afgørelsen.
Vi henviser i øvrigt til følgende af afgørelser:
OHIMs afgørelser
Yderligere ønsker vi at henvise til følgende afgørelser fra OHIM, som vedrører indsigers mærke SKY:
SKY, SKY PHONE = SKYPEPHONE
SKY = SKYPE
SKY = SKY. REPUBLIC
SKY = SKYSOFT PORTUGAL
SKY = SKYGO!
SKY = SKY LINK
SKY = SKYPARK
SKY = SKYKOD
SKY = SKYBLOG
SKY = SKYMEETING
SKY = SKYEDGE
SKY = SKY CAPITAL
SKY = ACTIVE SKY
SKY = GOODSKY
SKY = PLANETSKY
SKY = CINESKY
SKY = TELESKY
SKY = SKY ROOM
SKY = SKYDRIVE
SKY = PHONESKYIP
SKY = SKYGLOBAL
Kopi af disse afgørelser er vedlagt som bilag 2.
Som det fremgår, har OHIM truffet et betydeligt antal afgørelser vedrørende SKY, hvoraf hovedparten bekræfter forvekslelighed. Denne praksis viser ikke alene SKY varemærkets styrke trods dets korte form, men også, at længere mærker, der både indeholder SKY og et noget mindre særpræget element, generelt anses for forvekslelige med SKY.
Vi henviser endvidere til vores skrivelse af 17. maj 2010 i indsigelsessagerne, og til de deri indeholdte bemærkninger til OHIMs indsigelsesafgørelser vedrørende de samme mærker og de samme parter, nemlig B 579 286 SKY, SKY SPORTS etc./SKYGOLF, B 705 089 SKY SPORTS/SKYGOLF GPS og B 944 522 SKY/SKYCADDIE. Afgørelserne er vedlagt som bilag 3.
Indehaveren gør gældende, at disse afgørelser ikke bør tillægges nogen betydning i nærværende sager, idet de er blevet truffet af OHIM med meget korte intervaller og med samme begrundelse. Ligeledes gør indehaveren gældende, at OHIM har lavet en fejl i oversættelsen af ordet ”sky” til dansk.
Vi er ikke enige i, at OHIMs analoge afgørelser skal ignoreres. Vi står uforstående overfor, at de korte intervaller skulle udelukke afgørelserne fra at blive taget i betragtning af Styrelsen. Desuden gøres det gældende, at OHIMs afgørelser er blevet truffet af forskellige medlemmer fra indsigelsesafdelingen, modsat de danske indsigelsesafgørelser, som alle er blevet truffet af den samme sagsbehandler.
Ligeledes ændrer den åbenbare fejlagtige oversættelse af ordet ”sky” til dansk ikke det faktum, at ”sky” udgør en del af begge parters mærker og har følgende betydning på engelsk: “området over jordoverfladen, hvor skyer, solen osv. kan ses", som beskrevet af OHIM. Den korrekte danske oversættelse af “sky”, nemlig himmel, udgør en integreret del af det engelske begreb "sky”, og - som beskrevet ovenfor – er forbrugerne vant til at anvende engelsk terminologi om varer, der vedrører telekommunikation/elektronik/TV.
Yderligere henvises til OHIMs indsigelsesafgørelse B 862 146 SKY v SKYBLOG, side 6:
SKY is likely to dominate, by itself, the image of the contested mark which the relevant public keeps in mind, with the result that all the other components of that mark are of little importance within the overall impression created by it. In the case at hand, the coincidence of the earlier mark with the initial part of the signs is relevant because the identical word “SKY” which, although not being especially long, is long enough for the consumers to focus on the first syllable and, moreover, it is also the most distinctive part of the contested mark.
The Court has stated that a trade mark must offer a guarantee that all the goods or services bearing it have originated under the control of a single undertaking which is responsible for their quality. Accordingly, the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or from economically
linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion (Canon, paragraph 28, 29).
This means that there is also a likelihood of confusion where the relevant public is able to distinguish between the marks, but may believe that the goods and services they cover are from the same undertaking or economically-linked undertakings.
Considering all the above, the Office finds that there is a likelihood of confusion in the sense of likelihood of association on the part of the public since the public may be confused about the origin of the relevant goods and services (indirect confusion) although it could distinguish between the marks themselves. Therefore, the opposition is well founded on the basis of the opponent’s Community trade mark.
Derfor, og selvom Patent- og Varemærkestyrelsen ikke er bundet af OHIMs afgørelser, anmoder vi høfligst Ankenævnet om at tage disse afgørelser, som vedrører samme mærker og samme parter som i nærværende sager, i betragtning. Ligeledes er det vigtigt at tage OHIMs afgørelser i betragtning set i lyset af, at indsigers ældre mærker alle er EF-varemærker.
Det gøres derfor gældende, at indsiger i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, kan håndhæve sine EF-varemærkeregistreringer for SKY, SKY TV og SKY SPORTS mod det fulde beskyttelsesomfang af indehavers mærker som følge af forvekslelighed.
Afgørelser fra Patentstyret, Norge
Det norske Patentstyret har truffet tre afgørelser vedrørende varemærket SKY:
SKY = SKYRUN
SKY = SKYWO
SKY = SKYWORTH
Kopier af disse afgørelser vedhæftes som bilag 4.
I betragtning af den traditionelle nordiske retsenhed for så vidt angår varemærkeret og – praksis, og idet spørgsmålene om udtalen af ordet SKY på dansk/engelsk og norsk/engelsk er meget lig hinanden (skønt forskellene i udtalen af SKY på norsk (sjy) og engelsk (skai) er større end forskellene i udtalen på dansk/engelsk), er det også relevant at tage de norske afgørelser med i vurderingen.
SKY er velkendt - § 15, stk. 3
Indsiger gør gældende, at varemærket SKY nyder status som et velkendt varemærke i EU og derfor kan påberåbe sig en udvidet grad af beskyttelse, også for så vidt angår spørgsmålet om varemærkelighed. Dette er relevant, idet der er fuldstændigt sammenfald mellem beskyttelsesomfanget af parternes respektive varer i klasserne 9, 16 og 28.
Princippet om udvidet beskyttelse for velkendte mærker, når det drejer sig om mærkelighed, er bl.a. blevet bekræftet i Sø- og Handelsrettens afgørelse U 1998 1029 SH, hvor mærket AMW blev fundet forveksleligt med det velkendte mærke BMW for varer i klasse 12.
Dokumentation for SKY-mærkernes velkendthed
Der henvises til den engelske afgørelse vedrørende mærket SKYSTORM af 5. august 2008, bilag 5, hvor det i præmis 64 angives, at der ikke kan herske nogen tvivl om, at indsiger har et betydeligt renommé for så vidt angår sine SKY mærker. Vi henviser ligeledes til den engelske afgørelse vedrørende mærket SKYWORTH, bilag 6, som i præmis 95 angiver, at sådan er omdømmet af SKY mærkerne i denne branche, at de [forbrugerne, vores tilføjelse], efter min opfattelse, vil opfatte varer udbudt under mærket SKYWORTH som repræsenterende enten en udvidelse eller udbygning af sortimentet under SKY mærket, som de allerede kender.
Det gøres gældende, at idet indsigers ældre SKY-varemærker er EF-varemærker, viser dokumentation for velkendthed i et medlemsland, nemlig England, at mærket/mærkerne er velkendte i EU. Der henvises til afgørelsen i Domstolens sag C-301/07 Pago International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, præmis 30 (i det efterfølgende ”PAGO-afgørelsen”):
Det første præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares med, at forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at et EF-varemærke for at kunne nyde den beskyttelse, der følger af denne bestemmelse, skal være kendt i en betydelig del af den berørte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, inden for en væsentlig del af Fællesskabets område, og at den pågældende medlemsstats område, når henses til omstændighederne i hovedsagen, kan anses for at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område
I nærværende sager er indsiger i besiddelse af omfattende dokumentation med hensyn til brugen af varemærker, der består af eller indeholder SKY, i England. Idet området Østrig var tilstrækkeligt til at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område i PAGO-afgørelsen, må det samme gøre sig gældende for England, hvis indbyggertal er så meget desto større.
Indsigers ældre EF-varemærkerettigheder til SKY, som – ifølge retspraksis fra Domstolen og Retten (General Court) – kan anses for at være et velkendt varemærke, også i Danmark, på trods af at dokumentationen kun vedrører Danmark i mindre udstrækning. Som følge deraf kan indsiger gøre krav på en udvidet grad af beskyttelse ud over de principper, som gælder for mærkelighed i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, jf. vores bemærkninger ovenfor.
Indsiger henviser generelt til den dokumentation, der er fremlagt under indsigelsessagerne og til ”Vidneforklaring afgivet af Simon Robert MacLenna på vegne Indsiger” (i det efterfølgende ”Vidneforklaringen”) fremlagt som bilag 7 med selvstændige bilag.
Det fremgår af Vidneforklaringen, at indsiger har anvendt SKY som en del af sit firmanavn og som varemærke i udpræget grad og uafbrudt i over 20 år i England og at SKY varemærket som følge heraf er blevet velkendt i England og Irland for TV og interaktive TV-transmissionsydelser, for TV-underholdningsydelser og dermed forbundne varer og serviceydelser, såsom telekommunikation og online tjenesteydelser.
Vi fremlægger hermed følgende dokumentation til støtte for velkendthed:
Domstolen har bekræftet, at særprægede mærker eller mærker med et renommé nyder en udvidet beskyttelse, jf. sag C-235/05 LÓreal SA v OHIM – Revlon (FLEXI AIR), præmis 36:
I den henseende, idet jo større det ældre mærkes distinktivitet er, jo større er risikoen for forveksling (Sabel, præmis 24), nyder mærker med høj distinkvitet, enten i sig selv eller på grund af det renommé de har på markedet, en bredere beskyttelse end mærker med mindre distinkvitet (se Canon, præmis 18, og Lloyd Shuhfabrik Mayer, præmis 20).
Sammenfattende viser ovenstående dokumentation utvivlsomt, at indsigers varemærker, herunder EF-varemærker bestående af eller indeholdende SKY er velkendte i England og derfor også er velkendte indenfor EU.
Derudover gøres det gældende, at idet en stor del af ovenstående dokumentation vedrører tjenesteydelser knyttet til internettet eller fjernsyn, og idet forbrugerne kan købe eller få adgang til sådanne tjenesteydelser i Danmark, må indsigers SKY-mærker ligeledes på grund af globaliseringen betragtes som velkendte i Danmark. Vi vedlægger opgørelse over danske internetbrugeres besøg på indsigers hjemmesider, herunder sky.com – bilag 24.
Tilstedeværelsen af et link
For at varemærkelovens § 15, stk. 3 kan finde anvendelse, skal mærkerne ligne hinanden. I henhold til Domstolens retspraksis vedrørende artikel 8(5) i EF-varemærkeforordningen er dette krav opfyldt, hvis lighederne mellem mærkerne er tilstrækkelige til at skabe et link mellem mærkerne i forbrugernes bevisthed. I henhold til Domstolens afgørelse C-408/01 Adidas-Salomon og Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd., præmis 31, er forvekslelighed ikke en nødvendighed for at fastslå et sådant link:
Spørgsmål 2a) skal således besvares med, at den beskyttelse, der er fastsat i direktivets artikel 5, stk. 2, ikke forudsætter, at der mellem det renommerede varemærke og tegnet er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling af de to. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket.
Det samme gør sig gældende for den nyligt trufne BOTOX-afgørelse fra Retten (General Court) af 16. december 2010, nemlig sagerne T-345/08 og T-357/08 Helena Rubinstein SNC og L’Oreal SA v OHIM (BOTOX), hvor ældre rettigheder – såvel nationale engelske varemærker som EF-varemærker - til BOTOX i klasse 5 kunne hindre registrering af mærkerne BOTOLIST og BOTOCYL i klasse 3. BOTOX havde således et renommé hvad angår ”pharmaceutiske midler til behandling af rynker” i England på ansøgningsdatoen for de to omstridte mærker, og artikel 8(5) i EF-varemærkeforordningen fandt dermed anvendelse. I præmis 69 anføres det også:
I nærværende sager er manglen på muligheden for forveksling ubestridt. Det er ej heller nødvendigt at fastslå en sådan sandsynlighed for forveksling for at opfylde betingelserne i artikel 8(5) i forordning nr. 40/94 (se præmis 65 ovenfor). Diskussionen er derfor begrænset til, om det på baggrund af Ankenævnets [OHIM’s Board of Appeal, vores tilføjelse] resonnement i de omstridte afgørelser kan konkluderes, at betingelsen om, at der skal foreligge en vis grad af lighed mellem de ældre mærker og de omstridte mærker, således at den pågældende kundekreds etablerer et link, opfyldes.
Det gøres gældende, at indehaverens registrering og brug af mærkerne SKYGOLF, SKYCADDIE, SKYGOLFGPS og SKYCADDY i Danmark vil skade indsigers prioritetsældre SKY-mærker særpræg og føre til en udvanding heraf.
I henhold til præmis 85 i BOTOX-afgørelsen, skader det særpræget på et ældre mærke, når dette mærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, som det er registeret og anvendes for, som hidrørende fra indehaveren af dette mærke svækkes, idet brugen af det yngre mærke fører til udvanding af identiteten og dermed fastholdelsen af de pågældende kunders bevidsthed i forhold til det ældre mærke.
Som det også fremgår af BOTOX-afgørelsen, er der ligeledes en overvejende sandsynlighed for, at en ændring i den økomiske adfærd for den gennemsnitlige forbruger af de relevante varer i klasse 9, 16 og 28 vil indtræde i fremtiden. Jo stærkere det ældre varemærkes særpræg og renommé, jo nemmere vil det kunne påføres skade, jf. Domstolens afgørelse C-252/07 Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd, præmis 69.
På grund af indsigers ældre SKY mærkers renommé og det faktum, at indehaverens mærker alle indeholder SKY som indledende og dominerende element, er der risiko for, at forbrugerne etablerer et link mellem det to selskaber. Dette link skaber en risiko for udvanding af indsigers mærker, idet forbrugerne indenfor EU, herunder danske forbrugere, muligvis køber indehaverens varer i stedet for indsigers varer, såfremt de får den opfattelse, at varerne hidrører fra det samme kommercielle foretagende.
Konklusion
På grund af identiteten mellem parternes varer i klasserne 9, 16 og 28 og på grund af ligheden mellem deres respektive mærker, eksisterer der en risiko for forveksling blandt forbrugerne i EU, herunder i Danmark. Dette er baseret på en helhedsvurdering af mærkerne, såvel visuelt, lydmæssigt som begrebsmæssigt, herunder den omstændighed at det indledende element SKY udgør det dominerende element i indehaverens mærker og kan medføre, at der skabes et link mellem mærkerne i den gennemsnitlige forbrugers bevisthed. Derfor er kravene i varemærkelovens § 15, stk. 1 opfyldt.
Derudover kan indsiger kræve en udvidet beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, idet indsiger har dokumenteret, at SKY mærkerne er velkendte indenfor EU. Indehaverens brug af lignende varemærker kan derfor skade indsigers ældre SKY-mærkers særpræg og resultere i udvanding heraf.
På dette grundlag anmodes Ankenævnet høfligst om at tage indsigelserne til følge og ophæve de foreløbige registreringer i deres helhed…”
Med brev af 1. februar 2011 supplerende klager med oplysninger som følger:
”… I forlængelse af anke indleveret 25. januar 2011 fremsendes hermed bekræftet kopi af vidneerklæringen indleveret som bilag 7 i sagen.
Det bemærkes, at nærværende samt alle øvrige bilag i sagen (samlet 8 ringbind) er sendt i kopi til modparten.
I relation til bevisstyrken af vedlagte vidneerklæring henviser vi til ØLK af 14. januar 2011, nr. B-124-11, 16. afd., vedlagt, hvor fremlæggelsen af en skriftlig vidneerklæring blev tilladt med henvisning til betænkning nr. 1401 af 2001, Reform af den civile retspleje I, side 294 ff, ”hvorefter Retsplejerådet er af den opfattelse, at skriftlige vidneerklæringer bør benyttes i videre omfang, end det sker i dag”.
Endvidere henvises til at ankenævnssager som udgangspunkt behandles skriftligt og vi henstiller derfor til, at vidneerklæringen lægges til grund, som var forklaringen afgivet mundtligt…”
Med brev af 28. marts 2011 kommenterede Plesner Advokatfirma på vegne Skyhawke Technologies LLC, USA klagen med følgende:
”… Under henvisning til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers breve af 28. januar 2011 i ovenstående sager skal jeg hermed på vegne af indklagede, Skyhawke Technologies, LLC (herefter "indehaver"), fremsende svar på ankebegrundelse indgivet på vegne af Sky IP International Limited (herefter "indsiger").
Indsigers anke vedrører afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen den 25. november 2010 vedrørende indehavers foreløbigt registrerede varemærker VR 2005 04761 SKYGOLFGPS, VR 2005 04765 SKYGOLF, VR 2005 04767 SKYCADDIE samt VR 2005 04837 SKYCADDY ansøgt henholdsvis den 25. og 29. november 2005.
1. Indehavers påstande
Indehaver nedlægger selvstændig principal påstand om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser den 25. november 2010 omgøres således, at indehavers foreløbigt registrerede varemærker VR 2005 04761 SKYGOLFGPS, VR 2005 04765 SKYGOLF, VR 2005 04767 SKYCADDIE samt VR 2005 04837 SKYCADDY registreres for samtlige ansøgte varer.
Subsidiært nedlægger indehaver påstand om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser den 25. november 2010 opretholdes.
2. Begrundelse
Patent- og Varemærkestyrelsen har den 25. november 2010 truffet summariske afgørelser med stort set identiske begrundelser for hvert enkelt af indehavers foreløbigt registrerede varemærker VR 2005 04761 SKYGOLFGPS, VR 2005 04765 SKYGOLF, VR 2005 04767 SKYCADDIE samt VR 2005 04837 SKYCADDY. I de nævnte afgørelser er der tilsyneladende ikke konkret taget stilling til hvert enkelt af indehavers varemærker samt de varer, det pågældende varemærke er ansøgt for, idet styrelsen har foretaget en generaliserende vurdering af samtlige 4 sager under én samlet behandling.
Det gøres således gældende, at indehavers foreløbigt registrerede varemærker VR 2005 04761 SKYGOLFGPS, VR 2005 04765 SKYGOLF, VR 2005 04767 SKYCADDIE samt VR 2005 04837 SKYCADDY ikke, som anført af indsiger, er forvekslelige med indsigers EU-varemærkerettigheder bestående af eller indeholdende elementet SKY, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, og stk. 3, hvorfor indehavers foreløbige registreringer skal registreres endeligt for samtlige ansøgte varer.
Indehaver fastholder og henholder sig til de af indehaver tidligere fremførte synspunkter, som der er redegjort nærmere for i indehavers breve af 22. juni 2009, 1. december 2009 og 10. september 2009 til Patent- og Varemærkestyrelsen. Indsigers ankebegrundelse og de fremkomne oplysninger giver endvidere anledning til følgende bemærkninger:
3. Formalia
Indsiger har i brev af 1. februar 2011 fremsendt bekræftet kopi af den af indsiger indhentede vidneerklæring, der er fremlagt som bilag 7 til indsigers ankebegrundelse, og har i den forbindelse henvist til ØLK af 14. januar 2011, nr. B-124-11, som vedrører tilladelse til fremlæggelse af en skriftlig erklæring i en konkret sag.
Indsiger har desuden i bilag 10 fremlagt yderligere to vidneerklæringer vedrørende SKY-mærkernes påståede renommé i Storbritannien.
Indehaver protesterer mod fremlæggelsen af indsigers fremlagte vidneerklæringer i bilag 7 og 10, som begæres afvist, da erklæringerne er på engelsk og er indhentet ensidigt af indsiger uden ankenævnet tilladelse, og uden at indehaver har haft lejlighed til at stille spørgsmål eller i øvrigt medvirke i forbindelse med erklæringernes tilblivelse.
Indsigers henvisning til ØLK af 14. januar 2011, nr. B-124-11, som hjemmelsgrundlag for ankenævnets tilladelse til fremlæggelse af bilag 7, er decideret misvisende. Østre Landsret gav i den omtalte kendelse tilladelse til sagsøgers fremlæggelse af en vidneerklæring på 6 linjer, da sagsøgers vidne ikke havde mulighed for at møde under sagens hovedforhandling, som retten havde afvist at udsætte. Det var således tale om en meget konkret situation, hvor landsretten fandt det ubetænkeligt at fremlægge den kortfattede erklæring, som var af væsentlig betydning for sagen. Hertil kommer, at erklæringen blev afgivet i den nævnte sag på dansk i Danmark i medfør af de danske processuelle regler.
Til sammenligning består indsigers bilag 7 af en engelsk vidneerklæring afgivet i Storbritannien på i alt 74 sider med omfattende underbilag samlet i 7 ringbind. Bilag 10 er to erklæringer på tilsammen 8 sider. Det er således på ingen måde ubetænkeligt at fremlægge disse erklæringer i nærværende sager.
Det henvises endvidere til § 18 i bekendtgørelse 892/2009 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvorefter vidneforklaringer under en eventuel mundtlig forhandling i ankenævnet ikke tillades, medmindre nævnet undtagelsesvist giver tilladelse hertil. Indehaver har således som udgangspunkt heller ingen mulighed for at indkalde dem, der har afgivet de nævnte vidneerklæringer (bilag 7 og 10), under en eventuelt mundtlig forhandling - forudsat mundtlig behandling bliver begæret og imødekommet - hvorfor fremlæggelsen af de pågældende bilag endvidere skal afvises.
Det gøres således gældende, at de i bilag 7 og 10 fremlagte erklæringer samt de 7 ringbind indeholdende underbilag til bilag 7, skal afvises, da de er ensidigt indhentet, hvorfor erklæringerne ikke er udtryk for pålideligt, uvildigt materiale.
4. Forvekslelighedsvurdering
4.1 Mærkelighed
De indsigelser, der er nedlagt mod den endelige registrering af indehavers varemærker, er baseret på indsigers tre EU-varemærker CTM 3203411 SKY, CTM 3203338 SKY SPORTS og CTM 3060531 SKY TV.
De varemærker, der således hvert og et skal sammenlignes, er følgende:
|
Indsigers mærker |
Indehavers mærker |
|
SKY SKY SPORTS SKY TV
|
SKYGOLFGPS SKYGOLF SKYCADDIE SKYCADDY |
Sammenligningen skal foretages ud fra en helhedsvurdering.
I den forbindelse har EU-domstolen i flere afgørelser slået fast, at særprægsvurderingen ved sammensatte varemærker ikke skal foretages del for del, men ud fra en vurdering af det helhedsindtryk, det sammensatte varemærke giver, jf. C-520/08 HUP Uslugi Polska sp. Z o.o. v OHIM (I.T.@MANPOWER), T-405/07 og T-406/07 Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe v OHIM (P@YWEB CARD and PAYWEB CARD), C-273/05 OHIM vs Celltech R&D Ltd. (CELLTECH) samt T-87/00 Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG v OHIM (EASYBANK).
I C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v OHIM (SAT.2) udtalte EU-domstolen endvidere, at "spørgsmålet, om varemærket har særpræg, afhænger under alle omstændigheder af en efterprøvelse af helhedsindtrykket" (præmis 28).
Det gøres således gældende, at der ikke kan ses bort fra et af elementerne i indehavers varemærker, og det er således ikke tilstrækkeligt, kun at sammenligne delelementerne SKY over for SKY.
Det gøres gældende, at delementerne GOLFGPS, GOLF, CADDIE og CADDY har almindeligt særpræg for de ansøgte varer. Der er således ikke nogen direkte og konkret forbindelse mellem eksempelvis GOLFGPS eller GOLF og papirhandlervarer, og tilsvarende kan CADDIE og CADDY på ingen måde associeres med videnskabelige apparater.
Delelementerne GOLFGPS, GOLF, CADDIE samt CADDY har således almindeligt særpræg for ansøgte varer, og der skal derfor ikke ses bort fra dem, når der foretages en sammenligning mellem indsigers og indehavers varemærker.
At CADDIE i sig selv har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres som varemærke ses af følgende gyldige registreringer med virkning i Danmark:
MP 236403 CADDIE (w) registreret for kl. 6 og 20
VR 1964 01895 CADDIE (w) registreret for kl. 12
CTM 1195544 CADDIE (w) registreret for kl. 6, 12 og 20
At CADDY ligeledes i sig selv har tilstrækkeligt særpræg til at opnå varemærkeregistrering med gyldighed i Danmark ses af følgende registreringer:
VR 1985 00202 CADDY (w) registreret for kl. 9
CTM 3753225 CADDY (w) registreret for kl. 12, 28 og 37
CTM 1986850 CADDY (w) registreret for kl. 6 og 9
CTM 96966 CADDY (w) registreret for kl. 9
GOLF er ligeledes i sig selv fundet tilstrækkeligt særpræget til at opnå varemærkeregistrering for følgende:
MP 403411 GOLF (w) registreret for kl. 12
VR 1953 00520 GOLF (w) registreret for kl. 34
VR 1984 02680 GOLF (w) registreret for kl. 32
VR 1984 04045 GOLF (w) registreret for kl. 3
VR 1996 03511 GOLF (w) registreret for kl. 21
VR 1997 00513 GOLF (w) registreret for kl. 30
VR 2004 02842 GOLF (w) registreret for kl. 15 og 18
CTM 1917038 GOLF (w) registreret for kl. 7, 9 og 11
CTM 751909 GOLF (w) registreret for kl. 4, 7, 12, 27, 28 og 37
Endelig er GPS i sig selv tilstrækkeligt særpræget til at opnå varemærkeregistrering, hvorfor følgende varemærker er blevet registreret:
CTM 7437965 GPS (w) registreret for kl. 9 og 10
CTM 5988233 GPS (w) registreret for kl. 5 og 19
CTM 2951416 GPS (w) registreret for kl. 10
CTM 2425098 GPS (w) registreret for kl. 12, 17 og 40
CTM 501684 GPS (w) registreret for kl. 6, 9 og 17
Det gøres derfor gældende, at der ikke kan ses bort fra elementerne GOLFGPS, GOLF, CADDIE samt CADDY, når der skal foretages en sammenligning mellem indsigers og indehavers varemærker.
4.1.1 Visuel lighed
SKY
over for
SKYGOLFGPS, SKYGOLF, SKYCADDIE og SKYCADDY
Indsigers mærke består af 3 bogstaver, hvorimod indehavers mærker består af henholdsvis 10, 7, 9 og 8 bogstaver. Selvom indsigers og indehavers mærker starter med de samme bogstaver, er indehavers mærker dog mere end dobbelt så lange, og tre gange så langt som indsigers mærke i to tilfælde (SKYGOLFGPS og SKYCADDIE). Endvidere er den del af indehavers mærker, der ikke er ens med indsigers mærke, længere eller væsentlig længere end indsigers mærke. Det kan derfor på ingen måde siges at være visuel lighed mellem indsigers mærker og indehavers mærker.
SKY SPORTS og SKY TV
over for
SKYGOLFGPS, SKYGOLF, SKYCADDIE og SKYCADDY
Indsigers to ovenstående mærker består alle af 2 ord, hvorimod indehavers mærker hver især består af 1 ord. De første bogstaver er de samme, men herudover har ingen af mærkerne bogstaver, der kommer i samme rækkefølge, eller øvrige fælles træk. Det er således ingen visuel lighed mellem indsigers og indehavers mærker.
4.1.2 Lydlig lighed
over for
SKYGOLFGPS, SKYGOLF, SKYCADDIE og SKYCADDY
Indsigers mærke består af 1 stavelse, hvorimod indehavers består af henholdsvis 5, 2, 3 og 3 stavelser (hvis man antager, at GPS udtales som 3 stavelser). Der er således væsentlige lydlige forskelle mellem indsigers og indehavers mærker.
over for
SKYGOLFGPS, SKYGOLF, SKYCADDIE og SKYCADDY
Indsiger mærker består af 2-3 stavelser (hvis man antager, at "TV" udtales som 2 stavelser), og hvert mærke består af 2 ord. Heroverfor består indehavers mærker hver af 2-5 stavelser i 1 ord. Udtalemæssigt er der forskel på, om mærker står som ét eller to ord, idet rytmen herved bliver forskellig. Der foreligger derfor ikke lydlig lighed mellem mærkerne.
4.1.3 Begrebsmæssig lighed
Indsigers mærke SKY er det engelske ord for "himmel", som for 2 af de 3 mærkers vedkommende følges af SPORTS (sport) og TV (tv). Alle ord, der indgår i indsigers mærker, har således en identificerbar betydning og må antages at blive forstået af alle danske forbrugere.
Indehavers mærker består imidlertid af 1 ord ved at sammensætte ordene SKY (himmel) og henholdsvis GOLFGPS (golf og gps), GOLF (golf) samt CADDIE og CADDY (golfspillers assistent, som bærer køller).
Prefixet SKY signalerer, at varen har tilknytning til sattelit transmission, og SKY er derfor også i forhold til indehavers mærker suggestivt i forhold til selve transmissionen, der finder sted ved brug af indehavers GPS produkter. At SKY også er den svage del af indehavers mærker er endvidere vist ved bilag 1, hvoraf det fremgår, at der allerede findes en række registrerede varemærker, der indeholder dette ordelement. Det bemærkes, at en lang række af de på bilag 1 viste mærker er registreret i samme klasser (klasse 9, 16 og 28), som indehavers mærker er registreret i. De pågældende mærker er markeret i bilag 1.
I modsætning til indsigers mærker, er elementet SKY imidlertid sat sammen med andre ordelementer med henblik på at forme 1 ord, og mærkerne skal således ikke alene blive vurderet på baggrund af præfikset i mærket, men som en samlet enhed.
De øvrige ordelementer i indehavers mærker - GOLFGPS, GOLF, CADDIE og CADDY - adskiller således mærkerne tydeligt fra indsigers mærker, da de er meningsbærende. For så vidt angår CADDIE og CADDY må ordene anses for have høj grad af særpræg, da ordene, når de sættes sammen med præfikset SKY, må karakteriseres som rene fantasiord.
Det gøres således gældende, at indsigers og indehavers mærker begrebsmæssigt ligger langt fra hinanden, og dette vil stå klart for de danske forbrugere.
4.2 Varelighed
Da der ikke er mærkelighed er det ikke relevant at undersøge om der er varelighed, idet begge betingelser skal være opfyldt for, at der kan opstå risiko for forveksling.
Under alle omstændigheder bemærkes det, at der i forbindelse med en vurdering af varelighed skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne, idet disse faktorer navnlig omfatter deres art, anvendelsesformål og benyttelse, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden, se Retten i Første Instans' afgørelse i sag T-85/02 Diaz mod OHIM, præmis 32.
Indsiger tilbyder produkter og tjenesteydelser primært inden for mediebranchen med henblik på modtagernes underholdning. Indsigers produkter er rettet til både børn og voksne i alle aldre.
Indehaver tilbyder imidlertid hjælpemidler til golfspillere i form af GPS-apparater, som kan hjælpe spillerne med bl.a. at beslutte afstanden til det næste hul på golfbanen. Indehavers produkter er derfor alene rettet mod golfspillere, da man kun vil have brug for apparatet, når man reelt spiller golf.
Selvom man via indsigers produkter kan se og høre om f.eks. golf, vil man alene have glæde af indehavers produkter, hvis man aktivt spiller golf. Som det fremgår, er det således tale om helt forskellige situationer, hvor man benytter henholdsvis indsigers og indehavers produkter.
Indsigers og indehavers varer er således ikke i konkurrence med hinanden, da deres art, anvendelsesformål og benyttelse har vidt forskellige formål.
Det gøres derfor gældende, at der ikke på markedet vil være forvekslingsrisiko mellem indehavers og indsigers varer.
4.3 Helhedsvurdering
Når det samlede helhedsindtryk af hvert af indsigers varemærker over for hvert af indehavers varemærker vurderes, i stedet for enkeltelementerne heri, vil det kunne konstateres, at helhedsindtrykkene helt åbenbart er forskellige. At indehavers varemærker hvert er stavet i ét ord, styrker dette helhedsindtryk, for så vidt angår den visuelle sammenligning, men også begrebsmæssigt og lydligt skal alle elementer i indehavers varemærker tages i betragtning.
Når varemærkerne i deres helhed sammenlignes, er der således klare visuelle, lydlige og begrebsmæssige uligheder mellem indsigers og indehavers mærker, og da der ikke er mærkelighed, er der heller ikke risiko for forveksling mellem indehavers foreløbigt registrerede varemærker og indsigers varemærker.
Indsiger henviser i sin ankebegrundelse (p. 5, 1. afsnit) til styrelsens praksis, "hvorefter et kort mærke bestående af et et-stavelsesord som er helt indeholdt i et andet mærke, kun vil ligne dette, når mærkerne ligner i helhed og/eller det korte mærke udgør en væsentlig del af det længere mærke". Det gøres gældende, at indsigers korte mærke SKY på ingen måde udgør en væsentlig del af indehavers mærker SKYGOLFGPS, SKYGOLF, SKYCADDIE og SKYCADDY, idet samtlige indehavers varemærker er mere end dobbelt så lange som indsigers SKY-mærke, og som nævnt ovenfor kan der naturligvis ikke ses bort fra væsentlige elementer i indehavers mærker.
Indsiger har med bilag 2-6 fremlagt en række afgørelser fra den europæiske registreringsmyndighed OHIM samt praksis fra den norske og britiske varemærkemyndighed. Hertil skal det bemærkes, at praksis fra OHIM, Norge og Storbritannien naturligvis ikke er afgørende for resultatet af nærværende sager, og ej heller relevant.
Der henvises i den forbindelse til f.eks. bilag 3, som er tre afgørelser fra OHIM, der vedrører samme parter som i nærværende sager. Afgørelserne bør dog ikke tillægges værdi, da de for det første er truffet med meget korte intervaller, hvilket kan ses af, at præmisserne stort set er formuleret identisk. For det andet når OHIM frem til, at "SKY" har samme betydning på engelsk og dansk, jf. bilag 3, sag nr. B 944 522, side 9:
"Conceptually, the earlier sign means "the area above the earth in which the clouds, sun etc can be seen" […] in English. Furthermore, it has a similar meaning in Swedish and Danish."
Ovenstående er naturligvis ikke korrekt, da "sky" på engelsk betyder "himmel", mens "sky" på dansk er en "sky på himlen", hvilket vil sige en synlig mængde af små kondenserede vanddråber. Idet OHIM har truffet en afgørelse på et åbenbart fejlagtigt grundlag, gøres det gældende, at de tre afgørelser er uden betydning for nærværende sager.
Indsigers synspunkt om, at forbrugerne er vant til at anvende engelsk terminologi om varer, der vedrører telekommunikation/elektronik/TV er endvidere udokumenteret, hvorfor ankenævnet ikke kan tage højde for synspunktet ved afgørelsen af nærværende sager.
Ankenævnet skal afgøre nærværende sager i henhold til den danske varemærkelov - og praksis, og det kan i den forbindelse henvises til AN 2002 00070 vedrørende indleveret ansøgning for ordmærket VR 2001 00919 – KITCHENGATE. På baggrund af tre CTM-registreringer (EU-varemærker) lydende på mærket KITCHENAID blev mærket KITCHENGATE begæret nægtet endelig registrering. Patent- og Varemærkestyrelsen vurderede, at mærkerne ikke var forvekslelige, selvom alle mærker indeholdte præfixet KITCHEN. Styrelsen lagde vægt på, at præfixet var uden særpræg for genstande, som anvendes i et køkken. Da mærkeelementet AID på engelsk bl.a. betyder hjælpemiddel, fandt styrelsen, at indsigermærkerne besad et beskedent særpræg og derfor kun skulle tillægges et snævert beskyttelsesomfang ved en forvekslelighedsbedømmelse. Ankenævnet for Patenter og Varemærke stadfæstede afgørelsen under henvisning til de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde.
Endvidere kan der henvises til U2009.754H, hvor Højesteret fandt, at der ikke var sådan lighed mellem figurmærket MINIMAL og ordmærket MINIMAX, at der var risiko for forveksling. Højesteret lagde vægt på, at orddelene MINI måtte anses for en svag bestanddel, hvorfor forbrugeren ville hæfte sig ved den sidste stavelse henholdsvis MAL og MAX. Endvidere var der lydlige og begrebsmæssige forskelle. Begge mærker var registreret i klasse 29 og 30, dvs. det var tale om varelighed.
Da der i de foreliggende sager er klare visuelle, lydlige og begrebsmæssige forskelle mellem indsigers og indehavers mærker, er der således ikke mærkelighed, jf. punkt 4.1 ovenfor.
Som det fremgår af punkt 4.2 ovenfor, er det endvidere tale om helt forskellige situationer, hvor man benytter henholdsvis indsigers og indehavers varemærker for de forskelligartede produkter, og aftagerne i de dertil hørende forskellige distributionskanaler vil derfor helt åbenbart ikke forveksle indsigers og indehavers varemærker.
Det gøres på denne baggrund gældende, at indsigers og indehavers mærker og tilhørende varer ikke er forvekslelige i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, idet der ved en sammenligning af samtlige elementer i varemærkerne ikke vil opstå forveksling hos forbrugerne, hvorved varemærkets afgørende funktion - at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger - er bevaret.
5. Velkendthed inden for EU
Indsiger gør i sin ankebegrundelse (p. 8ff) gældende, at indsigers varemærke SKY er velkendt i EU og derfor bør nyde udvidet beskyttelse også i Danmark. Indehaver bestrider dette på baggrund af følgende:
5.1 Velkendthed på ansøgningstidspunktet
Det gøres gældende, at indsiger ikke har fremlagt dokumentation for varemærkets velkendthed forud for ansøgningstidspunktet for indehavers varemærker.
Indehaver indgav ansøgning om registrering af SKYGOLFGPS, SKYGOLF og SKYCADDIE den 25. november 2005 og af SKYCADDY den 29. november 2005.
En lang række af de bilag, indsiger fremlægger som dokumentation for, at SKY er velkendt i Storbritannien og Irland, er dateret efter ansøgningstidspunkterne i 2005, og kan således ikke tages i betragtning.
Samtlige danske artikler fremlagt under bilag 23 er ligeledes dateret efter ansøgningsdatoerne i 2005, og kan derfor ikke vise velkendthed på ansøgningstidspunktet. Hertil kommer, at størstedelen af materialet ikke vedrører indsigers brug af varemærket SKY, men derimod omtaler indsigers virksomhed.
5.2 Velkendthed for andre ydelser
Det gøres endvidere gældende, at indsigers eventuelle velkendthed ikke vedrører samme varer, som er omfattet af indehavers varemærker. Den dokumentation, der er fremlagt af indsiger, vedrører "udsendelsesvirksomhed" (broadcasting) eller lignende ydelser i klasse 38, hvilket er langt fra indehavers ansøgte varer i klasse 9, 16 og 28.
At indsiger også er af denne opfattelse, ses af ankebegrundelsens p. 9, næstsidste afsnit, hvoraf fremgår, at "indsiger har anvendt SKY som en del af sit firmanavn og som varemærke i udpræget grad og uafbrudt i over 20 år i England og at SKY varemærket som følge heraf er blevet velkendt i England og Irland for TV og interaktive TV-transmissionsydelser, for TV-underholdningsydelser og dermed forbundne varer og serviceydelser, såsom telekommunikation og online tjenesteydelser".
I forhold til indsigers påstand om velkendthed er der således tale om (i) forskellige varer og ydelser samt (ii) varemærker, der er forskellige. Dette var netop ikke tilfældet i Sø- og Handelsrettens afgørelse U 1998 1029 SH, som er gengivet i indsigers ankebegrundelse p. 8, hvor mærket AMW blev fundet forveksleligt med det velkendte varemærke BMW, idet der i Sø- og Handelsrettens afgørelse blev lagt vægt på, at det var tale om forvekslelige varer i klasse 12, hvilke varer BMW også fandtes velkendt for.
De varer i klasse 9, 16 og 28, der er omfattet af indehavers foreløbigt registrerede varemærker, kan heller ikke siges at være ligeartede med de ydelser inden for klasse 38, som indsigelser mærke ses omtalt for, hvilket var tilfældet i afgørelse af 16. december 2010 fra Retten (General Court) vedrørende T-345/08 og T-357/08, Helena Rubinstein SNC og L’Oréal SA mod OHIM (BOTOX), jf. præmis 78, hvori det anføres, at uanset at varerne var forskellige, så var de pågældende markedssektorer relaterede. Disse sager drejede sig om "farmaceutiske præparater til behandling af rynker" i klasse 5 over for "kosmetiske præparater, bl.a. cremer" i klasse 3.
5.3 Velkendthed uden for Danmark
Det gøres dernæst gældende, at indsigers eventuelle velkendthed uden for Danmark ikke er relevant for de foreliggende sager. Ifølge den Kommenterede Varemærkelov af Knud Wallberg, 4. udgave, 2008, p. 232, skal der i sager som de foreliggende i det mindste foreligge velkendthed i Danmark:
"Hvorledes begrebet «velkendt i Den Europæiske Union» skal forstås, er noget tvivlsomt. Det er formentlig udelukket, at velkendtheden blot kan foreligge inden for en medlemsstats område, men omvendt kan det næppe kræves, at velkendtheden er til stede eller har samme styrke i hele unionen. Påberåbes et EF-varemærke i en indsigelsessag mod en dansk registrering, er der praksis for, at velkendtheden i det mindste skal foreligge i Danmark - ellers kan der ikke foreligge utilbørlig udnyttelse."
Det er således ikke relevant for sagerne, om indsigers varemærke er velkendt i Storbritannien, idet indehaver naturligvis ikke kan gøre utilbørlig udnyttelse heraf i Danmark.
Det gøres endvidere gældende - hvis indehavers protest under punkt 1 mod formodning ikke imødekommes - at også af den grund er den af indsiger som bilag 7 fremlagte vidneerklæring samt de 7 ringbind med underbilag hertil ikke relevant for sagerne, idet materialet ikke vedrører Danmark. Kun ét sted i bilag 7, i afsnit 7.5.3 p. 72, henvises der til en dansk artikel, hvilket ikke er tilstrækkeligt.
Således er bilag 8-22, som alene vedrører Storbritannien og Irland, heller ikke relevante for de foreliggende sager.
5.4 Velkendthed i Danmark
Det gøres endelig gældende, at indsigers varemærke ikke er velkendt i Danmark, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, og det fastholdes, at den fremlagte dokumentation ikke viser varemærkets velkendthed i Danmark.
Indsigers påstand om, at indsigers varemærke "ligeledes på grund af globaliseringen [må] betragtes som velkendte i Danmark", jf. ankebegrundelsen p. 11, er ligeledes udokumenteret. Det er ved fremlæggelsen af indsigers bilag 24 ikke dokumenteret, hvilke hjemmesider der skulle være besøgt af danskere, eller hvilke ydelser disse hjemmesider skulle vise varemærkebrug for.
Afsluttende bemærkninger om indsigers dokumentationsmateriale
Det bemærkes, at Retten (General Court) i sin afgørelse af 18. januar 2011 i T-382/08 Advance Magazine Publishers, Inc., v. OHIM (VOGUE), har slået fast, at det ikke er tilstrækkeligt, at materiale indleveret i en sag "sandsynligvis" eller "formodentligt" dokumenterer et forhold, (jf. præmis 39).
Som det fremgår af punkt 5.1-5.4 kan indsigers dokumentation i det store og hele ikke benyttes som dokumentation for indsigers mærkers påståede velkendthed i nærværende sager, og formålet med fremlæggelsen heraf synes derfor udelukkende at være, at påføre indehaver uforholdsmæssige omkostninger som følge af det omfattende tidsforbrug det har været nødvendig at afsætte til brug for indehavers gennemgang heraf.
Det gøres på denne baggrund gældende, at indsigers bevismateriale på ingen måde har dokumenteret faktiske forhold til støtte for det af indsiger anførte vedrørende velkendthed, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, og materialet skal derfor ikke tillægges vægt ved ankenævnets vurdering af nærværende sager.
6. Konklusion
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der ikke er mærke- og varelighed mellem indehavers fire foreløbigt registrerede varemærker og indsigers tre varemærkeregistreringer, og det er derfor ikke risiko for forveksling mellem mærkerne, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1. Indehavers mærker skal således registreres for samtlige af de ansøgte varer.
Det er således ingen risiko for at der skabes et link mellem indsigers og indehavers mærker hos forbrugerne, og da der endvidere ikke er fremlagt dokumentation for, at indsigers varemærke er velkendt i Danmark, skal indsigers varemærke ikke nyde bredere beskyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker anmodes derfor om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser den 25. november 2010 omgøres således, at indehavers foreløbigt registrerede varemærker VR 2005 04761 SKYGOLFGPS, VR 2005 04765 SKYGOLF, VR 2005 04767 SKYCADDIE samt VR 2005 04837 SKYCADDY registreres for samtlige ansøgte varer, subsidiært at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser den 25. november 2010 opretholdes.
Såfremt indsiger får tilladelse af Ankenævnet for Patenter og Varemærker til at fremkomme med yderligere indlæg i sagerne, anmoder jeg om at få lejlighed til at kommentere herpå…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 27. april 2011 følgende udtalelse:
”… Som svar på Ankenævnets brev af den 29. marts 2011 skal styrelsen udtale følgende:
Klager har påstået styrelsen indsigelsesafgørelser af den 25. november 2010 i ovennævnte sager omgjort, således at de angrebne registreringer ophæves i deres helhed. Klager har i den forbindelse fremsat ny påstand om, at klagers mærke SKY er velkendt, og at de angrebne mærker vil skade dette mærkes særpræg og renommé.
Indklagede har heroverfor ligeledes fremsat principal påstand om, at styrelsens indsigelsesafgørelser af den 25. november 2010 omgøres, idet indklagede er uenig med styrelsen i, at de omhandlede mærker er forvekslelige. Indklagede har derudover subsidiært fremsat påstand om, at styrelsens afgørelser stadfæstes.
Med hensyn til parternes påstande i relation til styrelsens vurdering af risikoen for forveksling, skal styrelsen bemærke, at der ikke under ankesagen ses at være fremkommet sådanne nye væsentlige oplysninger eller argumenter, at dette giver styrelsen anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen skal derfor fastholde den argumentation og vurdering af risikoen for forveksling, der fremgår af afgørelserne af den 25. november 2010.
Med hensyn til den af klager nu fremsatte påstand om klagers mærkes velkendthed, skal styrelsen indledningsvist bemærke, at styrelsen ikke tidligere i nærværende indsigelsessager har haft anledning til at tage stilling til denne påstand eller til at gennemgå det nu fremsendte, omfangsrige materiale.
Dog fremsatte klager med en tilsvarende påstand i forbindelse med sagen AN 2011 00002, i hvilken forbindelse styrelsen fremkom med en udtalelse den 21. marts 2011. I udtalelsen er bl.a. anført følgende:
”Vedrørende påstanden om velkendthed:
Klagers påstand om, at klagers mærke er velkendt, har ikke været fremsat i forbindelse med styrelsens behandling af indsigelsessagen, hvorfor styrelsen ikke tidligere har haft anledning til at tage stilling til denne påstand.
Styrelsen skal dog indledningsvist til denne påstand bemærke, at klager ikke ses at have dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark, hvilket efter styrelsens opfattelse er en forudsætning for, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, kan finde anvendelse i nærværende sag.
Klager har alene henvist til, at der foreligger en række afgørelser fra bl.a. OHIM, der fastslår at klagers mærke er velkendt i Det Forenede Kongerige. Klager har i den forbindelse henvist til, at EU-Domstolens præjudicielle afgørelse af den 6. oktober 2009 i sagen C-301/07, Pago-sagen, skal tages til indtægt for, at et EU-varemærke, der dokumenteres velkendt i ét EU-land, skal beskyttes som et velkendt EU-varemærke i hele fællesskabet.
Styrelsen er ikke enig i denne fortolkning af den præjudicielle udtalelse i Pago-sagen.
Pago-sagen vedrørte en varemærketvist, der alene begrænsede sig til Østrig. Det var i den forbindelse ubestridt, at mærket PAGO var velkendt i Østrig, men da der var tale om, at mærket PAGO var registreret som et EU-varemærke, var det afgørende for den østrigske domstol at få slået fast, om varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra c), kan finde anvendelse, når EU-varemærket alene er dokumenteret velkendt i Østrig.
EU-domstolen besvarede den østrigske domstols præjudicielle spørgsmål med, at forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at et EF-varemærke for at kunne nyde den beskyttelse, der følger af denne bestemmelse, skal være kendt i en betydelig del af den berørte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, inden for en væsentlig del af Fællesskabets område, og at den pågældende medlemsstats område, når henses til omstændighederne i hovedsagen, kan anses for at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område.
Selvom EU-domstolen således fastslog, at den østrigske medlemsstats område kan være tilstrækkeligt til at opfylde det territoriale krav, der knytter sig til udstrækningen af kendtheden for velkendte EU-varemærker, så er det værd at bemærke, at hovedsagen alene vedrørte en tvist i Østrig, hvor mærket ubestridt ansås for velkendt.
Endvidere er det værd at bemærke, at der med den præjudicielle afgørelse ikke tages stilling til, om den beskyttelse, som det velkendte mærke PAGO nyder i Østrig, kan udstrækkes til også at gælde i de øvrige medlemsstater, også selvom mærket ikke har den samme grad af kendthed der.
Det er følgelig styrelsens klare opfattelse, at PAGO-sagen ikke kan tages til indtægt for, at et EU-varemærke, der er velkendt i én medlemsstat, opnår den samme brede beskyttelse i hele EU. Derimod er det styrelsens opfattelse, at beskyttelsen af et EU-varemærke altid vil variere fra medlemsstat til medlemsstat, idet såvel vurderingen af risikoen for forveksling som vurdering af om der foreligger en utilbørlig udnyttelse af eller skade på et velkendt EU-varemærke i den konkrete medlemsstat, vil være påvirket af eksempelvis sprogforskelle, forskellige markedsopbygninger eller handelsnormer, og forskellige grader af mærkernes særpræg, indarbejdelse eller kendthed i de enkelte medlemsstater.
Selvom præmis 3 i præamblen til varemærkeforordningen henviser til EU-varemærkets ”enhedskarakter”, så kan ”enhedskarakteren” ikke anvendes til at fastslå, at et EU-varemærke skal have den samme beskyttelse i alle medlemsstater.
Denne holdning til beskyttelsen af EU-varemærket og betydningen af den enhedskarakter, der gælder herfor, er også kommet til udtryk i styrelsens udtalelse til Max Planck Instituttets ”Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System”, der blev offentliggjort af EU-Kommissionen den 8. marts 2011. I rapporten er bl.a. indsat følgende citat fra styrelsens udtalelse:
“3. Assessment of reputation and protection of reputed trade marks
The above mentioned decision in the PAGO-case clearly shows that the concepts of “unitary character” and “substantial part” need to be addressed more thoroughly also in relation to the assessment and protection of marks with a reputation. In the decision by the Court of Justice in the PAGO-case it was found that reputation in Austria was sufficient to establish that the CTM has a reputation “in the Community”. As mentioned above it is the opinion of the DKPTO that the concept of “substantial part” should be assessed in accordance with Advocate General Sharpston’s opinion.
Furthermore, it is the opinion of the DKPTO that the finding by the Court of Justice that reputation in one Member State is sufficient to establish that the CTM has a reputation in the Community as a whole may not be consistent with the decisions in the Intel-case and the L’Oréal-case and the 16th recital in the Preamble to the Regulation. In the Intel- and L’Oréalcases the Court of Justice have established that the assessment of “…injury consisting of unfair advantage taken of the distinctive character or the repute of the earlier mark, in so far as what is prohibited is the drawing of benefit from that mark by the proprietor of the later mark, the existence of such injury must be assessed by reference to average consumers of the goods or services for which the later mark is registered…”.
The consequence of such a finding must be that in a situation where it is established that the CTM has a reputation in A-country, and thus “in the Community”, and the later mark consists of a national registration in B-country, the assessment of “unfair advantage” must be made by reference to the average consumer of the later (national) mark. If the “reputed” CTM has never been used in B-country, the average consumer in relation to the later mark, which is limited to consumers in B-country since we are dealing with a national mark of that country, will not make a connection to the “reputed” CTM, as the “reputation” has only been established in relation to A-country.”
At beskyttelsen af et EU-varemærke, herunder et velkendt EU-varemærke, kan variere fra medlemsstat til medlemsstat af de nævnte grunde, ses også at være anerkendt af Max Planck Instituttet, der bl.a. anfører følgende:
“5. Scope of protection
a) Likelihood of confusion
3.81 There are two main issues where territoriality plays a role when examining likelihood of confusion under Article 9 (1) (b) CTMR.
3.82 The first issue arises when likelihood of confusion exists because of phonetic or conceptual similarity between marks in one part of the Community, for example, in an area where a particular language is spoken, but not in other parts, where the language is different. The question is whether, in an infringement action, the proprietor of a CTM should be entitled to relief not only in those parts of the Community where the use by the defendant causes likelihood of confusion, but also in those parts where this is not the case. A similar issue arises when the proprietor of a CTM brings an opposition against or requests cancellation of a later national trade mark in a Member State where there is no likelihood of confusion, even though likelihood of confusion would exist elsewhere in the EU.
3.83 The second situation arises when a CTM is composed of several elements, and one or several of those elements would not be separately registrable as a CTM because they are descriptive or not distinctive in a part of the Community, e.g. in a particular region where a language is spoken in which the mark is considered to be descriptive. In this situation, if the CTM comprises additional elements which render the mark as a whole distinctive the registration cannot be refused. When the proprietor of that CTM now brings an infringement action (or an opposition or cancellation action) against the use (or registration) of a sign corresponding to the element of the CTM which is descriptive in the part of the Community where the sign is used but not in other parts of the Community, the question of the relevant territory for finding likelihood confusion arises.
3.84 It seems appropriate to leave it, in principle, to the case law of the ECJ to develop in proceedings for preliminary rulings submitted by the Community trade mark courts rules for finding (or refusing to find) likelihood of confusion in these situations.
3.85 It is proposed however that appropriate language should be added to the Preamble setting out that a finding of likelihood of confusion would not extend to parts of the EU where in view of the language and all other circumstances the public would not be likely to be confused about the commercial origin of the respective goods or services.
3.86 Similarly, in an opposition or invalidation action against a later national mark the proprietor of the earlier CTM should only prevail if likelihood of confusion can be found in the Member State where the later mark was filed or registered. If such likelihood can be excluded because of absence of phonetic or conceptual similarity, oppositions and invalidations should not be granted. This should be clarified in the Preamble to the TMD.
b) Protection of trade marks with reputation
3.87 CTMs with a reputation may be protected even in the absence of likelihood of confusion. Under Article 9 (1) (c) CTMR the CTM must have a reputation, and the use of the sign or the later mark must be likely to take unfair advantage of or be detrimental to the reputation or the distinctiveness of the earlier mark.
3.88 Under the aspect of territoriality the issues arise as to where the registered CTM must have obtained “reputation”, and where the conflict between the earlier CTM and the sign or the later mark must exist.
aa) Territorial extent of reputation
3.89 In view of the difficulty of distinguishing between Member States under a “substantial part” analysis, the consequence of the PAGO judgment would seem to be that where a mark has a well-established reputation in one Member State, the requirement of reputation “in the Community” is fulfilled.
3.90 It is not proposed to change that result by amending Article 9 (1) (c) CTMR, for instance by prescribing that the trade mark must have a reputation “throughout” or “in a major part” of the Community. Such wording would not be consistent with the scheme of the existing CTMR provisions as the substantive law provisions in the CTMR addressing territorial aspects usually refer to “the Community” rather than to particular parts of it. On the other hand, it is true that such considerations do not justify an extension of the effects of CTM protection based on reputation to parts of the Community where such reputation does not exist. However, it is not necessary to re-define the territorial aspects of reputation for that purpose. Fairly balanced results ensue already from a conscious approach towards the notion of conflict (see below).
bb) Conflicts involving marks with a reputation
3.91 In addition to finding reputation, an infringement action will be successful only if the contested use is likely to take advantage or be detrimental to the distinctiveness or reputation of the earlier CTM.
3.92 It seems difficult to accept that an earlier CTM with a reputation in one part of the Union could be detrimentally affected in another part of the Union where such a reputation is not present.
3.93 As regards the conflicts that may arise, one should distinguish between conflicts in the administrative proceedings before OHIM and infringement litigation, and also take cases arising at the national level into account.
3.94 As regards opposition or cancellation proceedings between an earlier CTM with reputation and a later CTM, it follows from the case law rules when examining likelihood of confusion between two CTMs that the earlier CTM prevails, even if the reputation is adversely affected only in a substantial part of the Community.
3.95 As regards opposition or cancellation procedures in a Member State where the earlier CTM has no reputation, or where the other requirements for protection are not fulfilled, it should also be left, as a matter of principle, to the case law of the ECJ to develop rules for the protection of CTMs with reputation. However, it follows from what has been said earlier regarding likelihood of confusion that an earlier CTM should prevail only when all conditions of protection are fulfilled in the respective Member State. This should be explained in the Preamble to the TMD.
3.96 As regards infringement proceedings, the issue is the same as that arising with regard to likelihood of confusion. It should, in principle, be left to the case law of the ECJ to develop rules for finding the elements of injury against which a trade mark with reputation is protected when this trade mark has acquired reputation in only a part of the Community and injunctive relief is sought also for other territories or the territory of the EU as a whole.”
Styrelsen skal i den forbindelse særligt fremhæve det i punkt 3.92 og 3.95 anførte, hvoraf det klart fremgår, at heller ikke Max Planck Instituttet finder, at et EU-varemærke kan beskyttes som et velkendt varemærke i hele EU når mærket blot er dokumenteret velkendt i én medlemsstat.
Som det fremgår af ovennævnte er såvel styrelsen som Max Planck Instituttet af den opfattelse, at et EU-varemærke alene kan opnå beskyttelse som et velkendt varemærke i Danmark, hvis mærket også er velkendt i Danmark. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til, at EU-varemærket er velkendt i en anden medlemsstat, også selvom denne medlemsstat udgør en tilstrækkelig stor del af EU til, at det territoriale krav for kendtheden er opfyldt.
Denne forståelse af beskyttelsen af velkendte EU-varemærker syntes også i overensstemmelse med EU-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-252/07, Intel-sagen, og C-487/07, L’Oréal-sagen. Således fremgår det af disse afgørelser, at det er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen om velkendte mærke, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i omsætningskredsens bevidsthed.
For at en sådan ”sammenhæng” kan opstå, må mærkerne nødvendigvis blive anvendt i den samme medlemsstat. Da denne ”sammenhæng” i øvrigt er et resultat af den kendthed, der forbindes med det ældre mærke, må det endvidere være et krav, at mærket er kendt i den relevante medlemsstat – i dette tilfælde Danmark.
Klager har ikke dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark, og det er således ikke tilstrækkeligt for anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at klagers mærke anses for velkendt i Det Forenede Kongerige.
Det er følgelig styrelsens opfattelse, at klagers påstand efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke skal tages til følge allerede fordi det ikke er dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark.”
Da situationen i nærværende sager er fuldstændig analog med situationen i AN 2011 00002, og idet det nu fremlagte dokumentationsmateriale ikke yderligere underbygger påstanden om, at mærket SKY er velkendt i Danmark, skal styrelsen også i nærværende sager henvise til, at klagers påstand efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke bør tages til følge, da det ikke er dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark.
Konklusion
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Endvidere er det styrelsens opfattelse, at klager ikke har dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark, hvorfor varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke kan finde anvendelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelserne af den 25. november 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes…”
Med brev af 27. maj 2011 kommenterede indklagede Plesner Advokatfirma på vegne Skyhawke Technologies LLC, USA styrelsens udtalelse med følgende:
”… Under henvisning til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers brev af 28. april 2011 i ovenstående sager skal jeg hermed på vegne af indklagede Skyhawke Technologies LLC meddele, at indklagede ikke har nogen bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 27. april 2011.
Endvidere ønsker indklagede ikke at anmode om mundtlig forhandling i sagerne…”
Med brev af 30. maj 2011 kommenterede klager Gorrissen Federspiel på vegne Sky IP International Ltd., England styrelsens udtalelse med følgende:
”… I ovenstående sag henvises til svarskrift udarbejdet på vegne indehaver den 28. marts 2011 og til høringssvaret fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 27. marts 2011.
Appellanten ønsker nu at fremkomme med kommentarer til høringssvaret og underbygge de tidligere fremsatte anbringender til støtte for påstanden om, at indsigelsen fastholdes og endelig registrering af ovennævnte foreløbige registreringer nægtes i deres helhed.
Formalia
Indehaver anmoder om afvisning af vidneforklaringerne i bilag 7 og 10 på grund af det engelske sprog og under henvisning til, at dokumenterne er indhentet ensidigt. Appellanten er ikke enig heri, idet de pågældende vidneforklaringer er grundlaget for det materielle bevismateriale, der er indgivet. Dokumentationen støtter anbringendet om omdømmet for appellantens prioritetsældre mærker, som blev fremlagt samtidig med ankeskrivelsen, jf. § 8 i bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Bevismateriale på engelsk tillades sædvanligvis i sager for Patent- og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Hertil kommer, at det pågældende bevismateriale for en stor del består af eller indeholder omsætningstal, markedsføringsudgifter og -budgetter, som ikke kræver nogen oversættelse.
Yderligere bør vidneerklæringerne med bilag tillades for at belyse den administrative del af sagen i tilstrækkeligt omfang med henblik på at undgå en efterfølgende retssag.
Spørgsmålet om forvekslelighed
Mens det er korrekt, at en sammenligning for at vurdere forvekslelighedsspørgsmålet bør vedrøre mærkerne i deres helhed, støtter retspraksis fra EF-domstolen appellantens anbringende om, at såfremt mærkernes dominerende elementer er identiske, må de anses for forvekslelige. Der henvises til afgørelse fra CFI i sag T-6/01 af 23. oktober 2002, Matratzen Concord GmbH V OHIM, præmis 33-35:
33.
Det må følgelig antages, at et kompliceret varemærke ikke kan anses for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det komplicerede varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplicerede varemærker fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket.
34.
Det skal præciseres, at denne opfattelse ikke indebærer, at der alene tages hensyn til en del af et kompliceret varemærke, og at denne del sammenlignes med et andet mærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert betragtes i sin helhed. Dette udelukker imidlertid ikke, at det helhedsindtryk, som et kompliceret varemærke har fremkaldt i erindringen hos den relevante offentlighed, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af mærkets bestanddele.
35.
Ved vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et kompliceret varemærke har dominerende karakter, skal der navnlig tages hensyn til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber. Endvidere - og sekundært - kan der tages hensyn til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i det komplicerede varemærkes opbygning.
Der henvises også til denne afgørelse i sag T-242/06 af 13. december 2007, Miquel Cabrera Sánchez V OHIM, præmis 44.
Idet indehaverens mærker er komplicerede/sammensatte mærker, som inkorporerer elementet SKY som det første element, og idet forbrugerne vil fokusere på og huske det første element, udgør SKY det dominerende element i disse mærker. Dette ændres ikke af det faktum, at mærkerne optræder som ét enkelt ord.
Indehavers henvisning til separate varemærkeregistreringer for mærkernes andre elementer er irrelevant for nærværende sager, som er genstand for en vurdering af de faktiske mærker og deres beskyttelsesomfang i forhold til appellantens prioritetsældre mærker.
Appellanten gør gældende, at på trods af eksistensen af selvstændige registreringer tilhørende tredjemand for de efterfølgende elementer i indehavers mærker, dvs. GOLF, GOLFGPS, CADDIE og CADDY, bør disse elementer som en del af indehavers mærker anses for beskrivende eller i bedste fald suggestive med hensyn til de omfattede golf-relaterede varer. Derfor, og ved at tilføje et svagt element efter det særprægede element SKY, vil forbrugernes opmærksomhed uvægerligt drages mod det første og dominerende element SKY og i mindre grad rettes mod det efterfølgende og beskrivende element.
Visuelle aspekter
Indehaver gør gældende, at da SKY er et kort mærke i modsætning til dennes længere mærker, foreligger der ikke visuel lighed. Imidlertid er mærkernes forskellige længder ikke afgørende fordi det indledende element SKY tiltrækker forbrugernes umiddelbare opmærksomhed. Vi henviser atter til de tidligere refererede afgørelser fra OHIM, hvor appellantens mærke SKY blev fundet forveksleligt med længere mærker, der begynder med eller indeholder SKY.
Mærkerne har et indledende element til fælles
Det skal atter anføres, at i de tilfælde, hvor varemærkerne har det indledende element til fælles, er der større risiko for forveksling, jf. sagerne T-183/02 El Corte Inglés v OHIM – Conzález Cabello og Iberia Líneas Aéreas de Espana (MUNDICOR), præmis 83:
For det andet er de første to stavelser i appellantens mærke, der udgør præfikset ”mundi” identiske. I den forbindelse bør det igen understreges, at forbrugerens opmærksomhed normalt fanges af begyndelsen på et ord. Disse egenskaber gør lyden meget ens.
Det forhold, at sammenfald mellem mærker i deres indledende dele forhøjer risikoen for forveksling, fremgår tillige af CFI sag T-112/03 L’Oréal v OHIM—Revlon (FLEXI AIR), præmis 64 og 65.
Lydmæssige aspekter
Indehaver gør gældende, at mærkerne lydmæssigt afviger fra hinanden på grund af deres forskellige antal stavelser, som ligeledes har indflydelse på rytmen. Den pågældende målgruppe vil dog sandsynligvis udtale begge mærker på engelsk, og mærkerne udtales derfor ens i det omfang, at de har det indledende element "sky" til fælles.
Derudover er det blevet almindeligt blandt forbrugere inden for de pågældende industrier at anvende engelske udtryk, jf. appellantens indlæg dateret 25. januar 2011.
Begrebsmæssige aspekter
Ifølge indehaver indikerer præfikset SKY, at varerne er knyttet til satellittransmission, hvilket betyder at SKY henleder tankerne på den transmission, der finder sted ved brug af indehavers GPS-produkter. Derfor udgør SKY den svage del af indehavers mærker, hvilket også fremgår af antallet af registrerede mærker i den samme klasse.
På vegne appellanten gøres det gældende, at det indledende og fælles element SKY i begge parters respektive mærker repræsenterer samme meningsindhold hos forbrugerne. Skønt indehavers mærker er sammensat med andre ord med en selvstændig betydning og fremstår som et-ords mærker, er det dominerende element i indehavers mærker fortsat SKY, som i modsætning til det af indehaver anførte besidder en normal grad af særpræg, jf. nedenstående bemærkninger.
Ordet “sky” udgør en del af begge parters mærker og har følgende betydning på engelsk: “the area above the earth in which the clouds, sun etc. can be seen”. Den danske oversættelse af “sky”, nemlig himmel, udgør således en integreret del af det engelske sky.
Som nævnt i ankeskrivelsen er der en betydelig begrebsmæssig lighed mellem appellantens ældre mærke, SKY SPORTS, og mærkerne SKYGOLF/SKYGOLFGPS og SKYCADDIE/SKYCADDY. Indehaver bekræfter selv, at de efterfølgende elementer GOLFGPS, GOLF, CADDIE og CADDY har en kendt betydning. Forbrugerne vil derfor opfatte indehavers mærker som en underkategori af SKY SPORTS og dermed etablere en kommerciel relation mellem parterne. Mærkerne har således en høj grad af begrebsmæssig lighed.
Vareartslighed
Indehaver henviser til CFI’s afgørelse T-85/01 Diaz v OHIM, præmis 32, hvorefter alle relevante faktorer i relation til varerne skal tages i betragtning, herunder deres beskaffenhed, formål og anvendelse, og hvorvidt de konkurrerer med eller supplerer hinanden.
Ifølge indehaver udbyder appellanten varer og tjenesteydelser inden for medieindustrien med henblik på at underholde modtageren, som er rettet mod børn og voksne. Indehaver udbyder derimod GPS-apparater til golfspillere, som kan hjælpe disse med at bedømme afstand til næste hul på golfbanen. Indehavers varer er derfor alene rettet mod golfspillere.
Imidlertid bekræfter Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser, at der er direkte sammenfald mellem varerne. Anbringendet om den mulige forskel i de respektive varers beskaffenhed, formål og anvendelse vedrører markedet, ikke registeret, hvor der er formelt sammenfald.
Derudover, og i henhold til den vidneerklæring, der fremlægges som bilag 25, og som vedrører indsigelse nr. B 705089 mod indehavers EF-varemærkeansøgning nr. 002459220 SKYGOLF GPS, dækkede appellantens SKY SPORTS kanal europæiske golfarrangementer, herunder European Tour, i perioden 1993 – 2007. Appellanten har ejet rettighederne til den største golfbegivenhed, nemlig Ryder Cup, siden 1995. Bilag 1 til vidneerklæringen viser antal timer sport sendt på SKY SPORTS-kanalen mellem 2001 og 2005.
Det fremgår også af samme bilag, at appellanten har anvendt varemærket SKY SPORTS for interaktivt software i forbindelse med dækningen af Ryder Cup, nemlig ved at vise ”virtuelle hul-flyvninger”, et system der viser golfboldens position i 3D grafik i forhold til hullet, herunder informationer omkring afstanden til hullet. Brug af denne type software fandt sted første gang i 1997 og har været anvendt løbende siden. Denne type software kolliderer således direkte med indehavers GPS-apparater for så vidt angår formål og anvendelse.
Appellanten har således klart anvendt SKY SPORTS for golfrelaterede tjenesteydelser og der er derfor direkte kollision, ikke kun formelt, men også på markedet.
Generel vurdering
Indehaver gør blandt andet gældende, at appellantens korte mærke SKY ikke udgør en betydelig del af indehavers mærker, som er længere. Dette er appellanten ikke enig i, idet SKY, som er det indledende og dominerende element i indehavers mærker, straks fanger forbrugernes opmærksomhed og dermed har større vægt end resten af mærket. Som allerede angivet vil forbrugerne fokusere på det dominerende element SKY, som dermed udgør en betydelig del af indehavers mærker.
Vi henviser til CFIs afgørelse, som blev bekræftet af EU Domstolen i sag C-21/08 P Sunplus Technologiy Co. Ltd V Sun Microsystems, Inc., præmis 42:
Det engelske ord “sun”, som både er det eneste ord i det ældre varemærke og det dominerende element i varemærket, der søges registreret, vil nemt forstås af målgruppen, ikke mindst fordi begrebet ”sun” er uventet, når det anvendes i forbindelse med computerprodukter, og det vil derfor have en større virkning på forbrugeren, som Ankenævnet så rigtigt afgjorde. De visuelle forskelle kan ikke, i denne henseende, udligne den umiddelbare begrebsmæssige sammenhæng mellem de to mærker: Tværtimod vil de sandsynligvis forstærke den gennem deres natur. Den forstærkende term “plus” er ikke særpræget på nogen måde og kunne anses som en måde at understrege ordet "sun" på, hvilket det karakteriserer i denne kontekst.
Præmis 43 konkluderer at:
I lyset af det foranstående, var Ankenævnet fuldt ud berettiget til at afgøre, at der er en høj grad af forvekslelighed mellem mærkerne på de lydlige og begrebsmæssige niveauer, og at denne forvekslelighed ikke udlignes af de eksisterende visuelle forskelle.
Nærværende sag vedrører ligeledes mærker, som inkorporerer et kort indledende element som deres dominerende element, nemlig SKY, der - lige som ordet SUN - nemt forstås af målgruppen. Der er derfor en umiddelbar begrebsmæssig sammenhæng, som forstærkes af det forhold, at de sekundære elementer i indehavers mærker er beskrivende eller suggestive for de pågældende varer.
Det generelle indtryk, de sammensatte tegn giver, kan derfor føre til, at offentligheden antager, at varerne må hidrøre fra økonomisk forbundne selskaber, jf. præmis 31 i THOMSON LIFE-afgørelsen. Det skal understreges, at elementet SKY har en uafhængig og særpræget rolle i indehavers mærker. Dette skyldes, at appellantens mærke SKY har iboende særpræg, som forstærkes af dets renommé, tillige med det forhold, at de efterfølgende elementer, nemlig CADDIE/CADDY og GOLF/GOLFGPS, er svage elementer.
SKY har normalt særpræg.
Det gøres gældende, at SKY besidder en normal grad af særpræg som sådan, og at mærket har opnået yderligere særpræg som følge af appellantens betydelige brug af mærket inden for EU, jf. vore bemærkninger nedenfor samt dokumentation for renommé.
Henvisningen til den danske MINIMAL/MINIMAX-afgørelse har ingen betydning i forbindelse med nærværende sag, idet SKY besidder en normal grad af særpræg. Derimod er præfikset mini af natur i sig selv et svagt element, nemlig som adjektiv der tjener det formål at gradbøje et substantiv eller en nominalfrase. Ordene ”minimal” og “minimax” afveg begrebsmæssigt, idet ”minimal” betyder ”mindst mulige”. Registreringen af MINIMAL var desuden begrænset til et figurmærke, som ikke gav indehaveren nogen eneret til den deskriptive term ”minimal”. Afgørelsen finder derfor ikke analog anvendelse i nærværende sager.
Det samme gør sig gældende for KITCHENGATE/KITCHENAID-afgørelsen, som indehaver citerer. “Kitchen” er beskrivende for køkkeninventar og denne afgørelse er derfor ej heller analog med nærværende sager, hvor SKY har en normal grad af særpræg.
At SKY besidder en normal grad af særpræg er blandt andet bekræftet af OHIM i følgende afgørelser, jf. bilag 2:
SKY = SKY CAPITAL
SKY = SKYEDGE
SKY = CINESKY
SKY = PlanetSKY
SKY = SKYPARK
Vi fremlægger endvidere følgende afgørelser som bilag 26:
SKY = EuroSky
SKY = SKY <figure>
Dette støttes af OHIM’s ankenævns afgørelse R 16/2009-2, hvor mærket GOODSKY fandtes forveksleligt med SKY og hvor nævnet skrev følgende (side 3):
Selvom det ældre mærke består af et kort ord har det en klar betydning, som har særpræg i relation til de pågældende varer. Selv i relation til apparater til broadcasting kan ordet SKY end ikke siges at hentyde til en egenskab ved varerne. Mærket har derfor prima facie ret til fuld beskyttelse.
Indehaver gør gældende, at afgørelserne fra OHIM, Norge og England hverken er afgørende eller relevante. Appellanten er ikke enig heri. Selvom Patent- og Varemærkestyrelsen ikke er bundet af udenlandske afgørelser, er varemærketeori og -praksis en international disciplin, der reguleres af stort set de samme konventioner, herunder varemærkedirektivet og varemærkeforordningen. Det må også understreges, at appellantens ældre mærker alle er EF-varemærker. Derfor bør OHIM’s afgørelser i lignende sager, der involverer de samme parter, som minimum have vejledende effekt.
Sameksistens mellem SKY-mærkerne
Indehaver henviser til formel sameksistens i registeret mellem andre registreringer indeholdende præfikset "sky". Men ifølge OHIM, jf. indsigelsesafgørelserne vedrørende SKY/ACTIVESKY og SKY/SKYLINK, er formel sameksistens mellem mærker i nationale registre eller i OHIM’s register ikke relevant, og bevis for sameksistens på markedet skal alene tages i betragtning i særlige tilfælde og selv da med forsigtighed. En sådan sameksistens har således ikke indflydelse på den normale grad af særpræg for SKY mærkerne.
Der henvises til CFIs afgørelse i sag T-31/03, Grupo Sada, pa, SA v OHIM/Sadia SA, præmis 86:
Det er ganske vist ikke fuldstændig udelukket, at den omstændighed, at ældre varemærker eksisterer side om side i visse tilfælde kan mindske den af Harmoniseringskontoret konstaterede risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. En sådan mulighed kan imidlertid kun tages i betragtning, hvis varemærkeansøgeren i det mindste under sagen ved OHIM vedrørende relative registreringshindringer i tilstrækkelig grad har bevist, at den omstændighed, at de pågældende varemærker eksisterer side om side, hviler på et grundlag, der gør, at der i den relevante kundekreds’ bevidsthed ikke er en risiko for forveksling mellem det ældre varemærke, der er grundlag for indsigelsen, og forudsat at de ældre varemærker og de omtvistede varemærker er identiske.
I nærværende sag har indehaver ikke bevist at den nævnte sameksistens skyldes, at der ikke er forvekslingsrisiko. Mærkerne, som der henvises til, er ikke identiske med appellantens mærker. Derfor må anbringendet om sameksistens afvises.
Varemærket SKY’s renommé inden for EU - § 15, stk. 3
Indehaver gør gældende, at appellanten ikke har ført bevis for varemærket SKY’s renommé forud for ansøgningsdatoen for indehavers mærker, som er 29. november 2005, og at der skal ses bort fra senere daterede bilag. Ligeledes vedrører størstedelen af materialet ikke brugen af SKY som varemærke, men henviser alene til appellantens virksomhed.
Desuden vedrører appellantens potentielle renommé broadcasting eller lignende tjenesteydelser i klasse 38, som afviger væsentligt fra indehavers varer i klasserne 9, 16 og 28. Der er derfor tale om forskellige varer og mærker.
Appellanten gør heroverfor gældende, at beviserne for brug af SKY er omfattende og dateret mellem 1995 og 2010. Der henvises blandt andet til OHIM’s afgørelse vedrørende indsigelse mod EF-varemærkeansøgningen for SKYPE baseret på appellantens prioritetsældre rettigheder til SKY, nemlig B 1046046, side 9, hvor der står følgende:
Ud fra materialet kan det konkluderes, at appellanten har anvendt væsentlige ressourcer til at fremme og reklamere for sine ældre rettigheder, herunder ordet ”SKY” i England. Det kan konkluderes, at en væsentlig del af offentligheden har bemærket appellantens mærke og er blevet bekendt med det. Ud fra bevismaterialet er det klart, at det ældre varemærke har væretgenstand for lang og intensiv brug, og at det generelt er velkendt på det pågældende marked, hvor det har en velkonsolideret position blandt de ledende mærker, som det er attesteret af uafhængige og forskellige kilder. Markedsføringsudgifterne, der er fremlagt i vidneerklæringerne, sammen med omfattende reklamemateriale, herunder pressemeddelelser og uddrag fra forskellige ugeblade er alle faktorer, der entydigt viser, at mærket i høj grad genkendes blandt målgruppen.
Når der ses på Simon Robert MacLennans vidneerklæring, udgør den rammen som inkorporerer den faktiske dokumentation, uddrag af hvilke er blevet indgivet sammen med ankeskrivelsen af 25. januar 2011. Skønt dele af bevismaterialet kan være dateret før den 29. november 2005, støtter hele bevismaterialet, som skal betragtes som en helhed, appellantens anbringende om, at SKY er velkendt inden for EU.
Der henvises igen til sagerne T-345/08 og T-357/08 Helena Rubinstein SNC og L’Oréal SA v OHIM (BOTOX-afgørelsen), præmis 52:
Derfor, og selvom renommeet for et ældre mærke skal fastslås pr. datoen for indgivelse af ansøgning for det omtvistede mærke, skal dokumenter dateret efter denne dato ikke frakendes bevisværdien, såfremt de muliggør at der drages konklusioner med hensyn til situationen som den var på denne dato. Det kan ikke automatisk udelukkes, at et dokument udarbejdet et stykke tid før eller efter denne dato, kan indeholde nyttige informationer henset til at varemærkets renomme, generelt, er opnået progressivt. Bevisværdien af et sådant dokument vil variere afhængig af om den periode, det omfatter, er tæt på eller langt fra ansøgningsdatoen (se analogt sag C-259/02 La Mer Technology [2004] ECR1-1159, præmis 31; dom af 17. april 2008 i sag C-108/07 P Ferrero Deutschland v OHIM and Cornu, ikke offentliggjort i ECR, præmis 53; sag T-262/04 BIC v OHIM (Form på lighter) [2005] ECR II-5959, præmis 82).
Det fremgår af denne afgørelse, at et mærkes renommé opnås progressivt og at bevismateriale dateret efter ansøgningsdatoen derfor også kan tages i betragtning. Det er klart ud fra det materiale, der er indgivet, at appellanten har investeret væsentlige ressourcer i sine SKY-varemærker og derfor har etableret et solidt renommé. Ligeledes, og idet appellanten blandt andet driver den førende satellitbaserede betalingsfjernsynsservice i England og Irland, som udsender en bred vifte af TV-kanaler, herunder nyheder, sport, musik og film, er der ofte sammenfald mellem appellantens forretningsnavn og SKY-varemærket. Derfor, og idet det generelt bestrides at bevismaterialet ikke vedrører brugen af SKY som varemærke, driver appellanten primært virksomhed inden for serviceindustrien og forretningsnavnet er således i vidt omfang synonymt med varemærket.
Indehavers anbringende om, at renomméet vedrører ikke-sammenfaldende tjenesteydelser, må afvises. I henhold til Simon Robert MacLennans vidneerklæring er renomméet ligeledes etableret for det formelle beskyttelsesomfang af appellantens SKY-mærker, som kolliderer med indehavers mærkers beskyttelsesomfang. I henhold til erklæringen vedrører renomméet “TV og interaktiv TV-transmission, TV-underholding og dermed forbundne varer og tjenesteydelser, såsom telekommunikation og online tjenesteydelser” (vores understregning).
I nærværende sag forsyner dette renommé SKY-mærket med en øget grad af særpræg, der resulterer i en udvidet beskyttelse i forhold til mærker, der ligner mindre, jf. ovenstående BOTOX-afgørelse. Ligeledes, og på grund af ligheden mellem de ældre og yngre mærker baseret på en generel vurdering af de relevante faktorer, herunder specielt det fælles element SKY og det formelle sammenfald mellem varerne, vil den pågældende målgruppe se en forbindelse mellem dem og etablere et link, jf. EF-domstolens afgørelse i sag C-252/07 Intel Corporation, præmis 30.
Til yderligere støtte for appellantens anbringende om, at SKY er velkendt i EU og følgelig velkendt i Danmark, fremlægger vi som bilag 27 kopi af afgørelsen fra Hungarian Metropolitan Court af 17. november 2010. Retten anså mærket SKYPARK som forveksleligt med appellantens ældre EF-varemærkeregistrering for SKY, som påberåbes i denne sag.
SKY anses ligeledes for et velkendt varemærke i Spanien, jf. bilag 28, som er en spansk afgørelse fra Oficina Espanola de Patentes y Marcas dateret 11. november 2010 samt en engelsk oversættelse heraf, der bekræfter forvekslelighed mellem appellantens ældre SKY-mærke og mærket SKYLEARN.
Der har ligeledes været udstrakt brug af appellantens SKY-mærke i Italien, jf. vidneerklæring fra appellantens italienske licenstager dateret 14. maj 2007 der fremlægges som bilag 29 sammen med de relevante bilag MVF-1 og MVF-4.
Vi fremlægger ligeledes som bilag 30 kopi af en græsk afgørelse fra The Trademarks Administrative Committee vedrørende mærket SKYLINE NEWS dateret 6. oktober 2010 samt en engelsk oversættelse heraf. Afgørelsen giver appellanten medhold i indsigelsen baseret på dennes tidligere SKY-varemærker og anfører i begrundelsen, at idet det fremlagte bevismateriale tages i betragtning, finder det græske varemærkeankenævn, at appellantens varemærker er velkendte, da de opfylder alle relevante kriterier, dvs. de er unikke, har væsentlig popularitet på markedet, osv. De nævnte varmærker nyder således beskyttelse, uanset at de måtte have lighed med de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de varemærker, der er genstand for indsigelse.
Sammenfattende har appellanten fremlagt bevis for, at SKY er velkendt i England, Irland, Ungarn, Spanien, Italien og Grækenland, der samlet udgør en væsentlig del af EU.
PAGO-afgørelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sit høringssvar af 28. marts 2011, at PAGO-afgørelsen ikke nødvendigvis støtter appellantens påstand om, at et EF-varemærke, som er velkendt i én medlemsstat, kan påberåbe sig samme brede beskyttelse i hele EU. Ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen skal mærket have et renommé i Danmark for at appellanten kan påberåbe sig udvidet beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.
EF-varemærkets enhedskarakter
Appellanten deler ikke Patent- og Varemærkestyrelsens holding, som strider mod EF-varemærkets enhedskarakter i henhold til varemærkeforordningen, præamblens betragtning 3, samt til artikel 1, stk. 2, der er formuleret således:
EF-varemærket har enhedskarakter. Det har samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet: et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Fællesskabet. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.
Der er ingen hjemmel for at skelne mellem graden af beskyttelse sikret af én EU medlemsstat og af andre medlemsstater. På grund af dets enhedskarakter skal et EF-varemærke nyde samme beskyttelse i hele EU og, såfremt et varemærke har ret til udvidet beskyttelse efter varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5 i ét medlemsland, skal en sådan beskyttelse også gælde i de andre medlemsstater.
Der henvises til generaladvokat E. Sharpstons forslag til afgørelse i PAGO-sagen C-301/07, præmis 41:
Jeg foreslår derfor, at det første præjudicielle spørgsmål besvares som følger: Et EF-varemærke er beskyttet inden for hele Fællesskabet som følge af, at det er ‘velkendt inden for Fællesskabet’ som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, hvis det er velkendt i en væsentlig del af Fællesskabet. Hvad der i denne henseende udgør en væsentlig del af Fællesskabet afhænger ikke af nationale grænser, men må afgøres ud fra en bedømmelse af alle relevante omstændigheder i sagen, hvor der navnlig tages hensyn til i) den kundekreds, som er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, og den andel af denne kundekreds, der kender til varemærket, samt ii) betydningen af det område, hvor varemærket er velkendt, som defineret ud fra faktorer såsom områdets geografiske udstrækning, befolkning og økonomiske betydning.
Det følger af dette forslag, at de nationale grænser ikke er afgørende for, hvad der udgør en væsentlig del af Fællesskabet.
Patent- og Varemærkestyrelsen henviser til den nylige undersøgelse ”Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System” af 8. marts 2011. I henhold til denne undersøgelse bør et ældre EF-varemærke kun gælde såfremt alle betingelser omkring beskyttelse er opfyldt i de respektive medlemsstater, og dette bør forklares i præamblen til varemærkedirektivet.
Vi skal dog anvende den eksisterende lovgivning, som foreskriver princippet om enhedskarakter. Følgelig, og i henhold til PAGO-afgørelsen, kan indehaveren af et EF-varemærke drage fordel af den bredere beskyttelse, som skyldes mærkets renommé i en væsentlig del af Fællesskabet, i dette tilfælde i England, Irland, Ungarn, Spanien, Italien og Grækenland.
Appellantens prioritetsældre EF-varemærke SKY kan derfor betragtes som et velkendt varemærke også i Danmark, og appellanten kan derfor kræve udvidet beskyttelse ud over de principper, der gælder for forvekslelighed i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, jf. vores betragtninger ovenfor.
Sammenhæng
I henhold til EF-domstolens afgørelse i sagen C-408/01 Adidas-Salomon og Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd., præmis 31, er forvekslelighed ikke en nødvendighed, når blot der er en tilstrækkelig grad af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet til at skabe en sammenhæng/et link.
BOTOX-afgørelsen er relevent for de aktuelle sager, eftersom det renommé, der er opbygget omkring appellantens SKY-varemærker, forsyner dem med en øget grad af særpræg, hvilket medfører en udvidet beskyttelse, også i relation til mærker hvor ligheden er mindre. I modsætning til indehaverens anbringende udstrækker appellantens renommé sig også varer i klasserne 9, 16 og 28 som omfattet af appellantens prioritetsældre EF-varemærkeregistreringer indeholdende eller bestående af SKY. Som det fremgår ovenfor, vedrører appellantens tv-udsendelser under alle omstændigheder også golfbegivenheder, og de europæiske forbrugere, herunder de danske forbruger, vil derfor kunne forledes til at tro, at indehaverens varer stammer fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med appellanten.
Som det vil fremgå af det bevismateriale, der fremlægges til støtte for det anbringende, at appellantens SKY-varemærke er velrenommeret, herunder brugen heraf i Danmark, er de danske forbrugere bekendt med SKY-varemærket, og der er derfor en sandsynlighed for, at de vil se en sammenhæng mellem parternes respektive mærker, hvilket fører til en risiko for forveksling. Betingelserne i EF-domstolens afgørelser i sagerne C-252/07 INTEL og C-487/07 L’OREAL er derfor opfyldt.
Konklusion
Eftersom der består en risiko for forveksling hos den relevante forbrugerkreds i EU, herunder i Danmark, som skærpes fordi appellantens SKY-varemærker er velkendte, gentager vi hermed vores anmodning til Ankenævnet om at imødekomme anken og afslå de foreløbige registreringer i deres helhed…”
Med brev af 9. juni 2011 anmodede klager om mundtlig forhandling som følger:
”… Vi skal venligst anmode om mundtlig behandling af de ovennævnte sager, herunder til brug for præsentation af det omfattende materiale…”
Med brev af 14. oktober 2011 blev parterne orienteret om, at Ankenævnet ønskede mundtlig forhandling i sagen. Mødet blev indkaldt til 25. januar 2012.
Med brev af 11. januar 2012 fremsendte klager Gorrissen Federspiel på vegne Sky IP International Ltd., England påstandsdokument som følger:
”… Under henvisning til Ankenævnets indkaldelse til mundtlig forhandling fremsendes hermed appellantens påstandsdokument i henhold til ankenævnsbekendtgørelsen § 15 stk. 2.
1. Appellantens påstand
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 25. november 2010 omgøres således, at de foreløbige danske varemærkeregistreringer nr. VR 2005 04837 SKYCADDY, VR 2005 04767 SKYCADDIE, VR 2005 04765 SKYGOLF og VR 2005 04761 SKYGOLFGPS afslås for samtlige varer i klasse 9, 16 og 28.
2. Appellantens anbringender
2.1 Fuld kollision/identitet mellem varer og tjenesteydelser
Indsigelsesafgørelserne fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 25. november 2010 bekræfter, at der foreligger fuld identitet mellem parternes respektive varer i klasse 9, 16 og 28.
2.2 Mærkelighed
Visuelt genkendes det indledende element SKY nemt som det særprægede og uafhængige element i indehavers sammensatte varemærker og bør derfor tillægges større vægt end den resterende del af mærkerne. Adskillige indsigelsesafgørelser fra OHIM har fundet længere mærker med den indledende bestanddel SKY forvekslelige med appellantens prioritetsældre SKY mærker, se vedlagte liste, herunder appelafgørelsen R 16/2009-2, vedlagt, hvor OHIM’s appelkammer fandt mærket GOODSKY forveksleligt med SKY på trods af den omstændighed, at SKY er et kort ord, idet SKY has a clear meaning which is distinctive in relation to the goods in question.
Udover at bekræfte, at det korte mærke SKY er et stærkt mærke, bekræfter OHIM afgørelserne også, at mærker, der indeholder SKY samt et mindre særpræget element generelt betragtes som forvekslelige med appellantens ældre mærke SKY.
OHIM’s afgørelser har ikke forholdt sig til spørgsmålet, hvorvidt SKY er velkendt og støtter derfor appellantens anbringende om, at mærkerne er forvekslelige allerede i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, 2).
Appellanten kan desuden – uanset spørgsmålet om velkendthed - påberåbe sig en høj grad af beskyttelse, da det er dokumenteret, at mærket SKY er velindarbejdet inden for EU, med deraf følgende højere grad af særpræg. Ifølge EF-domstolens afgørelse i sagen C-251/95 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL), vedlagt, præmis 24, er der således større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes særpræg er.
Fonetisk er forbrugerne af computer software og dermed relaterede varer vant til engelske udtryk og derfor tilbøjelige til at udtale begge parters mærker på engelsk, hvilket bevirker en identisk udtale som følge af det fælles element SKY. Forbrugerne af appellantens varer og tjenesteydelser, herunder computer software i klasse 9, vil genkende mærket SKY som hidrørende fra en engelsk virksomhed. Mærkerne vil derfor blive udtalt ens i det omfang de deler elementet SKY, som tillige udgør det indledende og fonetisk særprægede element i indehavers mærker.
Der henvises atter til OHIM’s indsigelsesafgørelse B 721 920 SKY/SKYVENTURE, vedlagt, hvor OHIM bekræftede, at et varemærkes første del huskes bedst af forbrugerne.
Hvor konflikten mellem mærker ligger i begyndelsen af hvert mærke, er forvekslingsrisikoen større, idet ”consumers generally take more note of a word’s beginning than of its ending”, jf. Forenede Sager T-183/02 og T-184/02 El Corte Inglés v OHIM – Gonzálex Cabello and Iberia Líneas Aéreas de Espana (MUNDICOR), vedlagt, præmis 83 og T-112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR), vedlagt, præmis 64-65.
Desuden henvises til afgørelsen fra EF-domstolen C-21/08 P Sunplus Technology Co. Ltd v Sun Microsystems, Inc. (SUNPLUS), som bekræftede afgørelsen fra Retten, nemlig at SUNPLUS var forveksleligt med SUN, jf. især præmis 42-43.
Konceptuelt repræsenterer den indledende og fælles mærkebestanddel SKY i indehavers mærker en betydning, som er identisk med betydningen af appellantens prioritetsældre mærke.
2.3 Helhedsvurdering
Da den indledende bestanddel SKY i indehavers mærker udgør den første stavelse og har en fast betydning på såvel dansk som engelsk, er denne bestanddel klart genkendelig af forbrugerne af software og dermed relaterede varer.
Appellanten gør gældende, at den indledende bestanddel SKY i indehavers mærke dominerer den erindring af mærket, som den relevante forbrugerkreds vil have.
Det samlede indtryk af det angrebne mærke domineres således af den særprægede bestanddel SKY hvorimod de efterfølgende bestanddele CADDIE/CADDY og GOLF/GOLFGPS er beskrivende for indehavers varer, herunder computer software til brug i forbindelse med golfsport. På dette grundlag er disse beskrivende mærkebestanddele ubetydelige i forhold til det samlede indtryk af indehavers mærker, jf. afgørelsen fra Retten T-6/01 Matratzen Concord GmbH v OHIM, vedlagt, præmis 33-35 (bekræftet af Domstolen). Det bemærkes i denne sammenhæng, at Styrelsen i sine indsigelsesafgørelser af 25. november 2010 på side 6 har bekræftet, at SKY udgør den dominerende del af indehavers mærker.
Desuden henvises til EF-domstolens afgørelse C-235/05 P L’Oréal SA v OHIM (FLEXI AIR), vedlagt, præmis 32, hvorefter fælleselementets særpræg vil dominere det globale helhedsindtryk af det sammensatte varemærke hvis de øvrige elementer har en svagere grad af særpræg.
Idet SKY bevarer en selvstændig adskillelsesevne i indehavers sammensatte mærker, hvilket også skyldes renomméet for SKY, kan offentligheden forledes til at tro, at varerne hidrører fra økonomisk forbundne virksomheder, jf. EF-domstolens afgørelse C-120/04 Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (THOMSON LIFE), vedlagt, præmis 29-32.
Da mærkerne frembyder ligheder såvel visuelt, fonetisk som konceptuelt må de betragtes som forvekslelige ud fra en helhedsvurdering. Da der er tale om identiske varer/tjenesteydelser finder produktreglen tillige anvendelse hvilket betyder, at kravene til mærkelighed er mindre rigide, jf. EF-domstolens afgørelse i sagen C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha V Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (CANON), præmis 17.
2.4 Afgørelser fra OHIM i parallelle sager
Der henvises til de i alt 48 indsigelsesafgørelser, der er truffet af OHIM til fordel for appellanten på grundlag af dennes ældre varemærke SKY. Disse fremgår af vedlagte oversigt. Heraf skal især fremhæves afgørelserne B 579 286 af 29. oktober 2009 – SKY/SKYGOLF, vedlagt, B 705 089 af 14. januar 2010 – SKY SPORTS/SKYGOLF GPS, vedlagt, og B 944 522 af 1. februar 2010 – SKY/SKYCADDIE, vedlagt. Sidstnævnte afgørelse blev bekræftet af OHIM’s 4. appelkammer, men er nu appelleret til Retten i Første Instans.
Appellanten gør gældende, at skønt Ankenævnet ikke er bundet af OHIM’s afgørelser, bør disse indgå i vurderingen af spørgsmålet om forvekslelighed mellem SKY og SKYGOLF m.v., idet appellantens prioritetsældre SKY mærker i nærværende sag er EF-varemærker og da afgørelserne i øvrigt har retsvirkning i Danmark.
2.5 Appellantens mærke SKY er velkendt
Indledningsvist fastholdes det, at det fremlagte materiale, herunder bilag 7 og 10, er relevant for sagen og kan tjene som dokumentation for mærkets velkendthed, ligesom der vil blive henvist hertil under de mundtlige forhandlinger.
Som følge af det renommé, der er opnået til appellantens mærke SKY og som er dokumenteret i sagen, vil det forhold, at indehavers mærker inkorporerer SKY som den indledende bestanddel, kunne skabe en forbindelsesrisiko mellem parternes respektive mærker.
Skønt appellanten gør gældende, at mærkerne er forvekslelige allerede som følge af deres fælles bestanddel SKY, som tillige dominerer indehavers sammensatte mærker, kræves der ikke forvekslelighed så længe der eksisterer en tilstrækkelig grad af lighed mellem det renommerede mærke og det efterfølgende tegn til at skabe et link, jf. EF-domstolens afgørelse i sagen C-408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd. (ADIDAS), vedlagt, præmis 31.
Appellanten har fremlagt dokumentation for det solide renommé som tilkommer SKY mærket, herunder navnlig for England og Irland. Der henvises især til OHIM’s indsigelsesafgørelser i sagerne B 958 100 SKY v SKYMEETING <figur>, vedlagt, side 7, og B 1 023 680 SKY v SKYPE <figur>, vedlagt, side 8. OHIM bekræfter her renomméet for SKY i England baseret på den dokumentation, der er fremlagt af appellanten i nærværende sag.
Rettens afgørelse i Forenede Sager T-345/08 og T-357/08 Helena Rubinstein SNC og L’Oréal SA v OHIM (BOTOX), vedlagt, præmis 52 bekræfter, at dokumentation, der er dateret efter ansøgningsdatoen for det omstridte mærke, også kan tages i betragtning såfremt det fremgår af dokumentationen, at renomméet var etableret forud for den relevante dato.
Der henvises til EF-varemærkets enhedskarakter, jf. EF-domstolens afgørelse C-301/07 (PAGO), vedlagt, præmis 30 som medfører, at den udvidede beskyttelse, der skyldes EF-varemærkets renommé i en eller flere medlemsstater, finder anvendelse så længe dette renommé gælder for en betydelig del af EU territoriet. Iflg. Generaladvokaten bør nationale grænser ikke afgøre, hvad der udgør en betydelig del af EU territoriet.
Præmis 30: ”… forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at et EF-varemærke for at kunne nyde den beskyttelse, der følger af denne bestemmelse, skal være kendt i en betydelig del af den berørte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, inden for en væsentlig del af Fællesskabets område, og at den pågældende medlemsstats område, når henses til omstændighederne i hovedsagen, kan anses for at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område”.
Enhedskarakteren følger også af EF-domstolens afgørelse i sagen C-514/06 P Armacell Enterprise GmbH V OHIM (ARMAFOAM), vedlagt, præmis 57. Den beskyttelse, der følger af enhedskarakteren må således være den samme i hele fællesskabet uanset forbrugernes opfattelse i en del af fællesskabet.
Indehavers brug af sammensatte varemærker, der inkorporerer SKY som deres indledende og dominerende bestanddel for identiske varer, kan skade særpræget for appellantens varemærke SKY. Forbrugerne kan forledes til at tro, at registrering og brug af indehavers mærker SKYCADDY/SKYCADDIE og SKYGOLF/SKYGOLFGPS for identiske varer er blevet godkendt af appellanten og udgør varianter af appellantens velrenommerede mærke SKY. På dette grundlag kan appellanten påberåbe sig et udvidet beskyttelsesomfang med hensyn til mærkelighedsvurderingen, også for så vidt angår Danmark.
3. Konklusion
Som følge af vareartslighed/identitet samt mærkelighed eksisterer der en risiko for forveksling blandt forbrugerne. Dette baseres på visuelle, fonetiske og konceptuelle ligheder mellem mærkerne, herunder at SKY udgør den dominerende bestanddel af indehavers foreløbige registreringer. Betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 1, 2) er derfor opfyldte.
Dertil kommer, at appellanten kan påberåbe sig et udvidet beskyttelsesomfang i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, 1), idet appellanten har dokumenteret, at SKY er velkendt i EU.
Som følge af risikoen for forveksling blandt forbrugerne, gentager appellanten hermed sin anmodning til Ankenævnet om, at appellerne tages til følge og VR 2005 04837 SKYCADDY, VR 2005 04767 SKYCADDIE, VR 2005 04765 SKYGOLF og VR 2005 04761 SKYGOLFGPS nægtes endelig registrering for samtlige varer i klasse 9, 16 og 28.
Til de mundtlige forhandlinger møder advokat Louise Stuhr og advokat Søren Høgh Thomsen på vegne appellanten…”
Med brev af 11. januar 2012 fremsendte indklagede Plesner Advokatfirma på vegne Skyhawke Technologies LLC, USA påstandsdokument som følger:
”… Indehaver nedlægger følgende
Påstande:
Principalt: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 25. november 2010 omgøres således, at indehavers foreløbigt registrerede varemærker VR 2005 04761 SKYGOLFGPS, VR 2005 04765 SKYGOLF, VR 2005 04767 SKYCADDIE samt VR 2005 04837 SKYCADDY registreres for samtlige ansøgte varer.
Subsidiært: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 25. november 2010 opretholdes.
Anbringender:
Til støtte for de nedlagte påstande gør indehaver følgende hovedanbringender gældende:
Det gøres gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen den 25. november 2010 ikke har truffet individuelle afgørelser i relation til indehavers fire foreløbigt registrerede varemærker, idet styrelsen ikke har foretaget en konkret vurdering af hvert enkelt varemærke samt de varer, det pågældende mærke er ansøgt for.
1 Forvekslelighed
Det gøres gældende, at indehavers foreløbigt registrerede varemærker ikke, som anført af indsiger, er forvekslelige med indsigers EU-varemærkerettigheder bestående af eller indeholdende elementet SKY, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, da der ikke foreligger mærke- eller varelighed, hvorfor indehavers varemærker skal registreres endeligt for samtlige ansøgte varer i klasse 9, 16 og 28.
Det gøres i den forbindelse gældende, at delelementerne GOLFGPS, GOLF, CADDIE og CADDY i indehavers mærker har almindeligt særpræg for de ansøgte varer, og der skal derfor ikke ses bort fra dem, når der foretages en sammenligning mellem indsigers og indehavers mærker. Det gøres endvidere gældende, at der ved særprægsvurderingen af sammensatte varemærker skal foretages en vurdering af det helhedsindtryk, det sammensatte varemærke giver. Der kan i den forbindelse henvises til U2009.754H, hvor Højesteret fandt, at der ikke var sådan lighed mellem figurmærket MINIMAL og ordmærket MINIMAX, at der var risiko for forveksling. Højesteret lagde vægt på, at orddelene MINI måtte anses for en svag bestanddel, hvorfor forbrugeren ville hæfte sig ved den sidste stavelse henholdsvis MAL og MAX. Endvidere var der lydlige og begrebsmæssige forskelle. Begge mærker var registreret i klasse 29 og 30, dvs. det var tale om varelighed.
At SKY også er den svage del af indehavers mærker er endvidere vist ved bilag 1, hvoraf det fremgår, at der allerede findes en række registrerede varemærker, der indeholder dette ordelement. De pågældende mærker er markeret i bilag 1. Det gøres derfor gældende, at indehavers varemærker ved en sammenligning med indsigers mærker ikke alene skal blive vurderet på præfikset i mærkerne - SKY - men som en samlet enhed:
|
Indsigers mærker |
Indehavers mærker |
|
SKY SKY SPORTS SKY TV |
SKYGOLFGPS SKYGOLF SKYCADDIE SKYCADDY |
Det gøres på denne baggrund gældende, at der ikke er visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed mellem indsigers og indehavers mærker, og da indsigers og indehavers varer ikke er i konkurrence med hinanden, idet deres art, anvendelsesformål og benyttelse har vidt forskellige formål, vil der ikke foreligge forvekslingsrisiko mellem indsigers og indehavers varer, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1.
2 Velkendthed
Indsiger har ikke fremlagt dokumentation for varemærket SKY's velkendthed forud for ansøgningstidspunktet for indehavers varemærker henholdsvis den 25. og 29. november 2005.
Det gøres gældende, at indsigers eventuelle velkendthed ikke vedrører samme varer, som er omfattet af indehavers varemærker. Den dokumentation, der er fremlagt af indsiger, vedrører alene "udsendelsesvirksomhed" (broadcasting) eller lignende ydelser i klasse 38, hvilket er langt fra indehavers ansøgte varer i klasse 9, 16 og 28.
Det gøres dernæst gældende, at indsigers eventuelle velkendthed uden for Danmark ikke er relevant for de foreliggende sager. Ifølge den Kommenterede Varemærkelov af Knud Wallberg, 4. udgave, 2008, p. 232, skal der i nærværende sager i det mindste foreligge velkendthed i Danmark - ellers kan indehaver ikke utilbørlig udnytte indsigers varemærkers særpræg eller renommé. Således er bilag 8-22, som alene vedrører Storbritannien og Irland, ikke relevant som dokumentation for indsigers påståede velkendthed i de foreliggende sager. Endvidere er den i bilag 7 fremlagte vidneerklæring samt de 7 ringbind med underbilag - hvis indehavers protest mod fremlæggelsen heraf mod formodning ikke imødekommes - ikke relevant for sagerne, idet materialet ikke vedrører Danmark. Kun ét sted i bilag 7, i afsnit 7.5.3 p. 72, henvises der til en dansk artikel, hvilket ikke er tilstrækkeligt.
Indsigers varemærke er i øvrigt ikke velkendt i Danmark, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, og det fastholdes, at indsigers bevismateriale ikke har dokumenteret faktiske forhold til støtte for det af indsiger anførte vedrørende velkendthed i Danmark, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, og materialet skal derfor ikke tillægges vægt ved ankenævnets vurdering af nærværende sager. Det henvises i denne forbindelse til, at samtlige danske artikler fremlagt under bilag 23 er dateret efter ansøgningsdatoerne i 2005. Hertil kommer, at størstedelen af materialet ikke vedrører indsigers brug af varemærket SKY, men derimod omtaler indsigers virksomhed. Indsigers bilag 24 dokumenterer heller ikke, hvilke hjemmesider der skulle være besøgt af danskere, eller hvilke ydelser disse hjemmesider skulle vise varemærkebrug for.
Ovenstående anbringender er et resumé af væsentlige anbringender, og medmindre øvrige i skriftvekslingen fremsatte anbringender udtrykkeligt er frafaldet, fastholdes disse i enhver henseende…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 17. februar 2012.