RESUMÉ:

AN 2011 00010 – VR 2009 01867 LeBossman <fig> - Indsigelse – Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2009 01867 LeBossman <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at mærket VR 2009 01867 LeBossman <fig> er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder til mærket BOSS samt til en familie af varemærker indeholdende mærkedelen BOSS, samt en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers ældre mærkers særpræg og renommé, idet indehavers rettigheder til BOSS samt BOSS HUGO BOSS er velkendte. Indsiger har argumenteret, at der er sammenfald og ligeartethed mellem varerne og tjenesteydelserne for indsigers og indehavers mærker, og indehavers mærke bedes ophævet i sin helhed. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen i sin helhed.

KENDELSE:

År 2011, den 27. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2011 00010

Klage fra

Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co

Tyskland

v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. december 2010 i sagen VR 2009 01867 LeBossman <fig> indehavet af:

WenZhou Bossman Goldpen Co, Ltd., China

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan for så vidt angår de ansøgte varer i klasse 18 og 25 tilslutte sig de af klager i brev af 22. februar 2011 anførte argumenter for, at der foreligger forvekslelighed mellem klagers mærke og det ansøgte mærke, jfr. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Ankenævnet finder ligesom Styrelsen, at

det med klagers ovennævnte brev fremsendte materiale dokumenterer, at varemærket BOSS er velkendt her i landet, jfr. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Efter Ankenævnets opfattelse vil brug af det ansøgte mærke for de i klasse 16 ansøgte varer indebære en utilbørlig udnyttelse af klagers velkendte

mærke.

Herefter bestemmes:

Den af Patent- og Varemærkestyrelsen afsagte afgørelse af 22. december 2010

omgøres, således at registrering VR 2009 01867 ophæves i sin helhed.

Sagens baggrund:

Den 13. maj 2009 indleverede Maqs Law Firm Advokataktieselskab på vegne WenZhou Bossman Goldpen Co, Ltd., China en ansøgning om registrering af varemærket LeBossman <fig> for:

Klasse 16: Kopipapir [kontorartikler]; papirhåndklæder; papirark; notesbøger; skabe til kontorrekvisitter; kontorrekvisitter, ikke møbler; blæk; stålpenne; skriveredskaber; gummierede bånd (papirhandlervarer).

Klasse 18: Skoletasker; punge; attachétasker; håndtasker; rejsetasker; kufferter; nøgleetuier [lædervarer]; håndkufferter; rygsække; seddelmapper.

Klasse 25: Skjorter; bukser; sportstrøjer; uniformer; overfrakker; sko; støvler; sportssko; hatte; trikotagevarer (beklædning); slips; hofteholdere.

Varemærket blev registreret den 8. juli 2009 og efterfølgende publiceret samme dato i Dansk Varemærketidende.

Den 8. september 2009 gjorde Zacco Denmark A/S på vegne Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co indsigelse mod endelig registrering af VR 2009 01867 LeBossman <fig>. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsigelsen blev baseret på forveksling med indsigers ældre rettigheder til mærket BOSS samt til en familie af varemærker indeholdende mærkedelen BOSS, samt en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers ældre mærkers særpræg og renommé, idet indehavers rettigheder til BOSS samt BOSS HUGO BOSS er velkendte. Indsiger argumenterede endvidere for, at der er sammenfald og ligeartethed mellem varerne og tjenesteydelserne for indsigers og indehavers mærker. Indsiger indsendte med brev af 12. april 2010 dokumentation for brug og velkendthed af mærkerne BOSS, HUGO BOSS samt brug af serien af mærker.

Indehaver har ikke ytret sig i indsigelsessagen.

Den 22. december 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og udtalte følgende:

”…2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

"der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

I varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 står der, at et varemærke også udelukket fra registrering, hvis

"det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé,"

I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 står der, at et varemærke ligeledes er udelukket, hvis

"varemærket er identisk med eller ligner et ældre danske varemærke efter stk. 2 og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renomme eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renomme”

3. Vurdering

Indehavers mærke:

VR 2009 01867

Registreret for: Klasse 16: Kopipapir [kontorartikler]; papirhåndklæder; papirark; notesbøger; skabe til kontorrekvisitter; kontorrekvisitter, ikke møbler; blæk; stålpenne; skriveredskaber; gummierede bånd (papirhandlervarer).

Klasse 18: Skoletasker; punge; attachétasker; håndtasker; rejsetasker; kufferter; nøgleetuier [lædervarer]; håndkufferter; rygsække; seddelmapper.

Klasse 25: Skjorter; bukser; sportstrøjer; uniformer; overfrakker; sko; støvler; sportssko; hatte; trikotagevarer (beklædning); slips; hofteholdere.

Oversigt over indsigers anførte mærker:

Registreringsnummer:	Mærke:	Registreret for varer hhv. ydelser i klasserne:
MP456092	BOSS	25
MP720624		9,18,25,28,42
MP746972	BOSS WOMAN	3,9,18,25
MP754225		3,9,14,18,24,25,28,34,35,42
MP771889		9,14,16,18,24,25,28,34,35,42
MP773035	BOSS	9,14,18,24,25,28,34
VR 1984 01561	HUGO BOSS	25
VR 1990 02905	HUGO BOSS	9,14,16,18,25,28,34
VR 1995 02049	BOSS	9,14,18,24,25,28,34
VR 2000 01318		9,14,16,18,20,25,28
CTM006431911	BOSS Kidswear	9,18,25
CTM004861787		35
CTM003547254		18,24,25
CTM003519329	BOSS SELECTION	18,24,25
CTM003508652		18,25,28
CTM003405149	BOSS Black	3,18,24,25,28
CTM003400306	BOSS Orange	3,18,24,25,28
CTM003400281	BOSS Green	3,18,24,25,28
CTM002690964		3,9,18,25
CTM002561264	SEPARATES THE MEN FROM THE BOYS	3
CTM001764612	BOSS WOMAN	3,9,18,25

3.1 Almindelige forvekslelighedsvurdering

Der er delvist sammenfald mellem de varer, som indehavers mærke er registreret for i klasserne 16, 18 og 25 og de varer, som er omfattet af indsigers mærker.

Indehavers mærke består af ordet LeBossman. Bogstaverne L og B er skrevet med store bogstaver, hvilket gør, at mærket visuelt opfattes som bestående af to mærkedele, nemlig Le og Bossman. Det længste led i mærket er mærkedelen Bossman.

Indsigers mærker består for en stor dels vedkommende af mærker, der starter med orddelen BOSS efterfulgt af en anden mærkedel, eksempelvis WOMAN eller Kidswear. Indsiger har to registreringer på ordet BOSS alene.

Indehavers mærke indeholder orddelen BOSS, men starter med mærkedelen LE, som ikke findes i nogle af indehavers mærker. Ligeledes slutter indehavers mærke med orddelen MAN, som heller ikke er at finde i nogle af indsigers mærker. Det er derfor styrelsens opfattelse, at uanset både indehavers og indsigers mærker indeholder orddelen BOSS, er der ikke er overvejende stor synsmæssig lighed mellem mærkerne, da indehavers mærke har en anden starts- og slutsstavelse.

Indehavers mærke består af tre stavelser, Le-Boss-man. Indsigers mærker består enten af ordet BOSS alene, ordet BOSS efterfulgt af andre selvstændige ord, eller ordet BOSS, hvor ordet HUGO står angivet før. Således består indsigers mærker enten af BOSS alene eller af flere selvstændige ord. Ingen af de øvrige ord i indsigers mærker minder om ordelementerne LE eller MAN, og det er derfor styrelsens opfattelse, at uanset både indehavers og indsigers mærker indeholder orddelen BOSS, er der ikke er stor lydlig lighed mellem mærkerne, idet indehavers mærke en anden lydlig start og slut.

BOSS er et engelsk ord, der også i Danmark bruges som slangudtryk for en chef. Både indsigers og indehavers mærker indeholder dette ord. Indehavers mærke består dog også af orddelene LE. Det er styrelsens opfattelse, at en forbruger vil opfatte LE som det franske ord for bestemt artikel. Ligeledes består mærket af orddelen MAN, som er det engelske ord for en mand. Således består indehavers mærke af både franske og engelske mærkedele, og mærket vil efter styrelsens opfattelse blive opfattet som ordet Chefmanden. Indsigers mærker vil blive opfattet som Chef, eventuelt med andre selvstændige ord før eller efter. Det er derfor styrelsens opfattelse at der ikke er begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Samlet set er det derfor styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner i deres helhed. Selvom der er delvist sammenfald mellem varerne omfattet af indsigers og indehavers mærker i klasserne 16, 18 og 25, er mærkerne således ikke forvekslelige.

3.2 Vurdering af brug og velkendthed af indsigers mærker

Indsiger har anført, at indsigelsen også baseres på indsigers velkendte varemærker BOSS og BOSS HUGO BOSS samt deres familie eller serie af varemærker indeholdende orddelen BOSS, og at disse derfor skal nyde en udvidet beskyttelse.

Indsiger har indsendt følgende dokumentation for brugen af mærkerne:

Bilagsnummer	Materiale	Dato
1	Uddrag af HUGO BOSS Group Annual Report	2008
2	Web-screendumb - “HUGO BOSS Group and its brands”	12. april 2010
3	WEB-screendumb – “HUGO BOSS Brand OVERVIEW”	12. april 2010
4 + 5	Pressemeddelelser over BOSS Black	December 2008 + Januar 2009
6	Pressemeddelelser over BOSS Green	Marts 2008
7	Pressemeddelelser over BOSS Orange	Maj 2008
8	Pressemeddelelser over BOSS Black	November 2008
9	Pressemeddelelser over HUGO Brand	December 2008
10	Finansiel Statement for HUGO BOSS	26. marts 2008
11	Finansiel Statement for HUGO BOSS AG	2. november 2009
12	Finansiel Statement for HUGO BOSS AG	3. februar 2010
13	Oversigt af salgssteder i DK	Udateret
14	Oversigt over egne butikker i DK	Udateret
15	Kampagnemateriale BOSS Black	Efterår/vinter 2009
16	Kampagnemateriale BOSS Black	Forår/sommer 2010
17	Web-screendumb – Archieve.ord for perioden 1999-2008	12. april 2010

Ligeledes har indsiger anført, at salgstallene på verdensplan har været:

År	Beløb i mio. EURO
2004	1.168,335
2005	1.309,409
2006	1.495,500
2007	1.632,000
2008	1.686,100

Indsiger har oplyst, at salgstallene i Danmark har været:

År	Beløb i mio. EURO
2005	18,358
2006	21,147
2007	24,262
2008	22,873

Markedsføringsomkostningerne i Danmark har indsiger oplyst til at være:

År	Beløb i EURO
2005	290.496
2006	306.095
2007	374.755
2008	240.813

3.2.1 Velkendthedsbedømmelse af indsigers mærker

Beskyttelsen som velkendt mærke forudsætter, at det dokumenteres, at der er et vidtgående kendskab til varemærket inden for den relevante omsætningskreds. Efter praksis skal varemærket således være velindarbejdet på markedet. For at en ældre ret kan udgøre en hindring for registrering af et yngre mærke, skal den ældre ret være opstået før ansøgningstidspunktet for det yngre mærke. Indsiger skal derfor bevise, at mærket er velkendt på tidspunktet for ansøgningens indlevering. Det vil i denne sag sige før den 13. maj 2009.

Det indsendte materiale angår for en dels vedkommende perioden efter indleveringen af indehavers mærke, den 13. maj 2009, eller er udateret. Det er således kun bilag nr. 1 samt 4-10, som er dateret før denne dato.

Oplysningerne om salgstallene samt markedsføringsomkostningerne i Danmark hhv. på verdensplan er angivet som et samlet beløb årligt, og det er således ikke udspecificeret på de enkelte af indsigers mærker. Det er derfor ikke muligt at se omsætningen eller markedsføringsomkostningerne for de enkelte mærker. Dette har betydning for vurderingen af velkendtheden af indsigers mærker BOSS og BOSS HUGO BOSS, da størstedelen af beløbene eksempelvis kan være brugt på mærket HUGO HUGO BOSS, hvor HUGO er det dominerende element.

Det indsendte materiale er primært på engelsk, og der er ikke nogen angivelse af modtageren for materialet. Det kan derfor ikke med sikkerhed afgøres i hvilke lande, at materialet har været benyttet, og dermed hvem modtagerkredsen har været.

På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at mærkerne BOSS og BOSS HUGO BOSS ikke kan anses for dokumenteret velkendte. Der kan derfor heller ikke nydes en udvidet beskyttelse.

3.2.2 Bedømmelse af familie eller serie af mærker hos indsiger

Det er i EU-Domstolens afgørelse C- 234/06 P BainBridge II anført, at der er tale om en familie eller serie af varemærker, når risikoen for forveksling består i, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomst eller oprindelse af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det søgte varemærke, og med urette kan antage at dette varemærke er en del af familien eller serien af varemærker. Det er understeget, at familien eller serien af mærker følgelig skal være nærværende på markedet.

Af samme grunde som beskrevet under velkendthedsbedømmelsen ovenfor, er det styrelsens vurdering, at det indsendte materiale ikke kan anses for at dokumentere, at indsiger har en familie eller en serie af mærker indeholdende mærkedelen BOSS, og derigennem kan nyde en udvidet beskyttelse.

4. Konklusion

Uanset delvist varesammenfald, er der ikke mærkelighed mellem indehavers og indsigers mærker, hvorfor det er styrelsens vurdering, at mærkerne ikke er forvekslelige. Det er ligeledes styrelsens vurdering, at indsiger hverken har dokumenteret velkendthed af mærkerne BOSS og BOSS HUGO BOSS eller en familie eller en serie af mærker indeholdende mærkedelen BOSS, og der kan derfor ikke nydes en udvidet beskyttelse.

Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og registreringen vil forblive registreret.

Afgørelsen er truffet efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 2, nr. 2, § 15, stk. 3, nr. 1 samt § 15, stk. 4, nr. 1…”

Denne afgørelse indbragte Zacco Denmark A/S på vegne Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co med brev af 22. februar 2011 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”… I medfør af bestemmelsen i § 46 i Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne vor klient Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Tyskland, Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af 22. december 2010 for Ankenævnet.

Påstand:

Principalt:

Den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændres, således at dansk varemærkeregistrering nr. VR 2009 01867 LeBossman ophæves i sin helhed.

Subsidiært:

Den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændres, således at dansk varemærkeregistrering nr. VR 2009 01867 LeBossman ophæves delvist, nemlig for så vidt angår varerne i klasse 18 og 25.

Sagsfremstilling:

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Klageren er et administrationsselskab, som repræsenterer Hugo Boss AG. Hugo Boss AG er et tysk beklædningsfirma med hovedsæde i Metzingen syd for Stuttgart. Boss eller Hugo Boss er nogle af de mest kendte tyske tøjmærker. Firmaet blev grundlagt i Metzingen i 1924 af Hugo Ferdinand Boss (1885-1948), og er i dag et børsnoteret verdensomspændende firma med en omsætning i 2009 på over 1,5 millioner Euro. Yderligere information om Hugo Boss AG kan findes på www.boss.dk, hvorfra vi vedlægger udskrifter om klagerens brands som Bilag 1.

I Danmark er klageren bl.a. repræsenteret i fire Hugo Boss store-in-stores i Magasin du Nord i København, Lyngby, Odense og Århus, samt i Hugo Boss store-in-store i Illum i København, BOSS store i Østergade i København, BOSS store i Kastrup lufthavn, og BOSS shop i storcenteret Fields på Amager, jfr vedlagte udskrifter fra www.boss.dk, Bilag 2.

Anbringender:

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende, at der er risiko for forveksling imellem det foreløbigt registrerede varemærke LeBossman og indsigermærket BOSS, jfr varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jfr stk. 2, nr. 1 b) og c), og at velkendtheden af varemærket BOSS i forbindelse med bl.a. varer i klasse 25 her i landet indebærer, at denne risiko for forveksling øges.

Indsigermærkerne:

Overfor Ankenævnet frafaldes de sammensatte BOSS varemærker som grundlag for indsigelsen, således at denne alene støttes på følgende ældre rettigheder:

MP 456092 BOSS <w>, klasse 25

MP 773035 BOSS <w>, klasse 9, 14, 18, 24, 25, 28, 34

VR 1995 02049 BOSS <w>, klasse 9, 14, 18, 24, 25, 28, 34

Varemærket BOSS er klagerens velkendte housemark, der bl.a. anvendes i tøjlinierne BOSS BLACK, BOSS SELECTION, BOSS ORANGE og BOSS GREEN.

Almindelig forvekslingsvurdering

Vareartslighed:

Der er identitet imellem de omfattede varer i klasse 18 og 25.

Mærkelighed:

De to mærker til sammenligning er ordmærket BOSS overfor ordmærket LeBossman.

På vegne klageren gøres det gældende, at varemærket LeBossman kan forveksles visuelt, auditivt og begrebsmæssigt med indsigermærket BOSS på grund af tilstedeværelsen af den dominerende mærkebestanddel Boss i kombination med de svage mærkeelementer Le- og –man.

Patent- og varemærkestyrelsen skriver i deres begrundelse for afgørelsen, at der ikke er overvejende stor synsmæssig eller lydlig lighed mellem mærkerne, da indklagedes mærke har en anden start- og slutstavelse (Le- og –man).

Efter indsigers opfattelse har Styrelsen imidlertid helt forsømt at vurdere styrken af de enkelte mærkeelementer og den afgørende betydning, som dette har for risikoen for forveksling imellem LeBossman og BOSS.

Ved vurderingen af risiko for forveksling imellem BOSS og LeBossman har det selvsagt afgørende betydning, hvorledes styrken af de enkelte mærkeelementer skal udmåles. Et mærke, der har et betydeligt særpræg, vil stå stærkere i forvekslingsbedømmelsen end et lidet distinktivt mærke, jfr Wallberg ”Varemærkeret”, 4. udgave, side 104.

Styrelsen anfører, at forbrugerne vil opfatte ”Le” i LeBossman som det franske ord for den (maskuline) bestemte artikel og ”-man” som det engelske ord for mand (=Bossmanden).

Klager bestrider ikke denne opfattelse.

Hverken den bestemte artikel ”Le” eller ordet mand / ”-man” i forbindelse med varer, der retter sig mod mænd, har imidlertid nogen stærk adskillelsesevne.

Det mærkeelement, som tiltrækker sig forbrugernes opmærksomhed i mærket LeBossman, er naturligt midterstavelsen BOSS, der er sammenfaldende med indsigermærket. Det er ordet BOSS, der er det dominerende ord i det foreløbigt registrerede mærke, LeBossman. Mærkerne er forvekslelige, fordi det er ordet BOSS, som forbrugerne lægger mærke til og husker i det foreløbigt registrerede mærke, LeBossman.

For så vidt angår den begrebsmæssige lighed, anfører Styrelsen, at LeBossman efter Styrelsens opfattelse vil blive opfattet som ”chefmanden”, mens indsigermærkerne vil blive opfattet som ”chef”.

Vi formoder, at det må bero på en slåfejl, når Styrelsen herefter konkluderer, at der ikke er begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Den begrebsmæssige lighed mellem ”chefmanden” og ”chef” synes åbenbar….

Klager er således ikke enig i Styrelsens vurdering af, at mærkerne BOSS og LeBossman ikke ligner i deres helhed. Efter klagers opfattelse er mærkerne forvekslelige allerede efter den almindelige forvekslingsvurdering. Velkendtheden af indsigermærket BOSS bestyrker kun denne risiko, som vi nærmere vil redegøre for nedenfor.

Velkendthed af indsigers mærker

Klager gør gældende, at varemærket BOSS er særdeles velkendt her i landet, navnlig i forbindelse med beklædning hidrørende fra Hugo Boss gruppen.

I forbindelse med indsigelsessagen har Klager indsendt materiale og information om salgstal og markedsføringsomkostninger for indsigermærkerne. Da der imidlertid var påberåbt en lang række indsigermærker, der indeholdt ordet BOSS, kunne Styrelsen imidlertid ikke ud fra materialet entydigt vurdere, hvilke mærker materialet relaterede sig til.

Vi fremlægger følgende supplerende materiale til dokumentation for velkendtheden af varemærket BOSS i Danmark i forbindelse med beklædning:

Bilag 3: Brancheerklæring fra Dansk Detail.

Bilag 4: Eksempler på BOSS annoncer vist i modebladene IN og EUROMAN i perioden marts 2008 til maj 2009

Bilag 5: Udskrift fra www.sas.dk

Bilag 6: Udskrift fra Dansk Mode & Textil visende ”Branchens største virksomheder”

Bilag 7: Udskrift fra www.smartguy.dk

Bilag 8: Udskrift fra cph.dk vedrørende omtale i marts 2002 af BOSS store i Kastrup lufthavn

På ovenstående baggrund gøres det gældende, at det må anses for dokumenteret, at BOSS er et velkendt varemærke her i landet i forbindelse med herretøj og dametøj hidrørende fra klageren.

Patent- og varemærkestyrelse har i deres Varemærke Guidelines et bidrag til fortolkning af beskyttelsesomfanget for de velkendte varemærker:

”Der vil ofte være en større risiko for forveksling, når det ældre mærke er velkendt. Er et ældre velkendt varemærke og et yngre varemærke brugt eller registreret for samme eller lignende varer og/eller tjenesteydelser, kan der ved vurderingen af, om mærkerne i deres helhed er forvekslelige, lægges vægt på den særlige grad af særpræg, som det velkendte mærke har opnået gennem dets intensive indarbejdelse.

Det antages, at den særlige grad af særpræg, som et velkendt varemærke gennem en intensiv indarbejdelse besidder, kan forøge risikoen for, at den relevante omsætningskreds vil tro, at der er en forbindelse mellem det velkendte mærke og et yngre mærke.

Dette betyder, at et ældre velkendt mærke, der er velkendt for de samme eller lignende varer, som et yngre mærke er registreret eller anvendt for, kan opnå en "større" beskyttelse i forhold til ligheden mellem mærkerne. Ofte vil det nemlig i en sådan situation være tilstrækkeligt, at der blot er visse ligheder mellem mærkerne, for at det kan konkluderes, at omsætningskredsen vil antage en forbindelse mellem mærkerne, og at der som følge heraf opstår en risiko for forveksling.”

Klageren gør gældende, at klagerens varemærke BOSS er velkendt her i landet indenfor modebranchen, herunder i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj, tasker og parfumerivarer, og at denne velkendthed medfører, at der tilkommer varemærket en udvidet beskyttelse, således at registrering af varemærker, der som LeBossman indeholder klagerens varemærke BOSS, kan hindres.

EF-Domstolen har i sag C-292/00 Davidoff /Gofkid bekræftet, at velkendte mærker også kan nyde beskyttelse i tilfælde af varelighed.

For så vidt angår varerne i klasse 16, nemlig ”Kopipapir [kontorartikler]; papirhåndklæder; papirark; notesbøger; skabe til kontorrekvisitter; kontorrekvisitter, ikke møbler; blæk; stålpenne; skriveredskaber; gummierede bånd (papirhandlervarer)” gøres det på vegne gældende, at den udvidede beskyttelse af det velkendte varemærke BOSS må medføre, at registrering af LeBossman bør kunne hindres også for disse varer.

Som det mindre i det mere bør registrering kunne hindres for varer, som kunne forbindes med klagerens virksomhed og kunne blive solgt i modeforretninger, nemlig ”papirhåndklæder, papirark, notesbøger; stålpenne; skriveredskaber”.

Sammenfattende gøres det således gældende, at klagerens varemærke BOSS er velkendt her i landet og at klageren på denne baggrund må kunne hindre registrering af det forvekslelige varemærke LeBossman.

Vi ser med interesse frem til at modtage Ankenævnets svar i sagen…”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 19. maj 2011 følgende udtalelse i sagen:

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 2. maj 2011 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har over for Ankenævnet fremsat påstand om, at styrelsens afgørelse af den 22. december 2010 omgøres, idet der henvises til, at mærket LeBossman

er forveksleligt med klagers mærke BOSS, og
at klagers mærke BOSS er velkendt og dermed nyder en udvidet beskyttelse, jf. EU-Domstolen afgørelse af den 9. januar 2003 i sagen C-292/00, Davidoff/Gofkid-sagen.

Med hensyn til risikoen for forveksling mellem mærkerne skal styrelsen fastholde den vurdering, der fremgår af styrelsens afgørelse af den 22. december 2010. Styrelsen skal i den forbindelse på ny tillade sig at henvise til den synsmæssige og lydlige forskel der består mellem mærkerne LeBossman og BOSS.

Klager har over for Ankenævnet fremlagt yderligere materiale til dokumentation for, at klagers mærke er velkendt. Materialet består bl.a. af en brancheerklæring fra Dansk Detail, diverse annoncer og udskrifter fra Internettet.

Ved styrelsens afgørelse af den 22. december 2010 er der lagt særligt vægt på, at de oplysninger om salgstal og markedsføringsudgifter, der blev fremlagt under sagens behandling ved styrelsen, ikke klart viste, hvordan disse salgstal og markedsføringsudgifter var fordelt i forhold til mærkerne HUGO HUGO BOSS og BOSS HUGO BOSS.

Med det under ankesagen indsendte materiale, herunder særligt den indsendte brancheerklæring, finder styrelsen det nu ubetænkeligt at lægge grund, at en væsentlig del af de oplyste salgstal og markedsføringsudgifter relaterer sig til figurmærket BOSS HUGO BOSS, som vist nedenfor:

Under hensyn til det betydelige salg og udgifter til markedsføring af klagers mærker, og det forhold, at klagers mærker har karakter af verdensmærker, er det følgelig styrelsens opfattelse, at det er dokumenteret af klager, at mærket BOSS HUGO BOSS er velkendt som varemærke for klager. Det fremgår endvidere af det indsendte materiale, at denne velkendthed relaterer sig til i hvert fald herre- og dametøj, som dette er omtalt i brancheerklæringen fra Dansk Detail.

Da styrelsen i afgørelsen af den 22. december 2010 fandt, at klager ikke havde dokumenteret, at klagers mærke er velkendt, havde styrelsen under indsigelsessagen ikke anledning til at vurdere, om brugen af mærket LeBossman vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærkes særpræg eller renommé. Klager ses heller ikke at have fremført nogen argumenter for, at en sådan udnyttelse eller skade vil finde sted ved brugen af mærket LeBossman.

Styrelsen skal følgelig henstille til Ankenævnet, at styrelsens afgørelse af den 22. december 2010 stadfæstes for så vidt angår styrelsens vurdering af risikoen for forveksling mellem mærkerne LeBossman og BOSS HUGO BOSS, men at afgørelsen omgøres for så vidt angår styrelsens vurdering af, om klagers figurmærke BOSS HUGO BOSS er velkendt, og at sagen følgelig tilbagesendes til styrelsen til viderebehandling i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt brugen af mærket LeBossmann vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærkes særpræg eller renommé…”

Med brev af 16. juni 2011 kommenterede klager Zacco Denmark A/S på vegne Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co styrelsens brev med følgende:

”… Vi henviser til Patent- og varemærkestyrelsens høringssvar af 19. maj 2011, hvori Styrelsen fastholder, at der ikke er risiko for forveksling imellem LeBossman og klagers varemærke BOSS, og derfor henstiller, at Ankenævnet stadfæster denne del.

Styrelsen anfører videre, at de med det af Klager indsendte supplerende materiale nu anser det for godtgjort, at varemærket BOSS HUGO BOSS <figurmærke> er velkendt i Danmark. Styrelsen henstiller derfor, at afgørelsen omgøres for så vidt angår denne vurdering og tilbagesendes til Styrelsen til videre behandling.

Klager kan tilslutte sig, at sagen tilbagesendes til videre behandling i Styrelsen.

Klager skal dog bemærke, at Klager anser det for godtgjort, at ordmærket BOSS er velkendt her i landet, og ikke kombinationsvaremærket BOSS HUGO BOSS <figurmærke> som anført af Styrelsen.

Klager forudsætter, at Klager ved sagens tilbagesendelse til Styrelsen vil blive indrømmet adgang til at fremsætte den manglende argumentation for, hvorfor brug af LeBossman kan skade eller utilbørligt udnytte Klagers velkendte varemærke. Vi imødeser Ankenævnets afgørelse i sagen…”

Der er ikke modtaget yderligere kommentarer fra indklagede.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har i mail af 8. september 2011 anmodet klager om at besvare følgende:

”… I forlængelse af telefonsamtale skal jeg venligst anmode om at få afklaret følgende spørgsmål i relation til dit brev af 16. juni 2011:

Ankenævnet har i forbindelse med behandlingen af klagen svært ved at gennemskue, hvorvidt klager med sit brev af 16. juni 2011 har til hensigt at frafalde forvekslingsklagen og dermed acceptere Styrelsens afgørelse på dette punkt, således at klagen nu er begrænset til spørgsmålet om velkendthed/utilbørlig udnyttelse?”

Med mail af 8. september 2011 svarede klager Zacco Denmark A/S på vegne Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co således:

”… Tak for din mail. Klager fastholder anbringendet fremsat i klagen, nemlig:

“Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende, at der er risiko for forveksling imellem det foreløbigt registrerede varemærke LeBossman og indsigermærket BOSS, jfr. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jfr. stk. 2, nr. 1 b) og c), og at velkendtheden af varemærket BOSS i forbindelse med bl.a. varer i klasse 25 her i landet indebærer, at denne risiko for forveksling øges.”

Som vi forstår Styrelsens høringssvar, anfører de, at der i forbindelse med behandlingen af indsigelsessagen ikke efter den almindelige forvekslingsbedømmelse er blevet statueret risiko for forveksling imellem varemærkerne.

Herefter anfører Styrelsen, at det under ankesagen nu er godtgjort, at indsigermærket er velkendt og at sagen derfor bør tilbagesendes til Styrelsen til fornyet behandling.

Det er klagers formodning, at anerkendelsen af velkendtheden af indsigermærket vil medføre, at Styrelsen ændrer vurderingen af risikoen for forveksling.

Klager håber hermed at have tydeliggjort indlægget af 16. juni 2011 og imødeser Ankenævnets stillingtagen…”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 27. september 2011