RESUMÉ:
AN 2011 00012 – VR 2009 01856 – NAVIGUIDE <fig> - Indsigelse – Forvekslelighed
Indehaver af EU-varemærket 003709938 NAVIGUIDE <w> fremsatte indsigelse mod endelig registrering af VR 2009 01856 NAVIGUIDE <fig> i de ansøgte klasser 9 og 42. Indsigelsen blev begrundet med, at det foreløbigt registrerede varemærke er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvis til følge og ophævede registreringen i klasse 9 og opretholdt registreringen i klasse 42. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som ophævede registreringen i sin helhed.
KENDELSE:
År 2011, den 4. nnovember afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen, Steffen Gulmann )
følgende kendelse i sagen AN 2011 00012
Klage fra
Northrop Grumman Sperry Marine B.V.
Holland
v/Gorrissen Federspiel
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. februar 2011 vedr. VR 2009 01856 indehavet af:
Master Media I/S
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet tiltræder, at der er en så høj grad af lighed mellem de 2 varemærker, at klagerens varemærke kan gives beskyttelse overfor både sammenfaldende og ligeartede varer samt tjenesteydelser. I forbindelse med behandlingen af sagen for Ankenævnet er det oplyst, at det er sædvanlig praksis i branchen, at producenterne af navigationsapparater også udvikler den dertil hørende software. Såfremt indklagedes varemærke måtte blive anvendt til design og udvikling af computersoftware i forbindelse med navigationsinstrumenter, vil der efter Ankenævnets opfattelse derfor være risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Som følge heraf tages klagerens påstand om ophævelse i sin helhed af indklagedes varemærke til følge."
Herefter bestemmes:
Varemærkeregistrering VR 2009 01856 NAVIGUIDE <fig> ophæves i sin helhed.
Sagens baggrund:
Den 2. oktober 2008 indleverede Master Media en ansøgning om registrering af varemærket NAVIGUIDE <fig> for:
Klasse 9: Optaget og downloadable computersoftware.
Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware.
Varemærket blev registreret 26. juni 2009 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende 8. juli 2009.
Den 7. september 2010 gjorde Gorrissen Federspiel indsigelse på vegne af Northrop Grumman Sperry Marine GmbH & Co. KG, nu Northrop Grumman Sperry Marine B. V., Holland, mod gyldigheden af det registrerede mærke NAVIGUIDE <fig>. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsiger gjorde gældende, at det foreløbigt registrerede mærke NAVIGUIDE <fig> er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder i form af EU-varemærkeregistre-ringen CTM3709938, ordmærket NAVIGUIDE. Til støtte for indsigelsen anførte indsiger bl.a., at tilføjelsen af et figurligt element i indehavers mærke ikke er tilstrækkeligt til at adskille indehavers mærke fra indsigers mærke. Endvidere blev det gjort gældende, at der foreligger sammenfald af varer samt ligeartethed mellem indehavers og indsigers registrering.
Den 24. september 2010 foretog Styrelsen en foreløbig vurdering i sagen. Styrelsen vurderede, at indehavers mærke med den daværende varefortegnelse ville være forveksleligt med indsigers mærke for så vidt angår dele af registreringen. Styrelsen vurderede samtidig, at andre dele af registreringen kunne opretholdes. På baggrund heraf opfordrede Styrelsen indehaver til at begrænse sin varefortegnelse i klasse 9.
Indehaver har ikke ytret sig i indsigelsessagen.
Med brev af 10. februar 2011 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen for Klasse 9: Optaget og downloadable computersoftware. Registreringen blev opretholdt for Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:
”… I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
" der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
3. Vurdering og konklusion
|
Indehavers mærke VR 2009 01856: |
|
|
Registreret for: |
Klasse 9: Optaget og downloadable computersoftware. Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware.
|
|
Indsigers mærke CTM3709938: |
NAVIGUIDE <w> |
|
Registreret for: |
Klasse 9: Apparater til navigation og navigationsanlæg omfattende disse apparater til skibsfart, særlig sekstanter, magnetkompasser, gyrokompasser, gps-kompasser, autopiloter (automatisk styring), rorstyringer, anlæg til fartmåling, anlæg til kompasteletransmission, rorstillingsvisere, apparater til kursregulering og apparater til satellitnavigation, indeholdt i klasse 9. |
Ligheden mellem mærkerne
Indehavers mærke er et figurmærke indeholdende ordet NAVIGUIDE. Bogstavet A udgøres af en pyramidelignende figur og efter ordet, det vil sige øverst til højre i mærket, er der tilføjet et lille R i en cirkel. Mærket fremtræder i farverne sort, grå og rød. NAVIGUIDE er det eneste ord i mærket og vil derfor lydligt være det element, der udtales, og hvortil erindringen om mærket knytter sig. NAVIGUIDE er dermed det dominerende element i indehavers mærke.
Indsigers mærke er et ordmærke bestående af ordet NAVIGUIDE.
Synsmæssigt adskiller mærkerne sig grundet indehavermærkets grafiske udtryk i form af farvevalg samt figurligt element, men lydligt vil mærkerne blive udtalt ens, idet den pyramidelignende figur i indehavers mærke naturligt vil blive læst som bogstavet A. Det er på baggrund heraf styrelsens vurdering, at mærkerne har en høj grad af lighed.
På grund af den høje grad af lighed er det endvidere styrelsens opfattelse, at indsigers registrering kan tildeles beskyttelse overfor både sammenfaldende og ligeartede varer og tjenesteydelser.
Varelighed
Indehavers mærke er i klasse 9 registreret for “optaget og downloadable computersoftware” som er ligeartet med bl.a. “gps-kompasser” og “apparater til satellitnavigation” samt overbegrebet “apparater til navigation og navigationsanlæg omfattende disse apparater til skibsfart” i klasse 9 i indsigers registrering. For så vidt angår navigationsapparater er det branchesædvane, at producenten af apparaterne også opdaterer software til disse apparater eller at der følger software med fra producenten.
Indehavers mærke er i klasse 42 registreret for “design og udvikling af computersoftware”. Det er ikke dokumenteret af indsiger eller i øvrigt fremkommet som et resultat af styrelsens egne undersøgelser, at branchen, der producerer navigationsapparaterne, også typisk udvikler kundetilpasset software eller software på bestilling til disse apparater. Derfor finder styrelsen ikke, at der er ligeartethed i forhold til indsigers registrering i klasse 9.
Konklusion
Idet indehaver ikke har fremsendt en begrænsning af varefortegnelsen i klasse 9, er det efter en samlet vurdering af mærke-ligheden og vareligheden herefter styrelsens vurdering, at mærkerne vil være forvekslelige for varerne “optaget og downloadable computersoftware” i klasse 9, som registreringen vil blive ophævet for.
Registreringen vil blive opretholdt for:
Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware.
Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”
Denne afgørelse indbragte Gorrissen Federspiel på vegne klager Northrop Grumman Sperry Marine B.V., Holland for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 28. marts 2011 med følgende påstand:
”… Anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelse mod dansk varemærkeregistrering nr. VR 2009 01856
Varemærke: NAVIGUIDE (fig)
Ansøger: Master Media I/S
Indsiger: Northrop Grumman Sperry Marine B.V.
Klagefrist: 10. april 2011
Der henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. februar 2011, som vedlægges i kopi, hvor indsigers indsigelse overfor mærket NAVIGUIDE (fig) blev taget delvis til følge. I medfør af varemærkelovens § 46 ankes afgørelsen hermed.
Indsigers påstand
Varemærkeregistrering VR 2009 01856 NAVIGUIDE (fig) skal ophæves i sin helhed.
Ankebegrundelse
Indsiger gør gældende, at der – udover den konstaterede identitet og -lighed for så vidt angår de ansøgte varer i klasse 9 – endvidere er ligeartethed i forhold til ansøgers tjenesteydelser omfattet i klasse 42, nemlig ”design og udvikling af computersoftware”, og at VR 2009 01856 derfor skal ophæves i sin helhed og ikke kun for klasse 9, som afgørelsen lyder.
Dokumentation
Modsat af hvad Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i indsigelsesafgørel-sen s. 4, er det sædvanlig praksis i branchen, at de, der producerer navigationsapparaterne, også udvikler den tilhørende software.
Navigationssystemer omfatter almindelig hardware som tilslutningsenheder, GPS-sensor, display og processor, men for producenterne af disse systemer ligger hovedfokus på udvikling af software.
Som dokumentation for ovenstående vedlægges som Bilag 1 ”Software Quality Plan for LMS 4000”. Som det fremgår, er planen udarbejdet i 2001, hvor udviklingen af et af indsigers produkter, nemlig ”Naviguide 4000”, begyndte. Det fremgår af planens side 4, at
”this Quality Plan describes how software procedure DP 4500 will be applied to the development of LMS 4000 Bus Steering Control Units software and software development by an external software house. The controls defined herein will also ensure that the quality of the software will satisfy the requirements of the intended user.
This plan applies to all persons working on and testing the LMS 4000 Bus Steering Control Units software at all levels”
Planen er udarbejdet under firmanavnet “Litton Marine Systems” (deraf af produktnavnet ”LMS”), som indsiger var en del af på udviklingstidspunktet.
Ved at sammenholde produktnavnene på side 4 i planen med de tilsvarende numre i Bilag 2 ”Type Approval Certificate” for produktet ”NAVIGUIDE 4000” kan de omtalte produkter identificeres som de samme.
Dette dokumenterer, at udbyderen af navigationsproduktet ligeledes udvikler den tilhørende software.
Som Bilag 3 vedlægges en brochure for produktet NAVIGUIDE 4000, hvoraf det fremgår, at ovennævnte software, her angivet som NAVINET 4000, er integreret i og udbydes sammen med hardwaren.
Da navigationsapparaterne kun er funktionsdygtige med den respektive software, er det en almindelig og essentiel forretningsdel for udbyderne tillige at udvikle og udbyde denne software.
Som Bilag 4 vedlægges dele af brochure for firmaet Raymarine, som på side 4-9 (brochurens side 2, 6, 7, 10, 22, 28) dokumenterer, at også denne udbyder af navigationsudstyr udvikler og sælger den medfølgende software og dermed indsigers påstand om, at det er almindelig praksis for branchen.
Konklusion
Styrelsen har i sin afgørelse af 10. februar 2011 konkluderet, at der er en høj grad af mærkelighed mellem indsigers ældre mærke og det foreløbigt registrerede mærke, samt at der er identitet og ligeartethed for så vidt angår de omfattede produkter i klasse 9 i det angrebne mærke.
Styrelsen har derimod opretholdt VR 2009 01856 for ”design og udvikling af computersoftware” i klasse 42 med argumentationen, at der ikke eksisterer dokumentation for, ”at branchen, der producerer navigationsapparaterne, også typisk udvikler kundetilpasset software eller software på bestilling til disse apparater”.
Det synes dog med den fremlagte dokumentation at være gjort åbenbart, at der er en reel forbindelse mellem software og hardware i klasse 9 og udvikling og design af computersoftware i klasse 42, samt at udbydere af navigationsapparater ligeledes udvikler og udbyder den tilhørende software.
Forbrugeren vil naturligt foranlediges til at tro, at varer og tjenesteydelser udbudt under henholdsvis indsigers mærke og det foreløbigt registrerede mærke vil stamme fra samme producent, jf. VML § 15 stk. 2.
På baggrund af den med nærværende anke frembragte dokumentation, skal indsigers påstand hermed tages til følge, hvorefter VR 2009 01856 NAVIGUIDE (fig) skal ophæves i sin helhed jf. varemærkelovens § 15 stk. 2…”
Med brev af 14. juni 2011 kommenterede indklagede Master Media klagen således:
”… Vi er ikke enige i anken vedrørende vores registrering af NAVIGUIDE.
Master Media producerer AV-løsninger til erhvervslivet. – Primært film til in- og ekstern kommunikation. Naviguiden er en del af en interaktiv AV-løsning. En løsning, der kort forklarer og vejleder i mulighederne på en DVD eller hjemmeside, hvori der indgår forskellige filmproduktioner.
Master Medias Naviguide er således på ingen måde i kategori med udvikling og produktion af navigationsløsninger til GPS’er; ligesom vores produkt aldrig vil kunne forveksles med navigationsløsninger til GPS’er.
Når vi er registreret i klasse 42 – ”design og udvikling af computersoftware” – er det ganske enkelt fordi vi ikke fandt nogen præcis klasse, der passede til vores Naviguide.
Envidere er det vores påstand, at softwaren til navigationsinstrumenter ikke er individuelt kundetilpasset, som vores løsning. Vores Naviguide er kun anvendelige for den specifikke AV-løsning, som vi producerer, ligesom denne løsning ikke kommer ud til et bredt publikum, men udelukkende bruges i business to business kommunikation…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 29. juni 2011 følgende udtalelse:
”… Som svar på Ankenævnets brev af den 15. juni 2011 skal styrelsen udtale følgende:
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Klager gør i sit brev af den 28. marts 2011 gældende, at der ud over at være ligeartethed for så vidt angår de ansøgte varer i klasse 9 også er ligeartethed for så vidt angår de ansøgte tjenesteydelser i klasse 42. Klager har vedlagt materiale til dokumentation for, at det er sædvanlig praksis i branchen, at de, der producerer navigationsapparaterne, også udvikler den tilhørende software. Imidlertid vedrører ”design og udvikling af computer software” i klasse 42 en tjenesteydelse, der består af at udvikle computersoftware for andre ud fra individuelle behov. Dette er således ikke en vare i form af tilhørende software til navigationsapparater. At producenten udvikler software til egne produkter og derefter udbyder denne vare sammen med navigationsapparaterne er ikke en tjenesteydelse, der ydes for andre, men derimod en vare, og er dermed ikke sammenfaldende med termen ”design og udvikling af computersoftware” i klasse 42.
Det skal yderligere bemærkes, at der kun i sjældne tilfælde er tale ligeartethed mellem varer og tjenesteydelser, idet disse i deres natur ofte er meget forskelligartede. Som anført i afgørelsen af den 10. februar 2011, så fandt styrelsen, at der var ligeartethed mellem navigationsapparaterne og varen software, da det er sædvanligt indenfor branchen, at producenten af apparaterne også opdaterer software til disse apparater eller at der følger software med fra producenten. Således vil der være risiko for forveksling, såfremt software til brug for navigationsapparater bliver udbudt under et varemærke, der ligner varemærket for selve navigationsapparatet. Begrundelsen herfor er, at aftageren vil være vant til, at der følger software eller software opdateringer med til navigationsapparatet og at aftageren følgelig vil tro, at softwaren kommer fra samme producent som producenten af selve navigationsapparaterne.
I forhold til de omfattede tjenesteydelser i klasse 42, så er det styrelsen vurdering, at der ikke vil være risiko for forveksling, såfremt der udbydes tjenesteydelser i form af udvikling af software for andre under et varemærke, der ligner varemærket for navigationsapparaterne. Begrundelsen herfor er, at aftageren ikke vil være vant til, at der f.eks. efter køb af et navigationsapparat også vil være mulighed for at få producenten af navigationsapparatet til på bestilling at udvikle specieltilpasset software til dette apparat. Det skal i den forbindelse bemærkes, at klagers mærke ikke omfatter varen software i klasse 9, men alene forskellige former for navigationsapparater.
Som supplerende bemærkning skal styrelsen i øvrigt bemærke, at klagers mærke på grund af sin suggestive karakter er svagt og dermed har et begrænset beskyttelsesomfang. Begrundelsen herfor er, at klagers mærke kan opdeles i de to mærkeelementer NAVI og GUIDE. NAVI associerer til ordet ”navigation” og samlet kan mærket således associerer til, at der tale om en navigationsguide. Styrelsen bestrider ikke, at klagers mærke har det til registrering fornødne særpræg, men vurderer, at mærket er svagt i forhold til de pågældende navigationsapparater i klasse 9.
Da styrelsen ikke finder det dokumenteret, at det er sædvanlig praksis inden for branchen, at de, der producerer navigationsapparaterne, også typisk udvikler kundetilpasset software eller software på bestilling til disse apparater, som en tjenesteydelse for andre, så fastholder styrelsen, at der ikke er tale om ligeartethed mellem de apparater og anlæg, der er omfattet af klagers registrering og ”design og udvikling af computersoftware” som omfattet af indehavers registrering.
Også henset til den suggestive karakter af klagers mærke er det styrelsens vurdering, at beskyttelsesomfanget for klagers mærke ikke kan udstrækkes til også at dække de af indehavers mærke omfattede tjenesteydelser i klasse 42.
Med disse supplerende bemærkninger skal styrelsen således fastholde afgørelsen af den 10. februar 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker 4. november 2011.