RESUMÉ:

AN 2011 00019 – VR 2009 00693 – DRYS <w> - Indsigelse – Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2009 00693 DRYS <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2009 00693 DRYS <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-registreringer 004652178 DRYZ <w> og 002500635 DRYZ <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indstillingen til følge og ophævede registreringen for klasse 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som i overensstemmelse med parternes oplæg til forlig omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. marts 2011 således, at klagers ansøgte mærke DRYS registreres for følgende varer i klasse 25: Beklædningsgenstande for kvinder, undtaget overtøj, arbejdstøj og fodtøj.

KENDELSE:

År 2012, den 17. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2011 00019

Klage fra

Drys Denmark ApS

v/Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. marts 2011vedr. VR 2009 00693 DRYS <w> for

H.H. Brown Shoe Technologies, Inc., USA

v/Budde Schou A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 6. januar 2012, hvorefter varefortegnelsen for klagers mærke i klasse 25 som følge af det mellem parterne under sagens behandling ved Ankenævnet indgåede forlig begrænses.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. marts 2011 omgøres således, at klagers ansøgte mærke DRYS registreres for følgende varer i klasse 25: Beklædningsgenstande for kvinder, undtaget overtøj, arbejdstøj og fodtøj.

Sagens baggrund:

Den 1. oktober 2008 indleverede Drys Denmark ApS v/Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder ansøgning om registrering af varemærket DRYS <w> for:

Klasse 18: Håndtasker, dametasker, kufferter, rejsetasker.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, hovedbeklædning.

Varemærket blev registreret den 2. marts 2009 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 18. marts 2009.

Den 18. maj 2009 gjorde Budde Schou A/S på vegne H.H. Brown Shoe Technologies, Inc., USA indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke DRYS. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at det foreløbigt registrerede mærke DRYS, er forveksleligt med indsigers ældre varemærker ordmærket DRYZ og figurmærket DRYZ, som er registret under EU-registreringerne 004652178 og 002500635. Senere anførte indsiger dog, at vurderingen af sagen alene bør baseres på forvekslelighed mellem indehavers mærke DRYS og indsigers mærke EU 004652178, ordmærket DRYZ . Der blev i den forbindelse henvist til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Indsiger begrundede yderligere indsigelsen i breve af den 22. juni 2010 samt 29. december 2010. Indsiger anførte bl.a., at der er fuld varekollision for så vidt angår klasse 25, og at de to varemærker DRYS og DRYZ ligger meget tæt op ad hinanden, hvorfor der vil være en overhængende fare for forveksling, hvis mærkerne anvendes i praksis for identiske eller ligeartede varer. Indsiger anførte endvidere, at indehavers mærke udtales på helt samme måde som indsigers mærke og at de tre indledende bogstaver i begge mærker er helt identiske. Indsiger anførte endeligt, at beklædning og fodtøj forhandles i de samme butikker og indenfor de samme butiksområder, hvilket vil forlede forbrugerne til at tro, at der er tale om produkter fra samme fabrikant. På denne baggrund henstillede indsiger, at indehavers mærke bliver afvist fra registrering for så vidt angår samtlige varer i klasse 25.

Advokatfirmaet Isaksen og Nomanni imødegik indsigelsen på vegne af indehaver i brev af 8. april 2010. Indehaver fremsendte yderligere bemærkninger i breve af den 12. april 2010 samt 25. august 2010. Indehaver anførte bl.a., at ”fodtøj” ønskes slettet fra varefortegnelsen i VR 2009 00693, således at registreringen begrænses til kun at omfatte ”beklædningsgenstande og hovedbeklædning” i klasse 25. Indehaver anførte endvidere, at det af indsiger under EF varemærke nr. 004652178 registrerede varemærke alene er registreret i vareklasse 25 for ”footwear” og ”insoles for footwear”, hvorfor der for denne registrering ikke kan være kollision. Indehaver anførte herudover, at varemærkerne ikke kan forveksles, da der alene er tale om mærker bestående af fire bogstaver, hvoraf det mest markante bogstav – nemlig det sidste – er væsentlig forskellige. Indehaver anførte herudover, at ordene ikke udtales på samme måde. Indehaver bestred, at specialsåler til forhindring af fodsved forhandles i modebutikker for kvinder og anførte endelig, at produkterne er så forskellige at dette alene bevirker, at indsiger ikke bør gives medhold i sin indsigelse.

Den 28. marts 2011 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog indsigelsen til følge og ophævende registreringen for klasse 25. Styrelsen fremførte følgende:

”… 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

"2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke, VR 2009 00693

DRYS

Registreret for en række varer i forskellige klasser, herunder følgende varer, som indsigelsen retter sig imod:

Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning.

Indsigers mærke, EU 004652178	DRYZ
Registreret for en række varer i forskellige klasser, herunder følgende varer, som indsigelsen baseres på:	Klasse 25: Fodtøj, indersåler til fodtøj.

Sammenligning af mærkerne

Indehavers mærke består af ordet DRYS, som betyder ”en mængde af små partikler, pulver eller lignende, madvarer i finkornet form eller en langsom, sløv person”.

Indsigers mærke består af ordet DRYZ. DRYZ har ikke nogen selvstændig betydning, men forbrugeren vil associere det med det danske ord drys.

De to mærker har samme antal stavelser og de tre første ud af i alt fire bogstaver er identiske. Visuelt er der således en høj grad af lighed mellem mærkerne.

Lydligt er mærkerne næsten identiske, da S og Z har samme udtale.

Indsigers mærke giver associationer til det danske ord drys, og uanset de forskellige endelser er der derfor en vis begrebsmæssig lighed mellem mærkerne.

Ud fra en samlet vurdering finder styrelsen, at der består en høj grad af mærkelighed mellem mærkerne.

Sammenligning af varerne

Det er styrelsens opfattelse at ”beklædningsgenstande” er et overbegreb, der omfatter ”fodtøj”, jf. Ankenævnskendelsen AN 2006 00043. Der er således varesammenfald mellem indehavers mærke for så vidt angår varerne ”beklædningsgenstande” i klasse 25 og indsigers mærke for så vidt angår varerne ”fodtøj” i klasse 25.

Som udgangspunkt er varerne ”andre beklædningsgenstande end fodtøj samt hovedbeklædning” ikke af samme art som varerne ”fodtøj”.

Det er dog styrelsens opfattelse at der mellem varerne ”andre beklædningsgenstande end fodtøj samt hovedbeklædning” og ”fodtøj” er en vis lighed, idet det ikke er ualmindeligt, at de nævnte varer vil kunne købes i de samme butikker og fremstilles af de samme producenter/modehuse, ligesom de ofte gives et indbyrdes overensstemmende eller komplementerende design, hvilket er anerkendt og efterspørges af den relevante omsætningskreds.

Ud fra en samlet vurdering finder styrelsen, at der er varesammenfald mellem indehavers mærke for så vidt angår varerne ”beklædningsgenstande” i klasse 25 og indsigers mærke for så vidt angår varerne ”fodtøj” i klasse 25. Styrelsen finder herudover, at der er varelighed mellem indehavers mærke for så vidt angår varerne ”andre beklædningsgenstande end fodtøj samt hovedbeklædning” i klasse 25 og indsigers mærke for så vidt angår varerne ”fodtøj” i klasse 25,

Vurdering af risiko for forveksling

Når der henses til, at de omhandlede mærker DRYS og DRYZ har en meget høj grad af lighed, og der er varesammenfald mellem varerne ”beklædningsgenstande” i klasse 25 og varerne ”fodtøj” i klasse 25, er det styrelsens vurdering, at der er en risiko for forveksling mellem mærkerne i relation til disse varer.

Når der henses til, at de omhandlede mærker DRYS og DRYZ har en meget høj grad af lighed, og der består en lighed mellem varerne ”andre beklædningsgenstande end fodtøj samt hovedbeklædning” i klasse 25 og varerne ”fodtøj” i klasse 25, er det styrelsens vurdering, at der er en risiko for forveksling mellem mærkerne i relation til disse varer.

Da der allerede er forvekslelighed i relation til varerne ”fodtøj” i klasse 25 i indsigers mærke har styrelsen ikke fundet det nødvendigt at tage stilling til hvorvidt der ligeledes er forvekslelighed for så vidt angår ”indersåler til fodtøj” i klasse 25.

Ud fra en samlet vurdering af ligheden mellem mærkerne og ligheden mellem varerne, finder styrelsen herefter, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers registrering, hvorfor styrelsen tager indsigelsen til følge, og indehavers registrering VR 2009 00693 vil blive ophævet for varerne i klasse 25.

Afgørelsen er truffet efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”

Denne afgørelse blev med brev af 26. maj 2011 fra Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder på vegne Drys Denmark ApS indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”… Som advokat for Drys Denmark ApS

Mariendalsvej 11

8800 Viborg

skal jeg hermed indbringe en af Patent- og Varemærkestyrelsen under j.nr. VR 2009 00693/V1/VIE den 28. marts 2011 truffet afgørelse, hvor følgende blev bestemt:

Vi tager indsigelsen til følge, og registreringen vil blive ophævet for klasse 25.

Indsiger er H. H. Brown Shoe Technologies, Inc.

repræsenteret ved Budde Schou A/S

Klagers påstand:

Indsigelsen tages ikke til følge og registreringen gennemføres for klasse 25.

Klagers anbringender:

Kollision

Det gøres gældende, at der alene kan være tale om eventuel kollision for så vidt angår det af indsiger under EF varemærke nr. 002500635 registrerede figur varemærke. Kollision optræder alene for så vidt angår vareklasse 25, idet denne registrering omfatter varerne ”tøj” (clothing) og ”hovedtøj” (headgear).

Det af klager under EF varemærke nr. 004652178 registrerede varemærke er alene registreret i vareklasse 25 for ”footwear” (fodtøj) og ”insoles for footwear” (såler til fodtøj).

Det gøres gældende, at der for denne registrering ikke tale om kollision. Indsiger opfordres til at oplyse, hvorvidt klager er enig med indklagede heri.

Ibrugtagning

Det under EF varemærke nr. 002500635 af indsiger registrerede figur varemærke er registreret 8. juli 2004.

Det gøres fra klagers side gældende, at varemærket således skulle være taget i brug inden den 8. juli 2009.

Det er ikke dokumenteret, at indsiger, H. H. Brown Shoe Technologies, Inc., har taget det under EF varmemærke nr. 002500635 registrerede figur varemærke i brug, herunder for følgende varer i klasse 25:

- tøj

- hovedtøj

Det gøres fra klagers side gældende, at varemærket DRYZ ikke er taget i brug inden 8. juli 2009, herunder for følgende varer i vareklasse 25 ”tøj” (clothing) og ”hovedtøj” (headgear), hvorfor varemærket for vareklasse 25 skal udslettes, subsidiært alene for varerne ”tøj” og ”hovedtøj”.

Fristen for ibrugtagning er ubestridt udløbet.

Indsiger har ikke tilnærmelsesvist dokumenteret ibrugtagning, men derimod nægtet at oplyse nærmere om, hvorvidt ibrugtagning er sket inden udløbet af fristen eller i øvrigt efter fristens udløb. På baggrund heraf gøres det gældende, at det skal lægges til grund at ibrugtagning ikke har fundet sted.

For så vidt angår sagsøgers registrerede varemærke under nr. 004652178 kan ikke tillægges virkning således at indsiger fritages fra at ibrugtage tidligere varemærker, idet kravet om ibrugtagning hermed kan omgås ved at lade tilsvarende varemærker registrere med ca. 5 års interval. En sådan handlemåde må klassificeres som omgåelse.

Kravet til varemærker kan således ikke som krævet af indsiger, jfr. dennes brev til styrelsen af 29. december 2010 – og tilsyneladende lagt til grund af styrelsen – begrænses til at alene at omfatte den seneste registrering, når registreringerne er identiske (eller i det væsentligste identiske).

Forvekslelighed

Det gøres fra klagers side gældende, at der ikke er tale om varemærker, der kan forveksles. Der er alene tale om 4 bogstaver, hvoraf det mest markante bogstav – nemlig det sidste – er væsentlig forskellige.

”Z” i DRYZ er yderst markant og adskiller på gennemtrængende måde ordet fra DRYS.

Endvidere gøres det gældende, at ordene ikke udtales på samme måde. DRYS har en konkret mening i Danmark og udtales med et dansk ”y” [’dʁœs]. DRYZ udtales med amerikansk ”y” eller ”dries”.

DRYZ skal opfattes som dækkende udtrykket ”tørre” – underforstået ”tørre sko”, idet det gøres gældende, at varemærket bibringer betragteren denne opfattelse.

Varemærket DRYS opfattes ikke på denne måde.

Endvidere gøres opmærksom på, at det oldgræske ord DRYS betyder

- stort træ

Det danske ord DRYS kan betyde

- en langsom eller sløv person

- mængde af små partikler

- let præg af noget bestemt der medvirker til at karakterisere en større helhed (et drys af stjernestøv)

Hertil kommer, at det af indsiger registrerede figur varemærke fremtræder markant med 2 pile, der omringer ordet. Dette giver varemærket et cirkelagtig udtryk, der i en længere årrække primært associeres med genbrug eller bæredygtighed.

Som bilag 1 vedlægges brochure fra klager. Som det fremgår heraf anvendes varemærket DRYS på en ganske forskellig måde.

Som bilag 11 vedlægges klagers logo og som bilag 12 vedlægges annonceartikel fra magasinet www.c-est.dk.

Kundegruppe

Det gøres fra klagers side gældende, at kundegrupperne for henholdvis varemærket DRYZ og varemærket DRYS på ingen måde kan sammenlignes.

Jeg kan i den forbindelse henvise til den som bilag 1 fremlagte brochure, hvoraf fremgår, at kundegruppen for varemærket DRYS er kvinder mellem 20 – 40 år.

Som bilag 2 vedlægges udskrift af indsigers hjemmeside. Som det fremgår heraf omfatter varemærket DRYZ alene såler til sko.

Som bilag 3 vedlægges udskrift fra hjemmesiden www.dicon.com, der tilsyneladende fremstiller skosåler under varemærket DRYZ.

Som bilag 4 vedlægges udskrift af amerikansk skosælger hjemmeside www.bostonbrace.com. Som det fremgår heraf omfatter varemærket DRYZ alene såler til sko.

Som bilag 5 vedlægges udskrift af amerikansk skosælger hjemmeside www.wideshoes.com. Som det fremgår heraf omfatter varemærket DRYZ alene såler til sko.

Som bilag 6 vedlægges udskrift af italiensk skosælger hjemmeside www.pharmatre.it. Som det fremgår heraf omfatter varemærket DRYZ alene såler til sko.

Som bilag 7 vedlægges udskrift af fransk skosælger hjemmeside fr.lovethoseshoes.com. Som det fremgår heraf omfatter varemærket DRYZ alene såler til sko.

Som bilag 8 vedlægges udskrift af fransk skosælger hjemmeside www.zazzle.fr. Som det fremgår heraf omfatter varemærket DRYZ alene såler til sko.

Som bilag 9 vedlægges udskrift af tysk skosælger hjemmeside www.elchico.de. Som det fremgår heraf omfatter varemærket DRYZ alene såler til sko.

Som bilag 10 vedlægges udskrift af tysk skosælger hjemmeside www.gallus-schuhe.de. Som det fremgår heraf omfatter varemærket DRYZ alene såler til sko.

Da klager ikke producerer fodtøj eller såler til fodtøj gøres det gældende, at kundegrupperne for de 2 varemærker er så forskellige, at der ikke kan opstå risiko for, at kundegrupperne forveksler varemærkerne.

De under de 2 varemærker solgte varer forhandles ikke samme steder, idet produkter under varemærket DRYS sælges i modetøjsbutikker og produkter under varemærket DRYZ sælges i skobutikker med specialsåler, der efter det oplyste kan forhindre fodsved.

Klager bemærker i øvrigt, at indsiger intet har oplyst om, hvor indsigers produkter sælges, hverken i Danmark eller i øvrigt i Europa.

Produkter

Det gøres endvidere af klager gældende, at produkterne er så forskellige, at dette alene bevirker, at indsiger ikke bør gives medhold i sin indsigelse.

Det er af klagers dokumenteret, at indsigers produkt alene omfatter ”sål til skotøj”. En speciel sål, der tilsyneladende kan bortlede fodsved og holde fødder i skotøj ventilerede.

Det er af klager dokumenteret, at indsigers produkter ikke omfatter modetøj til kvinder i aldersgruppen 20-40 år…”

Parterne har herefter forhandlet om forlig i sagen, som efterfølgende er opnået og fremsendt til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 14. december 2011 fra klager, Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder på vegne Drys Denmark ApS. Klager fremfører følgende:

”… I ovennævnte sag kan jeg oplyse, at parterne har indgået forlig i overensstemmelse med vedlagte forligsaftale. Da vedlagte aftale indeholder fortrolige oplysninger, skal jeg anmode om, at denne ikke offentliggøres, men kan oplyse, at den for nærværende sag relevante forligstekst lyder (uddrag af vedlagte forligsaftale):

The parties agree as follows:

…

2. DRYS undertakes to restrict Danish trademark registration VR 2009 00693 DRYS to only cover

Class 18: Handbags, purses, suitcases, traveling bags

Class 25: Clothing for women only, excluding outerwear, workwear and footwear.

…

5. Upon signature of this agreement by both parties and DRYS’ restriction of the Danish trademark as per 2. above, BROWN undertakes to withdraw the opposition referred to above and refrain from pursuing, subsequent appeal proceedings against Danish trademark registration VR 2009 00693 DRYS.

Som følge af det mellem parterne indgåede forlig, skal jeg venligst anmode Ankenævnet om at træffe afgørelse i overensstemmelse hermed, idet forliget ikke indebærer en udvidelse af varefortegnelsen i forhold til den oprindelige ansøgning og den oprindelige registrering, som vedlægges i kopi.

Jeg bemærker i denne forbindelse af den danske oversættelse af forligstekstens begrænsede varefortegnelse lyder:

Klasse 18: Håndtasker, dametasker, kufferter, rejsetasker

Klasse 25: Beklædningsgenstande for kvinder, undtaget overtøj, arbejdstøj og fodtøj.

Den oprindelige varemærkeregistrerings varefortegnelse lyder:

Klasse 18: Håndtasker, dametasker, kufferter, rejsetasker.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning.

Kopi af nærværende brev er samtidig hermed fremsendt til advokat Inge Lise Persson pr. e-mail…”

Med brev af 6. januar 2012 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 15. december 2011 skal styrelsen udtale følgende:

Den forelagte begrænsning af varefortegnelsen, hvorved varerne

”Klasse 18: Håndtasker, dametasker, kufferter, rejsetasker.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning.”

begrænses til

”Klasse 18: Håndtasker, dametasker, kufferter, rejsetasker.

Klasse 25: Beklædningsgenstande for kvinder, undtaget overtøj, arbejdstøj og fodtøj.”

er efter styrelsens opfattelse tilstrækkelig præcis til, at en sådan begrænsning kan accepteres…”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 17. februar 2012