Kendelse er berigtiget den 13. juni 2012.
På side 1 er resumeet berigtiget, og der er anført 2 indklagede på sagen.
RESUMÉ:
AN 2011 00024 – VR 2010 00184 – NemID <w> - Indsigelse – Tidligere stiftet ret ved brug – Manglende særpræg
Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00184 NemID <w>. Indsiger gjorde gældende, at indsiger havde opnået eneret ved tidligere brug af ordmærket NemID, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, inden ansøger fik registreret varemærket. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelse til følge men ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 38 og 42 samt fastholdt tidligere afslag vedrørende ”magnetiske databærer og databehandlingsudstyr” i klasse 9. Registeringen blev opretholdet for de øvrige ansøgte varer i klasse 9. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.
KENDELSE:
År 2012, den 12. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Steffen Gulmann)
følgende kendelse i sagen AN 2011 00024
Klage fra
Assemble A/S
v/Kromann Reumert Advokatfirma
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. april 2011 i sagen VR 2010 00184 NemID <w> indehavet af:
NETS DANID A/S og IT- og Telestyrelsen
v/ Bech-Bruun Advokatfirma
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at det ansøgte varemærke, NemID, ikke har det nødvendige særpræg for ”telekommunikationsvirksomhed” i klasse 38, ”Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, design og udvikling af computer hardware og computer software” i klasse 42 og ”magnetiske databærere og
databehandlingsudstyr” i klasse 9. Ankenævnet kan endvidere tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at det ansøgte varemærke ikke er indarbejdet som varemærke for klager for de ansøgte varer/tjenesteydelser. Der henvises i det hele til Styrelsens begrundelse i afgørelsen af 15. april 2011. De skærmprints og power point salgspræsentationer, der af klager er fremlagt for Ankenævnet under nævnets behandling af klagesagen, dokumenterer ikke særpræg gennem indarbejdelse, idet det ansøgte mærke ikke heri er anvendt som et varemærke, men alene som et beskrivende navn på en blandt flere funktioner i klagers mailsystem.
Herefter bestemmes:
Den påklagede afgørelse stadfæstes.
Sagens baggrund:
Med brev af 22. januar 2009 indsendte IT- og Telestyrelsen v/Bech-Bruun Advokatfirma ansøgning om registrering af varemærket NemID <w> for:
Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater.
Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.
Varemærket blev registreret den 21. januar 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 3. februar 2010.
Den 25. februar 2010 gjorde ASSEMBLE A/S (nu repræsenteret af Kromann Reumert) indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke NemID med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til indsigers tidligere ret stiftet ved brug til ordmærket NemID, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. Indsiger henviste herudover til markedsføringsloven og at ansøgningen er indgivet i ond tro. Indsiger vedlagde materiale som viser indsigers brug af mærket NemID.
Styrelsen informerede i brev af 26. april 2010 om styrelsens hjemmel inden for varemærkeloven og at styrelsen derfor ikke kan tage stilling til påstanden om ond tro eller påstandene vedrørende markedsføringsloven. Styrelsen opfordrede herudover indehaver til at indsende yderligere dokumentation for påstanden om en ret stiftet ved brug. Styrelsen fastslog i samme brev, at det allerede indsendte materiale ikke var tilstrækkeligt. Herudover informerede styrelsen om, at hele sagen i forbindelse med indsigelsen ville blive taget op til fornyet vurdering, og at styrelsen vurderede, at mærket NemID mangler særpræg for visse ydelser i klasse 38 og 42, som mærket indledningsvist blev afslået for. Styrelsens frafaldt efterfølgende indvendingen om manglende særpræg for disse tjenesteydelser. Dette betyder, at indsiger i relation til sådanne ydelser også må vise at mærket er indarbejdet.
Indsiger har i brev af 11. oktober 2010 givet supplerende oplysninger om indsigers brug af mærket samt indsendt yderligere dokumentation.
I brev af 14. december 2010 imødegik indehaver indsigelsen. Indehaver bestred, at indsigers dokumentation er tilstrækkeligt til at udgøre bevis for en varemærkeret stiftet ved brug og dermed heller ikke indarbejdelse. Indehaver bestred også, at mærket mangler særpræg for ”telekommunikationsvirksomhed” i klasse 38 og ”videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, design og udvikling af computer hardware og computer software” i klasse 42, som styrelsen havde meddelt i sit brev af 26. april 2010. Indehaver henviste til tidligere praksis vedrørende mærkedelen ID til støtte for sin påstand.
Indsiger anførte i breve af 2. og 16. marts 2011, at det fremlagte materiale viser, at indsiger har stiftet en varemærkeret forud for indehavers ansøgning. Indsiger bemærkede også at, indehaver ikke har bevist særpræg gennem indarbejdelse og dermed ikke kan opretholde registreringen for de af styrelsen nævnte ydelser i klasse 38 og 42. Indsiger påstod herudover, at indsigers mærke er velkendt og at registreringen af indehavers mærke vil føre til en utilbørlig udnyttelse af og skade på indsigers mærkes renommé. Indsiger gjorde ligeledes gældende, at mærkerne er forvekslelige.
I brev af 14. marts 2011 fastholdt indehaver, at indsiger ikke har dokumenteret en ret til mærket
NemID, da materialet ikke viser mærket brugt som et kendetegn. Indsiger har dermed heller ikke bevist at mærket er indarbejdet eller velkendt. Indehavers påstand om forvekslelighed kan derfor heller ikke tages til følge.
Den 15. april 2011 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelsen til følge med følgende begrundelse:
”… 2. Lovgrundlaget
Det fremgår af varemærkelovens § 3, at
”Varemærkeret kan stiftes enten
1) ved registrering af et varemærke i overensstemmelse med reglerne i denne lov for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, eller
2) ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.
Stk. 2. Der kan ikke ved brug stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering.
Stk. 3. Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse.”
Det fremgår af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis
”der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.”
I varemærkelovens § 23, stk. 2 står det, at
”Er indsigelse fremsat, tager styrelsen registreringen op til fornyet behandling i overensstemmelse med § 20. Under behandlingen finder reglen i § 28, stk. 5, tillige anvendelse. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig.”
Det fremgår også af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, at følgende varemærker er udelukket fra registrering
”Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen, eller andre egenskaber ved disse.”
3. Vurdering og konklusion
Indehavers mærke: NemID <w>
Registreret for: Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater.
Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelser dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.
Indsiger har påstået at have stiftet en varemærkeret til ordmærket NemID forud for ansøgers registrering af det identiske mærke. Indsiger har bl.a. oplyst, at mærket NemID er blevet anvendt som varemærke for en funktionalitet i indsigers e-mail-løsning NemPost, nemlig som en nem identifikation af en afsender/modtager i mailsystemet. Dette postsystem anvendes af en række kommuner til brug for sikker kommunikation med borgerne.
Indsigers brug af ordet NemID vedrører således tjenesteydelserne ”design og udvikling af computer software til brug i e-mail-systemer” eller varen ”computer software”.
Ifølge varemærkelovens § 3, kan der stiftes en ret til et varemærke ved at tage et mærke i brug og vedvarende anvende det. Af stk. 3 fremgår det, at hvis mærket ikke har særpræg, stiftes retten først, når et sådant særpræg er skabt gennem anvendelsen.
Ifølge varemærkelovens § 23, stk. 2, tager styrelsen en registrering op til fornyet behandling, når der fremsættes en indsigelse. Styrelsen kan dermed tage forhold op, som ikke er omfattet af indsigers påstande, herunder særpræg, da der er tale om en fornyet behandling i henhold til varemærkelovens § 20, som vedrører styrelsens behandling og godkendelse af ansøgninger.
Styrelsen har under høringen meddelt parterne, at vi anser ordmærket NemID for usærpræget i relation til ”telekommunikationsvirksomhed” i klasse 38 og ”videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelser dermed, design og udvikling af computer hardware og computer software” i klasse 42. I styrelsens behandling af indehavers ansøgning vurderede vi indledningsvist, at mærket manglede særpræg for ovennævnte tjenesteydelser samt visse varer i klasse 9. Styrelsen fastholdt imidlertid kun sin indvending i relation til de ansøgte varer i klasse 9. Ved en fornyet vurdering, er det dog vores opfattelse, at mærket også mangler særpræg for ovennævnte ydelser i klasse 38 og 42. ”Nem identifikation” kan for ”telekommunikationsvirksomhed” i klasse 38 angive, at der tilbydes en ydelse, som omfatter en nem identifikation af fx en bruger eller en computer ved tilslutning til et netværk. I relation til ”design og udvikling af computer hardware og software” i klasse 42, kan der være tale om design og udvikling af identifikationshardware eller -software, som anvendes til en nem identifikation fx af en bruger eller en afsender. Dette er også i overensstemmelse med vores afslag i klasse 9 for de tilsvarende varer ”magnetiske databærere og databehandlingsudstyr”.
For at støtte ret på varemærket NemID må indsiger derfor ikke alene vise vedvarende brug af mærket, men også at mærket er blevet indarbejdet i omsætningskredsen, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, da brugen vedrører varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 42, for hvilke mærket er usærpræget.
Indsiger har indsendt dokumentation for sin brug af NemID med påstand om, at materialet viser, at mærket, udover at være brugt, også er indarbejdet og velkendt.
Indsiger har indsendt følgende materiale til dokumentation for sine påstande:
|
|
Dokument |
Dato |
|
1 |
Pressemeddelelse, Gentofte Kommune |
30.08.2006 |
|
2 |
Skærmprint fra personlig postkasse på borger.dk |
(2006) |
|
3 |
Eksempel på test e-mail |
09.08.2006 |
|
4. |
Udskrift fra Whois database |
28.05.2007 |
|
5 |
Mødeaftale mellem Assemble A/S og DanID A/S |
19.01.2009 |
|
6 7 |
E-mail korrespondance med Palle H. Sørensen, IT- og Telestyrelsen (drøftelse vedr. domæne) |
Feb.-Marts 2009
|
|
8-10 |
Materiale vedr. indehavers anvendelse og ansøgning |
|
|
11 |
Årsrapport, Assemble A/S |
2009 |
|
12 |
Kopi af mail til borger fra Gentofte Kommune |
22.09.2010 |
|
13 |
Erklæring fra Assemble’s revisor |
10.10.2010 |
|
14 |
Bekræftelse af kundeforhold fra Rudersdal Kommune |
08.10.2010 |
|
15 |
Bekræftelse af kundeforhold fra Hørsholm Kommune |
07.10.2010 |
|
16 |
Bekræftelse af kundeforhold fra Randers Kommune |
06.10.2010 |
|
17 |
Bekræftelse af kundeforhold fra Ballerup Kommune |
08.10.2010 |
|
18 |
Bekræftelse af kundeforhold fra Gentofte Kommune samt eksempler fra korrespondance mellem borger og kommune |
08.10.2010 |
|
19 |
Liste over kommuner som anvender NemPost |
Per 10.10.2010 |
|
20 |
Erklæring fra DI ITEK |
08.10.2010 |
|
21 |
Erklæring fra IT-Branchen |
11.10.2010 |
Bilag 2, 3 og 18 er eksempler på, hvordan betegnelsen NemID anvendes, når indsigers kunder anvender indsigers system. Dokumenterne viser, hvordan NemID fremgår nederst i mails sendt fra kunder, som anvender indsigers NemPost-system. Som Brandt revision & rådgivning har tilkendegivet i deres erklæring (bilag 13), har NemID været anvendt i sendte mails, som ”et sikkerhedsstempel, som udtrykker, at mailen er sendt krypteret og digitalt signeret.
Dette ses i bilag 2, 3 og 18 således:
Som det fremgår af de indsendte eksempler samt indsigers og indsigers revisors oplysninger, bruges betegnelsen NemID i postsystemet, som et sikkerhedsstempel, der viser modtageren, at der er tale om en ”sikker” mail. Afsenderen er således identificeret og autentificeret af systemet over for modtageren.
Betegnelsen NemID anvendes i tekstbeskrivelsen af ”Sikker e-mail” sammen med et identifikationsnummer. NemID anvendes således som en beskrivelse af en funktionalitet af mail-programmet, som indsiger har udviklet hvor der foregår en nem (og sikker) identifikation af en afsender.
Bilagene viser således, at der er sket en brug af betegnelsen. Betegnelsen ses dog udelukkende anvendt som et beskrivende navn på en funktionalitet i et mailsystem. Det er styrelsens opfattelse, at denne brug ikke udgør varemærkemæssig brug. Et varemærkes funktion består i at kunne identificere oprindelsen af en vare eller tjenesteydelse. Sikkerhedsstemplet med et NemID-nummer fungerer til at identificere afsenderen af mailen på linje med de andre identifikationsnumre, men ikke som en angivelse af mailsystemets kommercielle oprindelse.
I indsigers materiale er ovennævnte bilag de eneste, som direkte viser, hvordan NemID anvendes.
Den øvrige dokumentation omhandler indsigers salg af et mailsystem og kundernes anvendelse af dette mailsystem, men ikke hvordan selve betegnelsen NemID er indarbejdet eller hvordan der er taget skridt til at indarbejde denne betegnelse særskilt i omsætningskredsen. Dette materiale indikerer, at NemPost-systemet anvendes af en omsætningskreds, som er fordelt på hele landet og at produktet anvendes vedvarende. Indsiger har gennem det øvrige materiale således ikke vist, at betegnelsen NemID i øvrigt er blevet brugt som varemærke af indsiger selv i forbindelse med udbydelsen af ydelserne. Indsiger kunne fx have indsendt salgsmateriale, præsentationer af softwareproduktet, annoncering, fakturaer el. lign.
Styrelsen har kun på indsigers egen hjemmeside fundet NemID brugt som varemærke, men fortsat som en beskrivende betegnelse for en funktion i NemPost-systemet:
Det er også her tydeligt, at NemID er en beskrivende betegnelse, som anvendes for en ”nem identifikation”. Indsiger signalerer dog med tegnsætningen, at NemPost og NemID af indsiger opfattes som varemærker for indsigers softwareprodukt. Dette ene eksempel på varemærkemæssig brug er ikke tilstrækkeligt til at bevise at mærket er indarbejdet.
Indsiger har til støtte for påstanden om indarbejdelse fremskaffet 2 erklæringer fra henholdsvis DI ITEK og IT-Branchen. DI ITEK erklærer, at Assemble A/S er kendt i ”omsætningskredsen, der efterspørger sikre e-mail løsninger mellem myndigheder og borgere” som udbyder af NemPost siden 2006, og at betegnelsen NemID som følge af udbredelsen af NemPost må anses som indarbejdet.
Sammenholdt med det øvrige materiale fremhæver erklæringen netop det faktum, at indsiger har anvendt NemPost for sit mailsystem, men ikke at NemID særskilt er indarbejdet i omsætningskredsen som varemærke. Det øvrige materiale understøtter heller ikke, at man kan slutte, at udbredelsen af mailsystemet automatisk betyder, at betegnelsen NemID er indarbejdet som varemærke.
IT-Branchen erklærer, at indsiger har anvendt NemID siden 2006 for ”computer software” og indarbejdet i omsætningskredsen som kendetegn for sådanne tjenesteydelser. Det er ikke klart om IT-Branchen henviser til varen ”software” eller tjenesteydelsen ”udvikling af software”. Der er heller ikke en angivelse af, hvem IT-Branchen anser som ”omsætningskredsen”.
Det er styrelsens opfattelse, at den samlede dokumentation, i lyset af
- den manglende brug af betegnelsen NemID som varemærke,
- dokumentationens svage vægt, herunder kundeerklæringer og henvisninger til brug i stedet for visning af brug,
- manglen på materiale der viser indsigers egne tiltag til brug og indarbejdelse af NemID
- den korte periode for brug (siden 2006)
- svagheden i brancheerklæringerne,
ikke beviser, at NemID er indarbejdet som varemærke for indsiger.
Det er således styrelsens opfattelse, at det kan fastslås, at betegnelsen er blevet brugt og vedvarende bruges i forbindelse med sikkerhedssoftware til anvendelse i mailsystemer. Det er dog også styrelsens opfattelse, at der med den viste brug ikke er stiftet en varemærkeret i henhold til varemærkelovens § 3. Det er således heller ikke bevist, at mærket er indarbejdet eller velkendt.
Da indsigelsen udelukkende er baseret på krænkelsen af en ibrugtagen varemærkeret i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, tager styrelsen ikke indsigelsen til følge, da indsiger ikke har bevist stiftelsen af en sådan ret i henhold til varemærkeloven § 3.
Styrelsen skal dog hertil bemærke, at indsigers påståede indarbejdelse af NemID vedrører ”computer software” i klasse 9 og ”teknologiske tjenesteydelser i form af udvikling af computer software” i klasse 42. Der er ikke sammenfald i relation til varerne i klasse 9, da indehavers registrering ikke omfatter ”computer software”. Efter styrelsens fornyede vurdering af indehavers mærke, er der ej heller sammenfald af tjenesteydelser i klasse 42.
Styrelsen har under sin fornyede vurdering af indehavers registrering fundet, at mærket mangler særpræg for ”telekommunikationsvirksomhed” i klasse 38 og ” videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelser dermed, design og udvikling af computer hardware og computer software” i klasse 42 i henhold til varemærkelovens § 23, stk. 2:
Indehaver har ikke over for styrelsen bevist, at mærket forud for ansøgningsdatoen er indarbejdet for disse tjenesteydelser. Indehavers registrering ophæves dermed for:
Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelser dermed, design og udvikling af computer hardware og computer software.
Registrering omfatter herefter:
Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater.
Afgørelsen af truffet i henhold til varemærkelovens § 3, stk. 3, § 15, stk. 4, nr. 2 og § 13, stk. 2, nr. 1, jf. § 23, stk. 2…”
Denne afgørelse indbragte klager, Assemble A/S v/Kromann Reumert Advokatfirma med brev af 15. juni 2011for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:
”… På vegne af Assemble A/S (herefter Assemble), påklager jeg Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af 15. april 2011 i ophævelsessagen VR 2010 00184 og anmoder Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at omgøre Styrelsens afgørelse ved i det hele at ophæve registeringen af det omhandlede varemærke. Afgørelsen vedlægges som bilag 1.
Som begrundelse for klagen henvises til punkterne 1-2 nedenfor samt de til Patent og Varemærkestyrelsen indgivne indlæg og fremlagte dokumenter.
Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr.2 og § 3 stk. 3
Registreringen af VR 2010 00184 er udelukket som følge af, at Assemble allerede længe inden ansøgningens indgivelse, den 22. januar 2009, havde erhvervet varemærkeret til betegnelsen "NemID" ved ibrugtagning og indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 3 stk. 1 nr.2 og § 3, stk. 3.
Kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse
Ifølge Styrelsen er ordmærket NemID uden særpræg i relation til "telekommunikationsvirksomhed" i klasse 38, "videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelser dermed, design og udvikling af computer hardware og computer software" i klasse 42 og "videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater" i klasse 9.
For at kunne støtte ret på varemærket NemID for de nævnte varer og tjenesteydelser skal man således ifølge Styrelsen ikke alene kunne vise vedvarende brug af mærket, men også at mærket er blevet indarbejdet i omsætningskredsen og derigennem har opnået særpræg.
Kommentarer til brugen af NemID mærket i den for styrelsen fremlagte dokumentation.
På baggrund af den af Assemble fremlagte dokumentation, finder Styrelsen ikke, at Assemble har løftet bevisbyrden for, at mærket er blevet indarbejdet i omsætningskredsen. Konklusionen er således, at Assemble ikke har stiftet en varemærkeret i henhold til varemærkelovens § 3.
Som begrundelse for deres afgørelse anfører Styrelsen:
· "at betegnelsen NemID i dokumentationen udelukkende er anvendt som et beskrivende navn på en funktionalitet i et mailsystem, og at denne brug ikke udgør varemærkemæssig brug, da varemærkets funktion består i at kunne identificere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse."
· "sikkerhedstemplet med et NemID-nummer fungerer til at identificere afsenderen af mailen på linje med de andre identifikationsnumre, men ikke som en angivelse af mailsystemets kommercielle oprindelse"
Det følger af VML § 1, 2 led at, der ved varemærker forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed. Heri ligger, at varemærket skal fungere som bindeled mellem virksomheden og kundekredsen. Det ikke et krav for at der er tale om et varemærke, at brugeren af varemærket ved, hvem der er virksomheden bag. Det er dog et krav at brugerne blot ved at se mærket skal vide, at dette er kendetegn for en bestemt type vare eller tjenesteydelse. På denne måde har mærket en individualiserings- og garantifunktion.
Af den fremlagte dokumentation ses hvordan betegnelsen NemID identificerer, at der er tale om brugen af en helt unik og nem identifikation af borgere i Danmark. NemID mærket i mailen er brugerens forsikring for, at der er tale om en sikker og ikke-personfølsom måde at kommunikere med de offentlige myndigheder. Borgeren er ved at se NemID 'et som mærke i deres Nempost sikkerhedsstempel forsikret om, hvilken tjenesteydelse der benyttes og at der dermed kommunikeres på den ønskede, sikre, måde.
Sikkerhedsstemplet indeholdende NemID mærket fungerer således netop som borgernes og de offentlige myndigheders garanti for, at de anvender Assembles NemPost-system, altså som en reference til mailsystemets kommercielle oprindelse.
I modsætning til det af Styrelsen anførte anvendes varemærket NemID - ud over i sikkerhedsstemplet, der er indsat nederst i alle mails sendt via NemPost systemet - af selve adresselinjen i samtlige afsendte mails. Varemærket fremgår således øverst i samtlige mails sammen med anden vigtig information som afsender, modtager og emne og det er derfor det første man ser, når man læser e-mailen, se bilag 12.
NemID mærket fremgår således altså altid tre steder i hver email, når den sendes gennem NemPost systemet, nemlig i adresselinien og to steder i sikkerhedsstemplet. NemID mærket er derfor noget man som bruger altid vil notere sig når man læser sin post. Samtidig fungerer mærket som en klar identifikation og kvalifikation af den anvendte service og Assemble som udbyder heraf.
Brugerne kan altså ved at se NemID stående i sikkerhedsstemplet og adresselinjen, være sikre på at de anvender Assemble's sikre e-mailkommunikationsmetode borger og offentlig myndighed imellem.
Det må derfor lægges til grund at NemID mærket både har den krævede individualisering og garantifunktion som der kræves i henhold til varemærkeretten.
Det er derfor ikke korrekt når Styrelsen anfører, at brugen af NemID ikke udgør varemærkemæssig brug i den fremlagte dokumentation.
I Styrelsens afgørelse anføres videre, at "styrelsen har kun på Indsigers egen hjemmeside fundet NemID brugt som varemærke, men fortsat som en beskrivende betegnelse for en funktion i NemPost systemet"
I første sætning accepterer Styrelsen altså, at NemID anvendes som et varemærke af Assemble.
Når man sammenholder den nævnte brug, og det kendskab til NemID mærket der følger heraf, med det faktum at NemID fremhæves som varemærke på Assembles hjemmeside, tydeliggøres NemID's status som varemærke yderligere.
Efter varemærkelovens § 3 stk. 3 stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse, hvis mærket ikke har fornødent særpræg ved ibrugtagningen. Spørgsmålet om hvorvidt varemærket på hjemmesiden er en beskrivende betegnelse, er derfor irrelevant, da sagen jo netop handler om hvorvidt denne beskrivende betegnelse for en funktionalitet - en tjenesteydelse - ved brug i den relevante omsætningskreds bl.a. via den nævnte e-mail korrespondance er blevet tilstrækkeligt indarbejdet til at have særpræg.
NemID-mærket er således qua den skete indarbejdelse ikke længere blot et beskrivende navn på en funktionalitet i et mailsystem, men opfattes af den relevante omsætningskreds som et kendetegn for NemPost-systemets sikkerhedsfunktionalitet. Dette underbygges yderligere af Assembles brug af mærket som varemærke på deres hjemmeside.
Kommentarer til den af Styrelsen fremsatte kritik af de fremlagte brancheerklæringer.
Styrelsen anfører i forbindelse med sagens bilag 20, at "DI ITEK fremhæver netop i den erklæring det faktum at Assemble har anvendt NemPost for sit mailsystem, men ikke at NemID er særskilt indarbejdet som varemærke." Det følger af praksis samt litteratur, at det ved indarbejdelse af særpræg, jf. varemærkelovens § 3 stk. 3, kræves godtgjort, at ordet i de relevante omsætningskredse ikke længere overvejende opfattes som en artsbetegnelse, men som et kendetegn for den pågældende virksomheds vare eller tjenesteydelse. I brancheerklæringen fra DI TEK fremgår det med al ønskelig tydelighed, at NemID netop anses for indarbejdet og almindeligt kendt i omsætningskredsen. DI TEK fremhæver således, at betegnelsen NemID på grund af den store udbredelse af NemPost må anses som almindelig kendt som udtryk for adressefunktionaliteten i NemPost. Det er derfor ikke korrekt når Styrelsen læser brancheerklæringen som udtryk for at "NemID ikke er særskilt er indarbejdet i omsætningskredsen som varemærke".
Den anden brancheerklæring, fra IT-branchen i bilag 21, fastslår på samme vis, at "betegnelsen NemID har været anvendt kontinuerligt i Danmark siden i hvert fald 2007 som varemærke/kendetegn for en række tjenesteydelser, og navnlig teknologiske tjenesteydelser i form af computer software." Styrelsens betragtninger om at det ikke er klart om IT-Branchen henviser til varen "software" eller tjenesteydelsen "udvikling af software" er uden relevans for det overordnede spørgsmål, nemlig at der er etableret en varemærkeret gennem den skete brug og at denne varemærkeret ifølge IT-Branchen angår en række tjenesteydelser, herunder teknologiske tjenesteydelser. Det fremgår tillige af sagens øvrige dokumentation, at brugen knytter sig til en tjenesteydelse. Det er tilsvarende irrelevant, når Styrelsen anfører at der ikke i brancheerklæringen er en angivelse af, hvem IT-Branchen anser som "omsætningskredsen". Det afgørende er, at IT-Branchen som seriøs brancheforening med sin erklæring reelt står som garant for at omsætningskredsen - den relevante omsætningskreds - rent faktisk kender varemærket og forbinder det med Assembles sikkerhedsfunktionalitet i NemPost- systemet.
Når IT-Branchen anvender formuleringen " teknologiske tjenesteydelser i form af computersoftware" så er hensigten helt utvivlsomt og umiskendeligt at beskrive det produkt som Assemble udbyder, nemlig en tjenesteydelse i form af en sikker email løsning til dialog mellem borgere og myndigheder i Danmark.
De to brancheerklæringer, der er fremlagt stammer fra to meget store og vigtige brancheorganisationer indenfor NemPost og NemID's omsætningskreds. DI ITEK er et branchefællesskab indenfor Dansk Industri der beskæftiger sig med IT, tele, elektronik og kommunikation. DI ITEK repræsenterer 300 medlemmer fordelt over hele Danmark. IT-Branchen er en brancheorganisation med over 500 medlemmer med kompetencer inden for it, internet, nye medier, telekommunikation, elektronik og dokumentløsninger.
Begge organisationer udtaler meget klart at de anser NemID som et tilstrækkeligt indarbejdet varemærke. To brancheorganisationer, der repræsenterer langt størstedelen af NemID's omsætningskreds og konkurrenter, fastslår således entydigt at NemID er indarbejdet i den relevante omsætningskreds som varemærke for Assembles NemPost adressefunktionalitet.
Det følger af praksis i sagerne VA 2008 02374, AN 2006 00021, AN 2006 00038 og AN 1999 00033 at brancheerklæringer bør tillægges en del vægt når spørgsmålet om hvorvidt et mærke er tilstrækkeligt indarbejdet skal fastlægges.
Kommentarer til styrelsen inddragelse af den fremlagte dokumentation
Styrelsens afgørelse inddrager ikke den samlede, fremlagte dokumentation hvilket naturligvis er problematisk, fordi det har den konsekvens, at styrelsen ikke forholder sig til sagens samlede faktorer, men alene til dele heraf.
I afgørelsen fremgår det bl.a., at "i indsigers materiale er ovennævnte bilag de eneste som direkte viser hvordan NemID anvendes". De ovennævnte bilag, der omtales, er også afbilledet i afgørelsen og viser en email hvor NemID mærket alene fremgår af sikkerhedsstemplet. Det fremhæves også på side 6 i afgørelsen, at NemID mærket i den fremlagte dokumentation "fremgår nederst i mails sendt fra kunder, som anvender indsigers NemPost-system". Dette er som nævnt ikke korrekt. Det fremgår således tydeligt af sagens bilag 12, at NemPost mærket også fremgår af adresselinjen i emailen. I Styrelsens afgørelse tages der slet ikke stilling til dette bilag og det faktum, at man som borger og offentlig myndighed ser NemID mærket øverst i sin email.
Desuden indeholder Styrelsens afgørelse ikke nogen inddragelse endsige omtale af det ganske massive, dokumenterede omfang af brugen af NemPost-systemet, og dermed NemID varemærket, der er oplyst under sagen.
Det fremgår således at sagens dokumentation, at Assembles kundekreds - og dermed brugere af NemPostsystemet - omfatter langt størstedelen, 68 ud af de 98, danske kommuner og disse kommuners indbyggere. Dette svarer til en markedsandel på 69,3%. Styrelsen synes ved afgørelsen at have lagt til grund at kun en mindre andel af de danske kommuner, "en række kommuner", anvender systemet og dermed adressefunktionaliteten.
Endelig fremgår det af den fremlagte dokumentation, at Assemble havde en omsætning på 10,2 mio. kr. i 2009. Af denne omsætning kan 85 % henføres til salg af software, der omfatter NemPost med tilhørende NemID funktionalitet. Det bemærkes i den forbindelse, at borgerne ikke udelukkende kan anvende NemPost til kommunikation med de 68 kommuner men også til at sende sikre e-mails til andre offentlige myndigheder, som ligeledes på en sikker måde kan besvare disse e-mails. NemID mærket har således siden august 2006 været anvendt i flere en 400.000 e-mails sendt via Assembles NemPost-system og brugen er dermed usædvanlig massiv og omfattende.
Sammenfatning
Den samlede fremlagte dokumentation viser, at Assembles brug af mærket NemID siden 2006 har været landsdækkende og massiv, og at mærket via indarbejdelsen i dag er velkendt af kunder såvel som i den relevante branche som kendetegn for en tjenesteydelse i form af en sikker emailkommunikationsmetode og adressefunktionalitet udbudt af Assemble. Der kan derfor ikke på baggrund af den fremlagte dokumentation være tvivl om, at mærket må anses for indarbejdet.
Sammenfattende gøres det gældende, at Assemble har ført tilstrækkelig bevis for, at NemID er indarbejdet som varemærke i den relevante omsætningskreds, jf. varemærkelovens § 3 stk. 1 nr.2 og § 3 stk. 3 og, at Assembles varemærkeret på baggrund af dette og efter varemærkelovens § 15 stk. 4 nr.2. er til hinder for registreringen af Nets DanID A/S og IT- og Telestyrelsens varemærke…”
Med brev af 31. august 2011 fremsendte indklagede IT- og Telestyrelsen v/Bech-Bruun Advokatfirma følgende kommentarer til klagen:
”… Med henvisning til Klagenævnets brev af 17. juni 2011 med kopi af klagebegrundelse skal jeg herved udtale mig på mærkeindehavers vegne.
Det er mærkeindehavers opfattelse, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. april 2011 er korrekt, i det omfang den nedlagte indsigelse ikke er taget til følge. Der er således ikke grundlag for at ophæve mærkeindehavers registrering på basis af klagers påståede rettigheder, idet klager ikke har dokumenteret ældre varemærkerettigheder til NemID.
For god ordens skyld henleder jeg opmærksomheden på, at mærkeindehaver har påklaget den del af styrelsens afgørelse, der indebærer, at mærkeindehavers registrering VR 2010 00184 NemID skal ophæves for visse tjenesteydelser med henvisning til manglende særpræg. Den nævnte klage behandles særskilt under Ankenævnets sagsnr. AN 2011 00022.
Dette indlæg vedrører således alene sag AN 2011 00024, hvor klageskrivelsen fra Assemble A/S giver anledning til nedenstående bemærkninger.
Mærkeindehavers overordnede synspunkt
I overensstemmelse med Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse gør mærkeindehaver gældende, at klager ikke har dokumenteret at have stiftet varemærkeret ved brug eller indarbejdelse af NemID som varemærke, jf. varemærkelovens § 3.
Som følge deraf skal mærkeindehavers registrering ikke ophæves, idet registreringen ikke er i konflikt med nogen ældre rettigheder tilhørende klager.
Styrelsens vurdering af særpræg
Det anføres i klagen nederst side 1, at ifølge styrelsen
"er ordmærket NemID uden særpræg i relation til […..] og "videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater" i klasse 9."
Det anførte fremgår imidlertid ikke af styrelsens afgørelse og må skyldes en fejl.
I øvrigt er det mærkeindehavers opfattelse, at styrelsens vurdering af mærkets særpræg ikke har betydning for afgørelsen af, om mærkeindehavers registrering VR 2010 00184 NemID er i strid med klagers påståede ældre rettigheder, jf. punkt 5 nedenfor.
Klagers dokumentationsmateriale
Det fastholdes, at klager ikke har opfyldt kravene til dokumentation for brug af NemID som et varemærke.
Det er alene materiale, som er ældre end ansøgningsdatoen for mærkeindehavers varemærkeregistrering, der kan tages i betragtning som dokumentation for en eventuel registreringshindring i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2. Som det fremgår af den nævnte bestemmelse, skal den ret, der påberåbes som registreringshindring, være erhvervet "før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke".
Ansøgningsdatoen for mærkeindehavers varemærke er den 22. januar 2009. Klager har således bevisbyrden for, at klager forud for den 22. januar 2009 har stiftet en varemærkeret, der er til hinder for mærkeindehavers registrering. Det gøres gældende, at klager utvivlsomt ikke har løftet denne bevisbyrde.
Brug af betegnelsen NemID i e-mails
Betegnelsen NemID indgår i en tekst i det såkaldte ”Sikkerhedsstempel” nederst i fremlagte e-mails, jf. det af klager fremlagte bilag 3. Bilaget viser imidlertid ikke brug af NemID som kendetegn for varer eller tjenesteydelser, jf. også styrelsens foreløbige vurdering af 26. april 2010 og den påklagede afgørelse, side 7.
Allerede fordi den brug, der fremgår af bilag 3, ikke kan anses for brug som et kendetegn for varer eller tjenesteydelser, må klagers synspunkt om, at NemID skulle være et kendetegn med individualiseringsfunktion og garantifunktion (klagen side 2), afvises. Endvidere henvises til afsnit 3.3 nedenfor om de fremlagte brancheerklæringer.
I klagen (side 3) anføres med henvisning til sagens bilag 12, at NemID fremgår af selve adresselinjen i afsendte mails. Dette fremgår dog ikke af bilag 3 og er således ikke dokumenteret af klager for et for sagen relevant tidspunkt. Det bemærkes hertil, at sagens bilag 12 er dateret efter ansøgningsdatoen for mærkeindehavers registrering og derfor ikke kan indgå i vurderingen af klagers rettigheder på ansøgningstidspunktet, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.
Klagers hjemmeside
Styrelsen anfører i den påklagede afgørelse, at styrelsen alene har fundet NemID brugt som et varemærke på klagers hjemmeside, jf. afgørelsen side 8. Dette kan imidlertid ikke indgå som dokumentation for, at klager skulle være i besiddelse af ældre varemærkerettigheder, idet sådanne rettigheder som nævnt skal være stiftet forud for mærkeindehavers ansøgningsdato den 22. januar 2009, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.
De fremlagte brancheerklæringer
Generelt
Mærkeindehaver fastholder, at de brancheerklæringer, der er fremlagt som sagens bilag 20 og 21 - såvel efter deres indhold som i mangel af dokumentation for klagers påståede varemærkebrug - ikke kan stå alene. Jeg henviser til side 4 i mærkeindehavers indlæg af 14. december 2010 i indsigelsessagen.
Det anføres i klagen, side 5, at "brancheerklæringer bør tillægges en del vægt når spørgsmålet om hvorvidt et mærke er tilstrækkeligt indarbejdet skal fastlægges", og klager henviser til forskellige eksempler fra praksis. Hertil bemærkes, at de nævnte eksempler angår sager, hvor brancheerklæringer er indgået som del af det fremlagte i dokumentationsmateriale.
I sag VA 2008 02374 (Grundfos) skrev Patent- og Varemærkestyrelsen den 14. august 1999 "Selvom brancheerklæringerne vejer tungt i vurderingen af indarbejdelse ….", men andet materiale var også fremlagt.
Af afgørelsen i sag AN 2006 00021 fremgår følgende (side 3): "Til dokumentation for velkendthed er der bl.a. henvist til en bekendskabsrapport på EU-plan udarbejdet af NOP Consumer, salgstal, kataloger, en afgørelse fra OHIM's tredje appelkammer, hvori velkendtheden af TEFLON berøres samt brancheerklæringer fra Dansk Textil & Beklædning og Dansk Isenkram Forening".
I sag AN 2006 00038 indgik der så vidt ses to brancheerklæringer sammen med andet materiale. Af afgørelsen i sag AN 1999 00033 henvises (side 2) til ankenævnets kendelse 40/93, hvoraf det fremgår, at en brancheerklæring ikke kan stå alene som dokumentation for indarbejdelse.
Efter praksis skal der foretages en samlet vurdering af det indsendte materiale, herunder eventuelle brancheerklæringer og styrken af disse.
Indholdet af de fremlagte erklæringer
Erklæringen fra DI ITEK, bilag 20, bekræfter reelt ikke, at betegnelsen NemID i sig selv er indarbejdet, men indeholder en følgeslutning gående ud på, at betegnelsen "på grund af den store udbredelse af NemPost må anses for indarbejdet …". Det fremgår desuden af erklæringen, at NemID har været anvendt "som betegnelse for adressefunktionaliteten i NemPost…" (mine fremhævninger). Erklæringen vedrører således i høj grad en anden betegnelse (NemPost) end den relevante (NemID).
Der henvises til den påklagede afgørelse, side 8, hvor styrelsen udtaler:
"Sammenholdt med det øvrige materiale fremhæver erklæringen netop det faktum, at indsiger har anvendt NemPost for sit mailsystem, men ikke at NemID særskilt er indarbejdet i omsætningskredsen som varemærke." (Min fremhævning)
Erklæringen fra IT-Branchen, bilag 21, angiver, at betegnelsen NemID har været anvendt "for en række tjenesteydelser, og navnlig teknologiske tjenesteydelser i form af computer software". Angivelsen af varer/tjenesteydelser er ganske uklar, som styrelsen også påpeger i den påklagede afgørelse, side 8:
"Det er ikke klart om IT-Branchen henviser til varen "software" eller tjenesteydelsen "udvikling af software". Der er heller ikke en angivelse af, hvem IT-Branchen anser som "omsætningskredsen"."
Ved at sammenholde de to erklæringer må det konkluderes, at der er modstrid mellem angivelserne af, hvilke varer eller tjenesteydelser, klager har anvendt NemID for (henholdsvis "adressefunktionaliteten" og "en række tjenesteydelser, og navnlig..."). Denne modstrid tyder på, at omsætningskredsen ikke opfatter betegnelsen NemID som værende brugt for en bestemt type vare eller tjenesteydelse.
Bemærkningen i klagen nederst side 3 om, at NemID "opfattes af den relevante omsætningskreds som et kendetegn for NemPost-systemets sikkerhedsfunktionalitet" forekommer således at være uden støtte i de fremlagte bilag.
Også med henvisning hertil må klagers anbringende om en individualiseringsfunktion afvises, jf. punkt 3.1 ovenfor. Individualiseringsfunktionen er jo netop kendetegnet ved, at omsætningskredsen "efterspørger en bestemt type vare og ved, at de mærkede varer er af denne type", som det udtrykkes i Varemærkeret af Knud Wallberg, 4. udgave, nederst side 14.
Mærkeindehaver er enig i styrelsens vurdering af svagheden i de fremlagte brancheerklæringer, jf. den påklagede afgørelse, side 9.
Oplysninger om Assembles markedsandel, omsætning mv.
Det anføres i klagen, side 5, at klagers markedsandel for så vidt angår kommuner skulle udgøre 69,3%. Dette er udokumenteret og bestrides.
For så vidt angår oplysningerne (ligeledes side 5 i klagen) om, at 85% af klagers omsætning henføres til salg af software, der omfatter NemPost, bemærkes for det første, at det ligeledes er udokumenteret. For det andet må oplysningerne forstås sådan, at klagers produkt kaldet NemPost har udgjort en ikke nærmere angiven del af omsætningen.
Endelig for det tredje må det lægges til grund, at klager ikke har markedsført eller solgt et eneste produkt under varemærket NemID, idet betegnelsen blot indgår som en angivelse af en del af klagers produkt kaldet NemPost.
Mærkeindehaver gør som nævnt gældende, at klager ikke har dokumenteret at have stiftet varemærkeret til NemID ved brug forud for ansøgningsdatoen for mærkeindehavers registrering, jf. varemærkelovens § 3.
Allerede fordi klager ikke har dokumenteret varemærkemæssig brug, gøres det gældende, at det så meget desto mere er udelukket, at varemærket kan være indarbejdet for klager. Indarbejdelse er da heller ikke dokumenteret af klager.
Det er derfor uden betydning for afgørelsen af denne sag, om mærkeindehavers varemærke har originært særpræg i forhold til samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af registreringen, eller om der kræves indarbejdelse for at stifte varemærkeret, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.
Klagers påstand
Mærkeindehaver gør som nævnt gældende, at klager ikke har dokumenteret at have stiftet varemærkeret til NemID forud for indleveringen af mærkeindehavers ansøgning den 22. januar 2009. Allerede derfor kan klagers påstand om ophævelse ikke tages til følge.
For det tilfælde, at Ankenævnet måtte komme til et andet resultat end styrelsen med hensyn til klagers påståede varemærkeret, bemærkes, at anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, under alle omstændigheder fordrer, at der er identitet eller forvekslelighed. Heri indgår såvel mærke-lighed som vare-/tjenesteydelseslighed. Klagers påstand om ophævelse af registreringen "i det hele", som anført øverst side 1 i klagen, kan derfor utvivlsomt ikke tages til følge på grund af manglende vare-/tjeneste-ydelseslighed.
Det henstilles til Ankenævnet, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. april 2011 stadfæstes, for så vidt som den nedlagte indsigelse ikke er taget til følge.
I øvrigt henvises til, hvad mærkeindehaver tidligere har anført under indsigelsessagen…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 22. september 2011 følgende udtalelse:
”… Som svar på Ankenævnets brev af den 2. september 2011 skal styrelsen udtale følgende:
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 15. april 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Med brev af 14. oktober 2011 kommenterede klager, Assemble A/S v/Kromann Reumert Advokatfirma Styrelsens udtalelse således:
”… Patent- og Varemærkestyrelsen høringsvar af 22. september 2011 giver anledning til følgende kommentarer.
Patent- og Varemærkestyrelsen anfører, at de ikke finder at der er blevet fremlagt nye væsentlige argumenter i sagen. Dette synspunkt bestrides, da vi anser klagen af 15. juni 2011 for at indeholde mange væsentlige argumenter der bør vægte tungt i denne sag.
Særligt dokumentationen vedrørende Assembles vedvarende og landsdækkende brug af NemID mærket samt brancheerklæringerne må anses at være af stor væsentlighed, og det må bestemt anses som en fejl ikke at anlægge oplysninger som disse stor vægt i den samlede vurdering af indarbejdelsen af NemID mærket.
Det gøres derfor til stadighed gældende, at Assemble har ført tilstrækkelig bevis for, at NemID er indarbejdet som varemærke i den relevante omsætningskreds, jf. varemærkelovens § 3 stk. 1 nr.2 og § 3 stk. 3 og, at Assembles varemærkeret på baggrund af dette og efter varemærkelovens § 15 stk. 4 nr.2. er til hinder for registreringen af Nets DanID A/S og IT- og Telestyrelsens varemærke…”
Med brev af 24. oktober 2011 kommenterede indklagede, IT- og Telestyrelsen v/Bech-Bruun Advokatfirma Styrelsens udtalelse med følgende:
”… Jeg henviser til Klagenævnets brev af 23. september 2011 med Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar i ovennævnte sag. Mærkeindehaver har ingen bemærkninger til høringssvaret.
Kopi af dette brev sendes til klagers fuldmægtig, Kromann Reumert…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 12. marts 2012.