RESUMÉ:
AN 2011 00025 – VR 2010 01058 – Costa Smeralda <w> - Indsigelse – Forvekslelighed
Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 01058 Costa Smeralda <w> for de ansøgte varer i klasse 33. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers ældre varemærke Vina Esmeralda <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde afgørelsen således, at registreringen opretholdes for de registrerede varer i klasse 30 men ophæves, for så vidt angår varerne i klasse 33.
KENDELSE:
År 2012, den 16. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Jens Schovsbo)
følgende kendelse i sagen AN 2011 00025
Klage fra
Miguel Torres S.A., Spanien
v/Zacco Denmark A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 16. maj 2011 vedr. VR 2010 01058 Costa Smeralda <w>
Indehavet af:
Mahmut Baysoz
v/Erol Taskiran
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da det ikke er fundet nødvendigt med mundtlig forhandling.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet er af den opfattelse, at betegnelserne ”vinã” og ”costa” af et betydeligt udsnit af de danske forbrugere vil blive forstået som hhv. ”vin” og ”kyst”, hvorfor disse dele af de to mærker må betragtes som havende et meget begrænset særpræg. Det er derfor de to sidste dele af mærkerne, hhv. ”Esmeralda” og ”Smeralda”, der skal tillægges størst vægt ved vurderingen af forvekslingsrisikoen, og når henses til, at varefortegnelserne er identiske, finder Ankenævnet efter en helhedsvurdering, at der består en risiko for forveksling mellem klagers og indehavers mærke ved brug af disse mærker for alkoholholdige drikke, jf. VML § 15, stk. 1, nr. 2.
Herefter bestemmes:
Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af 16. maj 2011 omgøres, således at registreringen VR 2010 01058 Costa Smeralda <w> opretholdes for de af registreringen omfattede varer i klasse 30, men ophæves for så vidt angår varerne i klasse 33.
Sagens baggrund:
Den 4. januar 2010 indleverede Erol Taskiran på vegne Mahmut Baysoz ansøgning om registrering af varemærket Costa Smeralda <w> for:
Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.
Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).
Varemærket blev registreret den 3. maj 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 19. maj 2010.
Den 15. juli 2010 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af MIGUEL TORRES S.A. mod gyldigheden af det registrerede mærke COSTA SMERALDA. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsiger gjorde gældende, at indsigers mærker VIÑA ESMERALDA, CTM000462242 og VIÑA ESMERALDA, VR 1982 01211 er forvekslelige med indehavers mærke COSTA SMERALDA, VR 2010 01058. Indsiger henviste derudover også til, at indsigers mærker er velkendte. Indehavers registrering blev begrænset i en anden indsigelsesafgørelse den 10. februar 2011 til ikke længere at omfatte klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, pizzeria.
Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.
Den 16. maj 2011 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Styrelsen anførte følgende:
”… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 står der, at et varemærke er ligeledes udelukket fra registrering, hvis
1) varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé
3. Vurdering og konklusion
Indehavers mærke: COSTA SMERALDA, VR 2010 01058
Registreret for: Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.
Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).
Indsigers mærke: VIÑA ESMERALDA, CTM000462242
Registreret for: Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers).
Indsigers mærke: VIÑA ESMERALDA, VR 1982 01211
Registreret for: Klasse 33: Vin og spirituosa.
Vurdering af om indsigers mærke er velkendt:
Til dokumentation for mærkets velkendthed har indsiger indsendt en udtalelse fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD).
Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende ”In light of this material presented to us, we are of the opinion”. Udtalelsen er umiddelbart baseret på materiale som VSOD er blevet præsenteret for af indsiger. VSOD har ud fra dette materiale lavet en vurdering af mærkets velkendthed. Det virker derfor ikke til, at denne udtalelse er direkte baseret på organisationens egen kendskab til mærket. Styrelsen er ikke blevet præsenteret for det materiale, som er blevet forelagt VSOD, og har ikke haft mulighed for, at vurdere mærkets velkendhed på den baggrund. Det er derfor styrelsens vurdering, at denne udtalelse ikke kan stå alene i forhold til at dokumentere mærkets velkendthed i Danmark.
Henset til at udtalelsen fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) er det eneste materiale som styrelsen er blevet præsenteret for og at der eksempelvis ikke er dokumentation for markedsandele og omsætningens størrelse, oplysninger om markedsføringsudgifter, undersøgelser af bekendthedsgrad, annoncer, brochurer, eller fakturaer, som kan angive bekendtheden hos den danske forbruger, er det styrelsens vurdering, at mærket ikke er velkendt i Danmark jf. varemærkelovens § 15 stk. 4, nr. 1.
Da vi har vurderet, at det ikke er dokumenteret, at mærket er velkendt, er det derfor alene relevant at foretage en vurdering af om mærkerne er forvekslelige jf. varemærkelovens § 15 stk. 1, nr. 2.
Vurdering af forvekslelighed:
Der er fuldstændigt sammenfald af varer mellem VR 1982 01211 og indehavers registrering i klasse 33. Der er ikke sammenfald i forhold til indehavers registrering i klasse 30.
Indehavers mærke er et ordmærke, der består af ordene COSTA og SMERALDA, mens indsigers mærker er ordmærker består af ordene VIÑA og ESMERALDA. Ingen af ordene i indehavers mærke er således identiske med ordene i indsigers mærke.
Mærkerne indledes med de væsensforskellige ord COSTA og VIÑA. Ud over at begge ord slutter på A, er de synsmæssigt og lydligt meget forskellige. I forhold til det andet ord i mærkerne, så er indehaver ord SMERALDA fuldstændigt indeholdt i indsigers mærkers sidste ord ESMERALDA. Der er derfor både lydligt og visuelt lighed mellem de sidste to ord.
Ordet VIÑA, i indsigers mærke, vil for den danske forbruger antyde, at mærket har noget med vin at gøre, men det må antages alene, at være suggestivt og ikke direkte beskrivende. VIÑA betyder ikke vin på spansk, men vingård eller vinbjerg. Den danske forbruger kan ikke antages at kende betydningen af ordet. VIÑA mangler ikke særpræg i forhold til varen vin. Der kan derfor ikke ses bort fra mærkedelen VIÑA. Ordet COSTA, i indehavers mærke, betyder kyst og er et at de ord fra de romanske sprog som må antages, at være kendt at den gennemsnitlige danske forbruger. Der er derfor også begrebsmæssig forskel mellem COSTA i indehavers mærke og VIÑA i indsigers mærke.
Ordet ESMERALDA i indsigers mærke er et pigenavn og fremstår som sådan. Vurderingen af forvekslelighed mellem mærker, der består af navne er anderledes, idet der skal være en højere grad af syns- og lydmæssig lighed mellem mærkerne, for at disse findes ligner hinanden. Det antages således, at der skal mere til, førend forbrugerne tager fejl af mærker, der består af to forskellige navne. Dette skyldes, at personnavne som udgangspunkt anses for at have en forholdsvis snæver beskyttelse. Der er som ovenfor nævnt store lydlige og visuelle ligheder mellem ESMERALDA og SMERALDA. Denne lighed modarbejdes dog af, at ESMERALDA er et pigenavn, der som nævnt kræver en høj grad af lighed mellem mærkerne.
Ud fra en helhedsvurdering af mærket COSTA SMERALDA versus mærkerne VIÑA ESMERALDA er det styrelsens vurdering, at mærker ikke ligner hinanden. Således indledes mærkerne af to visuelt, lydligt og begrebsmæssigt helt forskellige ord. Da indsigers mærke derudover slutter med et pigenavn, der ikke er identisk med indehavers mærkes sidste ord er det styrelsens vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden.
Da mærkerne ikke ligner hinanden i tilstrækkelig grad, er der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.
Vi tager dermed ikke indsigelsen til følge, og registreringen er forsat gyldig.
Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”
Denne afgørelse blev med brev af 8. juli 2011 fra klager, Miguel Torres S.A. v/Zacco Denmark A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:
”… Hermed skal vi på vegne klageren, Miguel Torres S.A. i medfør af Varemærkelovens § 46 anke den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 16. maj 2011 trufne afgørelse i sag VR 2010 01058 COSTA SMERALDA og i den forbindelse nedlægge følgende
PÅSTAND:
Den den 16. maj 2011 trufne afgørelse i VR 2010 01058 ændres således, at kendetegnet COSTA ESMERALDA <ormærke> nægtes godkendt til endelig registrering for følgende varer i klasse 33: ”Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)”.
SAGSFREMSTILLING:
Indledningsvis skal klageren anføre, at der er tale om en direkte fejl, når Styrelsen i sin afgørelse slet ikke tager hensyn til at klagerens mærke er stærkt indarbejdet, hvilket klageren gør gældende bør have afgørende indflydelse på den samlede forvekslingsvurdering, særligt også fordi der er tale om de identiske varer.
Som dokumentation for at mærket VINA ESMERALDA er stærkt indarbejdet i Danmark for vin fremlægges:
Bilag 1: Salgstal fra 1995 til og med 2010 i form af fakturaer sendt til klageren danske
agent Bacardi-Martini Danmark A/S (1995 til 2007), COOP Danmark A/S
(2008 og Hans Just A/S (2008 og frem)
Bilag 2: Brancheerklæring fra VSOD vedrørende varemærket VINA ESMERALDA
dateret den 24. september 2010. Såfremt Ankenævnet ønsker en dansk
oversættelse af undersøgelsen, bedes man venligst meddele os dette.
Ved brev dateret den 15. juli 2010 indgav klageren formel indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 01058 <ordmærke>, således at mærket skulle udslettes for alle varer vedrørende klasse 33, jf. bilag 3.
Ved brev af 24. september 2010 fremkom klageren med yderligere argumenter, jf. bilag 4.
Indklagede har ikke på noget tidspunkt udtalt sig i sagen.
På dette grundlag traf Styrelsen afgørelse i sagen den 16. maj 2011, jf. bilag 5.
ANBRINGENDER:
Til støtte for klagerens påstand gøres det gældende
at varemærket VINA ESMERALDA <ordmærke> gennem mere end 40 års brug
for vin i Danmark fremstår stærkt indarbejdet,
at klagerens rettigheder til varemærket VINA ESMERALDA som følge af denne
indarbejdelse nyder en bredere beskyttelse, særligt når der er tale om de
identiske varer, således at der ikke skal stilles de samme rigoristiske krav til
mærkeligheden, jf. det bærende princip i EF-domstolens afgørelse i Sag C-
342/97, Lloyd/Klijsen.
at der samlet foreligger risiko for forveksling mellem klagerens rettigheder til VINA ESMERALDA <ordmærke> og indklagedes kendetegn COSTA SMERALDA <ordmærke>, idet det dominerende ordelement i begge mærker er henholdsvis ESMERALDA og SMERALDA, som både lydligt, visuelt og konceptuelt er forvekslelige, idet der skal tages hensyn til den særlige distinktivitet som varemærket VINA ESMERALDA besidder, som følge af den stærke indarbejdelse gennem 40 års brug i Danmark for vin – dette forøger risikoen for at der kan ske risiko for forveksling, herunder at det kan antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, herunder at indklagedes mærke COSTA SMERALDA er en variant af klagers vin produkter, jf. princippet fra EF-domstolens afgørelse i sag C-251/95 Sabel/Puma, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.
Klageren ønsker at fremkomme med yderligere bevisligheder i sagen til dokumentation for den stærke indarbejdelse af varemærket VINA ESMERALDA i Danmark, hvorfor man ønsker fastsat en frist til at fremskaffe dette.
Derudover ønsker klageren at få lejlighed til at fremkomme med yderligere anbringender i den forbindelse, samt ønsker tillige mulighed for at udtale sig, såfremt et indlæg fra indklagede eller dennes fuldmægtig måtte give anledning hertil.
Der ønskes mundtlig forhandling i sagen, hvor undertegnede Christian L. Bardenfleth vil give møde for indsiger. Indlægget kan forventes af tage 20 minutter…”
Med brev af 1. september 2011 fremsendte klager, Miguel Torres S.A. v/Zacco Denmark A/S følgende uddybet klagebegrundelse:
”… Vi henviser til Ankenævnets skrivelse af 15. august 2011 og skal hermed vende tilbage til sagen.
Til yderligere støtte for sagen, herunder for de anbringender, der er gjort gældende i vores anke, skal vi hermed fremlægge følgende dokumentation for brug og indarbejdelse af varemærket VINA ESMERALDA i Danmark:
Bilag 6 – Brev fra SuperBest amba af 17. august 2011, hvori bekræftes at VINA ESMERALDA markedsføres ca. 4 gange årligt i tilbudsavisen og at vinen er en fast del af markedssortimentet igennem en årrække. Tilbudsavisen udkommer i omtrent 1 million eksemplarer hver gang den udsendes på landsplan.
Bilag 7 – Tilbudsavis fra SuperBest gældende fra 27.03.2011 til 02.04.2011. Der vedlæges forside samt side hvor markedsføringen af VINA ESMERALDA fremgår som et eksempel på markedsføringen af varemærket.
Bilag 8 – Print fra www.superbest.dk fra 29.08.2001, hvoraf fremgår, at SuperBest har cirka 200 butikker fordelt over hele landet.
Bilag 9 – Brev fra Coop Danmark A/S af 19. august 2011, hvori bekræftes, at VINA ESMERALDA er en del af Kvickly, SuperBrugsen og Coop C sortiment og markedsføres cirka 6 - 8 gange årligt i deres respektive tilbudsaviser. Vinen har været en fast del af markedssortimentet igennem en årrække. Tilbudsaviserne udkommer i omtrent 1,2 millioner eksemplarer hver gang de udsendes på landsplan.
Bilag 10 – Tilbudsavis fra Kvickly gældende fra 31.07.20011 til 06.08.2011. Der vedlægges forside samt samt side hvor markedsføringen af VINA ESMERALDA fremgår som et eksempel på markedsføringen af varemærket.
Bilag 11 – Print fra www.kvickly.dk fra 29.08.2011. På kortet kan ses, hvor mange steder i Danmark et Kvickly varehus forefindes.
Bilag 12 – Tilbudsavis fra SuperBrugsen gældende fra 26.04.2011 til 01.05.2011. Der vedlægges forside samt side, hvor markedsføringen af VINA ESMERALDA fremgår som et eksempel på markedsføringen af varemærket.
Bilag 13 – Print fra www.superbrugsen.dk fra 29.08.2011, hvoraf fremgår, at der findes cirka 270 SuperBrugsen butikker i Danmark.
Vi skal fortsat forbeholde os at fremkomme med yderligere dokumentation for indarbejdelse, samt nye beviser og anbringender i øvrigt, såfremt et indlæg fra Mahmut Baysoz giver anledning hertil.
Der ønskes fortsat mundtlig forhandling i sagen…”
Indklagede har ikke kommenteret klagen.
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 16. november 2011 følgende udtalelse:
”… Under henvisning til Ankenævnets brev af den 3. november 2011 skal styrelsen udtale følgende:
Klager har henvist til, at klagers mærke er ”stærkt indarbejdet”, og at styrelsen burde have taget hensyn hertil ved afgørelsen af den 16. maj 2011. Klager har i den forbindelse forelagt Ankenævnet yderligere materiale til dokumentation for påstanden om, at klagers mærke VINÃ ESMERALDA er indarbejdet i form af fakturaer for perioden 1995 til 2010.
Det skal indledningsvist hertil bemærkes, at der i forbindelse med styrelsens behandling af indsigelsen alene var fremlagt en brancheerklæring fra brancheforeningen Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) til dokumentation for mærkets indarbejdelse og velkendthed. Styrelsen anførte på denne baggrund bl.a. følgende i indsigelsesafgørelsen:
”Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende ”In light of this material presented to us, we are of the opinion”. Udtalelsen er umiddelbart baseret på materiale som VSOD er blevet præsenteret for af indsiger. VSOD har ud fra dette materiale lavet en vurdering af mærkets velkendthed. Det virker derfor ikke til, at denne udtalelse er direkte baseret på organisationens egen kendskab til mærket. Styrelsen er ikke blevet præsenteret for det materiale, som er blevet forelagt VSOD, og har ikke haft mulighed for, at vurdere mærkets velkendhed på den baggrund. Det er derfor styrelsens vurdering, at denne udtalelse ikke kan stå alene i forhold til at dokumentere mærkets velkendthed i Danmark.”
Styrelsen skal fastholde, at dette er en korrekt vurdering af det for styrelsen forelagte materiale til dokumentation for klagers mærkes indarbejdelse og velkendthed.
Det nu for Ankenævnet forelagte materiale viser et salg af varen ”hvidvin” betegnet ”Torres Vinã Esmeralda”, ”Torres Vinã Esmeralda (SCR)” eller ”Torres Vinã Esmeralda Screwcap”. Styrelsen har sammenholdt det dermed oplyste salg af den nævnte vin med oplysningerne i Danmarks Statistiks Statistikbank om salg af vin i Danmark i samme periode. Klagers andel heraf kan opgøres som følger:
|
Årstal |
Antal flasker (0,75 l) |
Antal liter |
Danmarks Statistik: Salg af vin i liter pr. år |
%-mæssig andel af klagers salg af vin af samlet salg i Danmark |
|
1995 |
1.200 |
900 |
144.308.000 |
0,000006% |
|
1996 |
8.400 |
6.300 |
149.056.000 |
0,00423% |
|
1997 |
7.800 |
5.850 |
154.935.000 |
0,00378% |
|
1998 |
6.600 |
4.950 |
154.113.000 |
0,00321% |
|
1999 |
9.000 |
6.750 |
158.841.000 |
0,00425% |
|
2000 |
41.520 |
31.140 |
165.033.000 |
0,01887% |
|
2001 |
47.100 |
35.325 |
167.999.000 |
0,02103% |
|
2002 |
49.140 |
36.855 |
162.726.000 |
0,02265% |
|
2003 |
50.400 |
37.800 |
164.393.000 |
0,02299% |
|
2004 |
32.760 |
24.570 |
159.134.000 |
0,01544% |
|
2005 |
37.170 |
27.877,50 |
164.442.000 |
0,01695% |
|
2006 |
44.916 |
33.687 |
162.426.000 |
0,02074% |
|
2007 |
45.360 |
34.020 |
167.662.000 |
0,02029% |
|
2008 |
49.680 |
37.260 |
173.798.000 |
0,02144% |
|
2009 |
36.570 |
27.427,50 |
175.097.000 |
0,01566% |
|
2010 |
22.728 |
17.046 |
177.525.000 |
0,00960% |
Som det fremgår heraf, udgør klagers salg af vinen ”Torres Vinã Esmeralda” en yderst begrænset andel af det samlede salg af vin i Danmark, hvorfor oplysningerne om salg ikke i sig selv kan føre til en konklusion om, at klagers mærke VINÃ ESMERALDA må anses for indarbejdet eller velkendt. Tværtimod vidner disse tal om, at der alene er sket et begrænset salg af denne vin i perioden.
Selvom en vare – hvorpå et varemærke er anvendt – kun sælges i begrænset antal, kan et sådant varemærke under særlige omstændigheder alligevel anses for indarbejdet eller velkendt på trods af det begrænsede salg. Sådanne særlige omstændigheder kan være til stede, hvis det dokumenteres, at der er sket en betydelig markedsføring eller at den pågældende vare er særligt eksklusiv, f.eks. fordi varen er kendt for en særlig kvalitet, er sjælden og eftertragtet, eller udgør en specialitet, der alene anvendes i begrænset omfang af en specialiseret omsætningskreds. I sådanne situationer vil den relevante omsætningskreds typisk også være begrænset, og vil ofte have et forholdsvist indgående kendskab til det pågældende brancheområde.
I nærværende sag er varen imidlertid en almindelig forbrugsvare, nemlig bordvin. Det er i den forbindelse ikke dokumenteret, at klager har indarbejdet mærket gennem en betydelig markedsføring, eller at klagers vin har en sådan særlig kvalitet eller eksklusivitet, der kan begrunde, at omsætningskredsen – trods et yderst begrænset salg – tillægger vinen et særligt omdømme.
Som anført i styrelsens afgørelse af den 16. maj 2011, så udgør brancheerklæringen ikke en sådan oplysning, der i sig selv bør føre til, at klagers mærke skal anses for indarbejdet. Således er brancheerklæringen tilsyneladende alene baseret på de oplysninger, der også nu er forelagt Ankenævnet, nemlig de fremlagte fakturaer, og er således ikke baseret på brancheforeningens kendskab til varemærkets omdømme eller lignende i den pågældende branche.
Det er følgelig styrelsens opfattelse, at en konklusion om, at klagers mærke skal anses for indarbejdet eller velkendt – uden andre oplysninger end de forelagte fakturaer – ville føre til, at stort set alle varemærker anvendt for vin i Danmark på tilsvarende vis skulle anses for indarbejdet og velkendt, blot der dokumenteres et forholdsvis begrænset salg af den pågældende vin over en længere periode.
Det er derfor fortsat styrelsens opfattelse, at klager ikke har dokumenteret, at klagers varemærke VINÃ ESMERALDA er indarbejdet eller velkendt, og at der følgelig heller ikke skal lægges vægt herpå ved vurderingen af risikoen for forveksling mellem de to mærker.
Med hensyn til styrelsens vurdering af, om der består en risiko for forveksling mellem de to mærker COSTA SMERALDA og VINÃ ESMERALDA, når disse anvendes for vin, skal endvidere bemærkes, at disse to mærker efter styrelsens opfattelse adskiller sig tilstrækkeligt fra hinanden til, at der ikke består en sådan risiko.
Styrelsen har i afgørelsen af den 16. maj 2011 lagt særlig vægt på, at mærkerne indledes af de to vidt forskellige ord VINÃ og COSTA, der såvel synsmæssigt og begrebsmæssigt er meget forskellige, idet ordet VINÃ betyder ”vingård” eller ”vinbjerg”, hvorimod COSTA betyder ”kyst”. Derudover er lagt vægt på, at ordet ESMERALDA af en dansk forbruger vil blive opfattet som et pigenavn.
Styrelsen skal hertil supplerende bemærke, at betegnelsen ”Costa Smeralda” formentlig af forholdsvis mange danskere vil blive genkendt som en betegnelse for et område på det nordøstlige Sardinien, der er kendt for at være et eksklusivt ferieområde. At betegnelsen for dette ferieområde også er kendt i Danmark kan ses af, at en søgning på søgemaskinen Google på søgestrengen >>FERIE ”COSTA SMERALDA”<<, med en begrænsning på søgningen til sider på dansk, giver 129.000 hits. Udskrift fra Google med oversigt over de første 100 hits vedlægges som bilag A.
Det skal dog endvidere bemærkes, at det spanske ord ”esmeralda” betyder ”smaragd” og betegnelsen ”Costa Smeralda”, der er italiensk, kan oversættes til ”smaragd-kysten”. Selvom mærkerne således på spansk og italiensk har visse begrebsmæssige ligheder, så er styrelsen fortsat af den opfattelse, at mærkedelen ESMERALDA i Danmark snarere vil blive opfattet som et pigenavn frem for det spanske ord for ”smaragd”, og at den spanske betydning af ordet ikke er almindeligt kendt i Danmark. tilsvarende finder styrelsen, at det italienske ord ”smeralda” heller ikke kan anses for almindeligt kendt i Danmark, men at der derimod er et vist kendskab til ”Costa Smeralda” i dets egenskab som stedbetegnelse.
At mærkedelen ESMERALDA i klagers mærke i Danmark opfattes som et pigenavn har efter styrelsens opfattelse en ikke-ubetydelig indflydelse på vurderingen af den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne, hvilken vurdering i nærværende sag tillige påvirkes af, at det angrebne mærke COSTA SMERALDA tillige har et begrebsmæssigt indhold. De to mærker har således et markant forskelligt begrebsmæssigt indhold, idet det angrebne mærke henviser til den nævnte kyststrækning på Sardinien og klagers mærke betyder ”vingården Esmeralda”.
Styrelsen skal følgelig med disse yderligere bemærkninger fastholde afgørelsen af den 16. maj 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Med brev af 16. december 2011 kommenterede klager, Miguel Torres S.A. v/Zacco Denmark A/S Styrelsens udtalelse med følgende:
”… Vi skal hermed fremkomme med følgende kommentarer til Styrelsens høringssvar dateret den 16. november 2011.
Det skal præciseres, at klager alene gør gældende, at varemærket VINÃ ESMERALDA er stærkt indarbejdet i Danmark, hvorfor der i sagen ikke skal tages stilling til, hvorvidt mærket er velkendt.
Det er ikke korrekt, når Styrelsen i deres høringssvar angiver, at den i sagen fremlagte brancheerklæring ikke direkte kan anvendes som et udtryk for, at klagers rettigheder til varemærket VINÃ ESMELRALDA er stærkt indarbejdet.
Netop fra selve ordlyden i erklæringen fremgår det, at man selv erklærer at være bekendt med, at klager har solgt og markedsført vin i Danmark under varemærket VINÃ ESMERALDA siden 1979, hvorfor dette forhold – sammenholdt med dokumentationen for de faktuelle salgstal i årene 1995 og frem til 2010 – giver VSOD anledning til at kunne erklære, at mærket VINÃ ESMERALDA ikke bare er stærkt indarbejdet men også velkendt i Danmark blandt de danske forbrugere.
Det siger sig selv, at VSOD ikke ville underskrive en sådan erklæring, såfremt man ikke selv havde en mening om dette, hvorfor Styrelsens (indskrænkende) fortolkning af, hvad VSOD har erklæret ved afgivelse af denne brancheerklæring er forkert.
Når dette er sagt, så må Ankenævnet tillige lægge vægt på den meget brede og landsdækkende markedsføring som varemærket VINÃ ESMERALDA er udsat for jf. bilag 6 til 13, som uanset at selve salgstallene for perioden 1995 til 2010 ikke i sig selv er høje giver en eksponering overfor den almindelige forbruger, som netop bevirker, at forbrugerne genkender mærket VINÃ ESMERALDA både når de ser mærket i tilbudsaviserne, samt ude i butikkerne.
Det forhold, at mærket VINÃ ESMERALDA har været på markedet i mere end 40 år taler tillige for, at mærket er stærkt indarbejdet. Der findes ikke ret mange mærker, som holder sig på markedet i så mange år og slet ikke inden for vinbranchen.
For så vidt angår risikoen for forveksling, er klager ej heller enig med Styrelsen. Der skal henvises til indholdet af anken, idet vi skal gentage, at mærkelighedsvurderingen skal foretages mellem ESMERALDA overfor SMERALDA.
De danske forbrugere vil tro, at VINÃ betyder vin, hvorfor det vil fremstå fuldstændigt uden særpræg i forhold til ESMERALDA. Ligeså vil de danske forbrugere forstå og opfatte COSTA som kyst og dermed tillige som svagt og uden særpræg i forhold til SMERALDA.
Kun meget få vil opfatte COSTA SMERALDA som en stedbetegnelse i Spanien, men vil naturligt huske, at vinen hedder noget med SMERALDA, som er den særprægede og dominerende ordbestanddel af indklagedes mærke.
Efter klagers opfattelse er ESMERALDS og SMERALDA både lydligt, visuelt og begrebsmæssigt fuldstændigt identiske, hvorfor ankenævnet må giver klager medhold, da der jo tilmed er tale om de identiske varer, som jo efter den såkaldte produktregel bevirker, at der ikke skal stilles de samme rigoristiske krav til mærkeligheden, som havde varerne f.eks. været ligeartede.
Eftersom Styrelsen fortolker den i sagen fremlagte brancheerklæring indskrænkende, herunder at man i sin afgørelse fra 16. maj 2011 slet ikke lagde vægt på klagerens argumenter om indarbejdelse, skal klageren genfremsætte sin anmodning om mundtlig forhandling i sagen…”
Indklagede har fortsat ikke ytret sig i sagen.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 16. februar 2012.
RESUMÉ:
AN 2011 00025 – VR 2010 01058 – Costa Smeralda <w> - Indsigelse – Forvekslelighed
Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 01058 Costa Smeralda <w> for de ansøgte varer i klasse 33. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers ældre varemærke Vina Esmeralda <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde afgørelsen således, at registreringen opretholdes for de registrerede varer i klasse 30 men ophæves, for så vidt angår varerne i klasse 33.
KENDELSE:
År 2012, den 16. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Jens Schovsbo)
Miguel Torres S.A., Spanien
v/Zacco Denmark A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 16. maj 2011 vedr. VR 2010 01058 Costa Smeralda <w>
Indehavet af:
Mahmut Baysoz
v/Erol Taskiran
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da det ikke er fundet nødvendigt med mundtlig forhandling.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet er af den opfattelse, at betegnelserne ”vinã” og ”costa” af et betydeligt udsnit af de danske forbrugere vil blive forstået som hhv. ”vin” og ”kyst”, hvorfor disse dele af de to mærker må betragtes som havende et meget begrænset særpræg. Det er derfor de to sidste dele af mærkerne, hhv. ”Esmeralda” og ”Smeralda”, der skal tillægges størst vægt ved vurderingen af forvekslingsrisikoen, og når henses til, at varefortegnelserne er identiske, finder Ankenævnet efter en helhedsvurdering, at der består en risiko for forveksling mellem klagers og indehavers mærke ved brug af disse mærker for alkoholholdige drikke, jf. VML § 15, stk. 1, nr. 2.
Herefter bestemmes:
Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af 16. maj 2011 omgøres, således at registreringen VR 2010 01058 Costa Smeralda <w> opretholdes for de af registreringen omfattede varer i klasse 30, men ophæves for så vidt angår varerne i klasse 33.
Sagens baggrund:
Den 4. januar 2010 indleverede Erol Taskiran på vegne Mahmut Baysoz ansøgning om registrering af varemærket Costa Smeralda <w> for:
Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.
Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).
Varemærket blev registreret den 3. maj 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 19. maj 2010.
Den 15. juli 2010 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af MIGUEL TORRES S.A. mod gyldigheden af det registrerede mærke COSTA SMERALDA. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsiger gjorde gældende, at indsigers mærker VIÑA ESMERALDA, CTM000462242 og VIÑA ESMERALDA, VR 1982 01211 er forvekslelige med indehavers mærke COSTA SMERALDA, VR 2010 01058. Indsiger henviste derudover også til, at indsigers mærker er velkendte. Indehavers registrering blev begrænset i en anden indsigelsesafgørelse den 10. februar 2011 til ikke længere at omfatte klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, pizzeria.
Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.
Den 16. maj 2011 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Styrelsen anførte følgende:
”… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 står der, at et varemærke er ligeledes udelukket fra registrering, hvis
1) varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé
3. Vurdering og konklusion
Indehavers mærke: COSTA SMERALDA, VR 2010 01058
Registreret for: Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.
Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).
Indsigers mærke: VIÑA ESMERALDA, CTM000462242
Registreret for: Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers).
Indsigers mærke: VIÑA ESMERALDA, VR 1982 01211
Registreret for: Klasse 33: Vin og spirituosa.
Vurdering af om indsigers mærke er velkendt:
Til dokumentation for mærkets velkendthed har indsiger indsendt en udtalelse fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD).
Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende ”In light of this material presented to us, we are of the opinion”. Udtalelsen er umiddelbart baseret på materiale som VSOD er blevet præsenteret for af indsiger. VSOD har ud fra dette materiale lavet en vurdering af mærkets velkendthed. Det virker derfor ikke til, at denne udtalelse er direkte baseret på organisationens egen kendskab til mærket. Styrelsen er ikke blevet præsenteret for det materiale, som er blevet forelagt VSOD, og har ikke haft mulighed for, at vurdere mærkets velkendhed på den baggrund. Det er derfor styrelsens vurdering, at denne udtalelse ikke kan stå alene i forhold til at dokumentere mærkets velkendthed i Danmark.
Henset til at udtalelsen fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) er det eneste materiale som styrelsen er blevet præsenteret for og at der eksempelvis ikke er dokumentation for markedsandele og omsætningens størrelse, oplysninger om markedsføringsudgifter, undersøgelser af bekendthedsgrad, annoncer, brochurer, eller fakturaer, som kan angive bekendtheden hos den danske forbruger, er det styrelsens vurdering, at mærket ikke er velkendt i Danmark jf. varemærkelovens § 15 stk. 4, nr. 1.
Da vi har vurderet, at det ikke er dokumenteret, at mærket er velkendt, er det derfor alene relevant at foretage en vurdering af om mærkerne er forvekslelige jf. varemærkelovens § 15 stk. 1, nr. 2.
Vurdering af forvekslelighed:
Der er fuldstændigt sammenfald af varer mellem VR 1982 01211 og indehavers registrering i klasse 33. Der er ikke sammenfald i forhold til indehavers registrering i klasse 30.
Indehavers mærke er et ordmærke, der består af ordene COSTA og SMERALDA, mens indsigers mærker er ordmærker består af ordene VIÑA og ESMERALDA. Ingen af ordene i indehavers mærke er således identiske med ordene i indsigers mærke.
Mærkerne indledes med de væsensforskellige ord COSTA og VIÑA. Ud over at begge ord slutter på A, er de synsmæssigt og lydligt meget forskellige. I forhold til det andet ord i mærkerne, så er indehaver ord SMERALDA fuldstændigt indeholdt i indsigers mærkers sidste ord ESMERALDA. Der er derfor både lydligt og visuelt lighed mellem de sidste to ord.
Ordet VIÑA, i indsigers mærke, vil for den danske forbruger antyde, at mærket har noget med vin at gøre, men det må antages alene, at være suggestivt og ikke direkte beskrivende. VIÑA betyder ikke vin på spansk, men vingård eller vinbjerg. Den danske forbruger kan ikke antages at kende betydningen af ordet. VIÑA mangler ikke særpræg i forhold til varen vin. Der kan derfor ikke ses bort fra mærkedelen VIÑA. Ordet COSTA, i indehavers mærke, betyder kyst og er et at de ord fra de romanske sprog som må antages, at være kendt at den gennemsnitlige danske forbruger. Der er derfor også begrebsmæssig forskel mellem COSTA i indehavers mærke og VIÑA i indsigers mærke.
Ordet ESMERALDA i indsigers mærke er et pigenavn og fremstår som sådan. Vurderingen af forvekslelighed mellem mærker, der består af navne er anderledes, idet der skal være en højere grad af syns- og lydmæssig lighed mellem mærkerne, for at disse findes ligner hinanden. Det antages således, at der skal mere til, førend forbrugerne tager fejl af mærker, der består af to forskellige navne. Dette skyldes, at personnavne som udgangspunkt anses for at have en forholdsvis snæver beskyttelse. Der er som ovenfor nævnt store lydlige og visuelle ligheder mellem ESMERALDA og SMERALDA. Denne lighed modarbejdes dog af, at ESMERALDA er et pigenavn, der som nævnt kræver en høj grad af lighed mellem mærkerne.
Ud fra en helhedsvurdering af mærket COSTA SMERALDA versus mærkerne VIÑA ESMERALDA er det styrelsens vurdering, at mærker ikke ligner hinanden. Således indledes mærkerne af to visuelt, lydligt og begrebsmæssigt helt forskellige ord. Da indsigers mærke derudover slutter med et pigenavn, der ikke er identisk med indehavers mærkes sidste ord er det styrelsens vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden.
Da mærkerne ikke ligner hinanden i tilstrækkelig grad, er der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.
Vi tager dermed ikke indsigelsen til følge, og registreringen er forsat gyldig.
Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”
Denne afgørelse blev med brev af 8. juli 2011 fra klager, Miguel Torres S.A. v/Zacco Denmark A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:
”… Hermed skal vi på vegne klageren, Miguel Torres S.A. i medfør af Varemærkelovens § 46 anke den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 16. maj 2011 trufne afgørelse i sag VR 2010 01058 COSTA SMERALDA og i den forbindelse nedlægge følgende
PÅSTAND:
Den den 16. maj 2011 trufne afgørelse i VR 2010 01058 ændres således, at kendetegnet COSTA ESMERALDA <ormærke> nægtes godkendt til endelig registrering for følgende varer i klasse 33: ”Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)”.
SAGSFREMSTILLING:
Indledningsvis skal klageren anføre, at der er tale om en direkte fejl, når Styrelsen i sin afgørelse slet ikke tager hensyn til at klagerens mærke er stærkt indarbejdet, hvilket klageren gør gældende bør have afgørende indflydelse på den samlede forvekslingsvurdering, særligt også fordi der er tale om de identiske varer.
Som dokumentation for at mærket VINA ESMERALDA er stærkt indarbejdet i Danmark for vin fremlægges:
Bilag 1: Salgstal fra 1995 til og med 2010 i form af fakturaer sendt til klageren danske
agent Bacardi-Martini Danmark A/S (1995 til 2007), COOP Danmark A/S
(2008 og Hans Just A/S (2008 og frem)
Bilag 2: Brancheerklæring fra VSOD vedrørende varemærket VINA ESMERALDA
dateret den 24. september 2010. Såfremt Ankenævnet ønsker en dansk
oversættelse af undersøgelsen, bedes man venligst meddele os dette.
Ved brev dateret den 15. juli 2010 indgav klageren formel indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 01058 <ordmærke>, således at mærket skulle udslettes for alle varer vedrørende klasse 33, jf. bilag 3.
Ved brev af 24. september 2010 fremkom klageren med yderligere argumenter, jf. bilag 4.
Indklagede har ikke på noget tidspunkt udtalt sig i sagen.
På dette grundlag traf Styrelsen afgørelse i sagen den 16. maj 2011, jf. bilag 5.
ANBRINGENDER:
Til støtte for klagerens påstand gøres det gældende
at varemærket VINA ESMERALDA <ordmærke> gennem mere end 40 års brug
for vin i Danmark fremstår stærkt indarbejdet,
at klagerens rettigheder til varemærket VINA ESMERALDA som følge af denne
indarbejdelse nyder en bredere beskyttelse, særligt når der er tale om de
identiske varer, således at der ikke skal stilles de samme rigoristiske krav til
mærkeligheden, jf. det bærende princip i EF-domstolens afgørelse i Sag C-
342/97, Lloyd/Klijsen.
at der samlet foreligger risiko for forveksling mellem klagerens rettigheder til VINA ESMERALDA <ordmærke> og indklagedes kendetegn COSTA SMERALDA <ordmærke>, idet det dominerende ordelement i begge mærker er henholdsvis ESMERALDA og SMERALDA, som både lydligt, visuelt og konceptuelt er forvekslelige, idet der skal tages hensyn til den særlige distinktivitet som varemærket VINA ESMERALDA besidder, som følge af den stærke indarbejdelse gennem 40 års brug i Danmark for vin – dette forøger risikoen for at der kan ske risiko for forveksling, herunder at det kan antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, herunder at indklagedes mærke COSTA SMERALDA er en variant af klagers vin produkter, jf. princippet fra EF-domstolens afgørelse i sag C-251/95 Sabel/Puma, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.
Klageren ønsker at fremkomme med yderligere bevisligheder i sagen til dokumentation for den stærke indarbejdelse af varemærket VINA ESMERALDA i Danmark, hvorfor man ønsker fastsat en frist til at fremskaffe dette.
Derudover ønsker klageren at få lejlighed til at fremkomme med yderligere anbringender i den forbindelse, samt ønsker tillige mulighed for at udtale sig, såfremt et indlæg fra indklagede eller dennes fuldmægtig måtte give anledning hertil.
Der ønskes mundtlig forhandling i sagen, hvor undertegnede Christian L. Bardenfleth vil give møde for indsiger. Indlægget kan forventes af tage 20 minutter…”
Med brev af 1. september 2011 fremsendte klager, Miguel Torres S.A. v/Zacco Denmark A/S følgende uddybet klagebegrundelse:
”… Vi henviser til Ankenævnets skrivelse af 15. august 2011 og skal hermed vende tilbage til sagen.
Til yderligere støtte for sagen, herunder for de anbringender, der er gjort gældende i vores anke, skal vi hermed fremlægge følgende dokumentation for brug og indarbejdelse af varemærket VINA ESMERALDA i Danmark:
Bilag 6 – Brev fra SuperBest amba af 17. august 2011, hvori bekræftes at VINA ESMERALDA markedsføres ca. 4 gange årligt i tilbudsavisen og at vinen er en fast del af markedssortimentet igennem en årrække. Tilbudsavisen udkommer i omtrent 1 million eksemplarer hver gang den udsendes på landsplan.
Bilag 7 – Tilbudsavis fra SuperBest gældende fra 27.03.2011 til 02.04.2011. Der vedlæges forside samt side hvor markedsføringen af VINA ESMERALDA fremgår som et eksempel på markedsføringen af varemærket.
Bilag 8 – Print fra www.superbest.dk fra 29.08.2001, hvoraf fremgår, at SuperBest har cirka 200 butikker fordelt over hele landet.
Bilag 9 – Brev fra Coop Danmark A/S af 19. august 2011, hvori bekræftes, at VINA ESMERALDA er en del af Kvickly, SuperBrugsen og Coop C sortiment og markedsføres cirka 6 - 8 gange årligt i deres respektive tilbudsaviser. Vinen har været en fast del af markedssortimentet igennem en årrække. Tilbudsaviserne udkommer i omtrent 1,2 millioner eksemplarer hver gang de udsendes på landsplan.
Bilag 10 – Tilbudsavis fra Kvickly gældende fra 31.07.20011 til 06.08.2011. Der vedlægges forside samt samt side hvor markedsføringen af VINA ESMERALDA fremgår som et eksempel på markedsføringen af varemærket.
Bilag 11 – Print fra www.kvickly.dk fra 29.08.2011. På kortet kan ses, hvor mange steder i Danmark et Kvickly varehus forefindes.
Bilag 12 – Tilbudsavis fra SuperBrugsen gældende fra 26.04.2011 til 01.05.2011. Der vedlægges forside samt side, hvor markedsføringen af VINA ESMERALDA fremgår som et eksempel på markedsføringen af varemærket.
Bilag 13 – Print fra www.superbrugsen.dk fra 29.08.2011, hvoraf fremgår, at der findes cirka 270 SuperBrugsen butikker i Danmark.
Vi skal fortsat forbeholde os at fremkomme med yderligere dokumentation for indarbejdelse, samt nye beviser og anbringender i øvrigt, såfremt et indlæg fra Mahmut Baysoz giver anledning hertil.
Der ønskes fortsat mundtlig forhandling i sagen…”
Indklagede har ikke kommenteret klagen.
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 16. november 2011 følgende udtalelse:
”… Under henvisning til Ankenævnets brev af den 3. november 2011 skal styrelsen udtale følgende:
Klager har henvist til, at klagers mærke er ”stærkt indarbejdet”, og at styrelsen burde have taget hensyn hertil ved afgørelsen af den 16. maj 2011. Klager har i den forbindelse forelagt Ankenævnet yderligere materiale til dokumentation for påstanden om, at klagers mærke VINÃ ESMERALDA er indarbejdet i form af fakturaer for perioden 1995 til 2010.
Det skal indledningsvist hertil bemærkes, at der i forbindelse med styrelsens behandling af indsigelsen alene var fremlagt en brancheerklæring fra brancheforeningen Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) til dokumentation for mærkets indarbejdelse og velkendthed. Styrelsen anførte på denne baggrund bl.a. følgende i indsigelsesafgørelsen:
”Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende ”In light of this material presented to us, we are of the opinion”. Udtalelsen er umiddelbart baseret på materiale som VSOD er blevet præsenteret for af indsiger. VSOD har ud fra dette materiale lavet en vurdering af mærkets velkendthed. Det virker derfor ikke til, at denne udtalelse er direkte baseret på organisationens egen kendskab til mærket. Styrelsen er ikke blevet præsenteret for det materiale, som er blevet forelagt VSOD, og har ikke haft mulighed for, at vurdere mærkets velkendhed på den baggrund. Det er derfor styrelsens vurdering, at denne udtalelse ikke kan stå alene i forhold til at dokumentere mærkets velkendthed i Danmark.”
Styrelsen skal fastholde, at dette er en korrekt vurdering af det for styrelsen forelagte materiale til dokumentation for klagers mærkes indarbejdelse og velkendthed.
Det nu for Ankenævnet forelagte materiale viser et salg af varen ”hvidvin” betegnet ”Torres Vinã Esmeralda”, ”Torres Vinã Esmeralda (SCR)” eller ”Torres Vinã Esmeralda Screwcap”. Styrelsen har sammenholdt det dermed oplyste salg af den nævnte vin med oplysningerne i Danmarks Statistiks Statistikbank om salg af vin i Danmark i samme periode. Klagers andel heraf kan opgøres som følger:
|
Årstal |
Antal flasker (0,75 l) |
Antal liter |
Danmarks Statistik: Salg af vin i liter pr. år |
%-mæssig andel af klagers salg af vin af samlet salg i Danmark |
|
1995 |
1.200 |
900 |
144.308.000 |
0,000006% |
|
1996 |
8.400 |
6.300 |
149.056.000 |
0,00423% |
|
1997 |
7.800 |
5.850 |
154.935.000 |
0,00378% |
|
1998 |
6.600 |
4.950 |
154.113.000 |
0,00321% |
|
1999 |
9.000 |
6.750 |
158.841.000 |
0,00425% |
|
2000 |
41.520 |
31.140 |
165.033.000 |
0,01887% |
|
2001 |
47.100 |
35.325 |
167.999.000 |
0,02103% |
|
2002 |
49.140 |
36.855 |
162.726.000 |
0,02265% |
|
2003 |
50.400 |
37.800 |
164.393.000 |
0,02299% |
|
2004 |
32.760 |
24.570 |
159.134.000 |
0,01544% |
|
2005 |
37.170 |
27.877,50 |
164.442.000 |
0,01695% |
|
2006 |
44.916 |
33.687 |
162.426.000 |
0,02074% |
|
2007 |
45.360 |
34.020 |
167.662.000 |
0,02029% |
|
2008 |
49.680 |
37.260 |
173.798.000 |
0,02144% |
|
2009 |
36.570 |
27.427,50 |
175.097.000 |
0,01566% |
|
2010 |
22.728 |
17.046 |
177.525.000 |
0,00960% |
Som det fremgår heraf, udgør klagers salg af vinen ”Torres Vinã Esmeralda” en yderst begrænset andel af det samlede salg af vin i Danmark, hvorfor oplysningerne om salg ikke i sig selv kan føre til en konklusion om, at klagers mærke VINÃ ESMERALDA må anses for indarbejdet eller velkendt. Tværtimod vidner disse tal om, at der alene er sket et begrænset salg af denne vin i perioden.
Selvom en vare – hvorpå et varemærke er anvendt – kun sælges i begrænset antal, kan et sådant varemærke under særlige omstændigheder alligevel anses for indarbejdet eller velkendt på trods af det begrænsede salg. Sådanne særlige omstændigheder kan være til stede, hvis det dokumenteres, at der er sket en betydelig markedsføring eller at den pågældende vare er særligt eksklusiv, f.eks. fordi varen er kendt for en særlig kvalitet, er sjælden og eftertragtet, eller udgør en specialitet, der alene anvendes i begrænset omfang af en specialiseret omsætningskreds. I sådanne situationer vil den relevante omsætningskreds typisk også være begrænset, og vil ofte have et forholdsvist indgående kendskab til det pågældende brancheområde.
I nærværende sag er varen imidlertid en almindelig forbrugsvare, nemlig bordvin. Det er i den forbindelse ikke dokumenteret, at klager har indarbejdet mærket gennem en betydelig markedsføring, eller at klagers vin har en sådan særlig kvalitet eller eksklusivitet, der kan begrunde, at omsætningskredsen – trods et yderst begrænset salg – tillægger vinen et særligt omdømme.
Som anført i styrelsens afgørelse af den 16. maj 2011, så udgør brancheerklæringen ikke en sådan oplysning, der i sig selv bør føre til, at klagers mærke skal anses for indarbejdet. Således er brancheerklæringen tilsyneladende alene baseret på de oplysninger, der også nu er forelagt Ankenævnet, nemlig de fremlagte fakturaer, og er således ikke baseret på brancheforeningens kendskab til varemærkets omdømme eller lignende i den pågældende branche.
Det er følgelig styrelsens opfattelse, at en konklusion om, at klagers mærke skal anses for indarbejdet eller velkendt – uden andre oplysninger end de forelagte fakturaer – ville føre til, at stort set alle varemærker anvendt for vin i Danmark på tilsvarende vis skulle anses for indarbejdet og velkendt, blot der dokumenteres et forholdsvis begrænset salg af den pågældende vin over en længere periode.
Det er derfor fortsat styrelsens opfattelse, at klager ikke har dokumenteret, at klagers varemærke VINÃ ESMERALDA er indarbejdet eller velkendt, og at der følgelig heller ikke skal lægges vægt herpå ved vurderingen af risikoen for forveksling mellem de to mærker.
Med hensyn til styrelsens vurdering af, om der består en risiko for forveksling mellem de to mærker COSTA SMERALDA og VINÃ ESMERALDA, når disse anvendes for vin, skal endvidere bemærkes, at disse to mærker efter styrelsens opfattelse adskiller sig tilstrækkeligt fra hinanden til, at der ikke består en sådan risiko.
Styrelsen har i afgørelsen af den 16. maj 2011 lagt særlig vægt på, at mærkerne indledes af de to vidt forskellige ord VINÃ og COSTA, der såvel synsmæssigt og begrebsmæssigt er meget forskellige, idet ordet VINÃ betyder ”vingård” eller ”vinbjerg”, hvorimod COSTA betyder ”kyst”. Derudover er lagt vægt på, at ordet ESMERALDA af en dansk forbruger vil blive opfattet som et pigenavn.
Styrelsen skal hertil supplerende bemærke, at betegnelsen ”Costa Smeralda” formentlig af forholdsvis mange danskere vil blive genkendt som en betegnelse for et område på det nordøstlige Sardinien, der er kendt for at være et eksklusivt ferieområde. At betegnelsen for dette ferieområde også er kendt i Danmark kan ses af, at en søgning på søgemaskinen Google på søgestrengen >>FERIE ”COSTA SMERALDA”<<, med en begrænsning på søgningen til sider på dansk, giver 129.000 hits. Udskrift fra Google med oversigt over de første 100 hits vedlægges som bilag A.
Det skal dog endvidere bemærkes, at det spanske ord ”esmeralda” betyder ”smaragd” og betegnelsen ”Costa Smeralda”, der er italiensk, kan oversættes til ”smaragd-kysten”. Selvom mærkerne således på spansk og italiensk har visse begrebsmæssige ligheder, så er styrelsen fortsat af den opfattelse, at mærkedelen ESMERALDA i Danmark snarere vil blive opfattet som et pigenavn frem for det spanske ord for ”smaragd”, og at den spanske betydning af ordet ikke er almindeligt kendt i Danmark. tilsvarende finder styrelsen, at det italienske ord ”smeralda” heller ikke kan anses for almindeligt kendt i Danmark, men at der derimod er et vist kendskab til ”Costa Smeralda” i dets egenskab som stedbetegnelse.
At mærkedelen ESMERALDA i klagers mærke i Danmark opfattes som et pigenavn har efter styrelsens opfattelse en ikke-ubetydelig indflydelse på vurderingen af den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne, hvilken vurdering i nærværende sag tillige påvirkes af, at det angrebne mærke COSTA SMERALDA tillige har et begrebsmæssigt indhold. De to mærker har således et markant forskelligt begrebsmæssigt indhold, idet det angrebne mærke henviser til den nævnte kyststrækning på Sardinien og klagers mærke betyder ”vingården Esmeralda”.
Styrelsen skal følgelig med disse yderligere bemærkninger fastholde afgørelsen af den 16. maj 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Med brev af 16. december 2011 kommenterede klager, Miguel Torres S.A. v/Zacco Denmark A/S Styrelsens udtalelse med følgende:
”… Vi skal hermed fremkomme med følgende kommentarer til Styrelsens høringssvar dateret den 16. november 2011.
Det skal præciseres, at klager alene gør gældende, at varemærket VINÃ ESMERALDA er stærkt indarbejdet i Danmark, hvorfor der i sagen ikke skal tages stilling til, hvorvidt mærket er velkendt.
Det er ikke korrekt, når Styrelsen i deres høringssvar angiver, at den i sagen fremlagte brancheerklæring ikke direkte kan anvendes som et udtryk for, at klagers rettigheder til varemærket VINÃ ESMELRALDA er stærkt indarbejdet.
Netop fra selve ordlyden i erklæringen fremgår det, at man selv erklærer at være bekendt med, at klager har solgt og markedsført vin i Danmark under varemærket VINÃ ESMERALDA siden 1979, hvorfor dette forhold – sammenholdt med dokumentationen for de faktuelle salgstal i årene 1995 og frem til 2010 – giver VSOD anledning til at kunne erklære, at mærket VINÃ ESMERALDA ikke bare er stærkt indarbejdet men også velkendt i Danmark blandt de danske forbrugere.
Det siger sig selv, at VSOD ikke ville underskrive en sådan erklæring, såfremt man ikke selv havde en mening om dette, hvorfor Styrelsens (indskrænkende) fortolkning af, hvad VSOD har erklæret ved afgivelse af denne brancheerklæring er forkert.
Når dette er sagt, så må Ankenævnet tillige lægge vægt på den meget brede og landsdækkende markedsføring som varemærket VINÃ ESMERALDA er udsat for jf. bilag 6 til 13, som uanset at selve salgstallene for perioden 1995 til 2010 ikke i sig selv er høje giver en eksponering overfor den almindelige forbruger, som netop bevirker, at forbrugerne genkender mærket VINÃ ESMERALDA både når de ser mærket i tilbudsaviserne, samt ude i butikkerne.
Det forhold, at mærket VINÃ ESMERALDA har været på markedet i mere end 40 år taler tillige for, at mærket er stærkt indarbejdet. Der findes ikke ret mange mærker, som holder sig på markedet i så mange år og slet ikke inden for vinbranchen.
For så vidt angår risikoen for forveksling, er klager ej heller enig med Styrelsen. Der skal henvises til indholdet af anken, idet vi skal gentage, at mærkelighedsvurderingen skal foretages mellem ESMERALDA overfor SMERALDA.
De danske forbrugere vil tro, at VINÃ betyder vin, hvorfor det vil fremstå fuldstændigt uden særpræg i forhold til ESMERALDA. Ligeså vil de danske forbrugere forstå og opfatte COSTA som kyst og dermed tillige som svagt og uden særpræg i forhold til SMERALDA.
Kun meget få vil opfatte COSTA SMERALDA som en stedbetegnelse i Spanien, men vil naturligt huske, at vinen hedder noget med SMERALDA, som er den særprægede og dominerende ordbestanddel af indklagedes mærke.
Efter klagers opfattelse er ESMERALDS og SMERALDA både lydligt, visuelt og begrebsmæssigt fuldstændigt identiske, hvorfor ankenævnet må giver klager medhold, da der jo tilmed er tale om de identiske varer, som jo efter den såkaldte produktregel bevirker, at der ikke skal stilles de samme rigoristiske krav til mærkeligheden, som havde varerne f.eks. været ligeartede.
Eftersom Styrelsen fortolker den i sagen fremlagte brancheerklæring indskrænkende, herunder at man i sin afgørelse fra 16. maj 2011 slet ikke lagde vægt på klagerens argumenter om indarbejdelse, skal klageren genfremsætte sin anmodning om mundtlig forhandling i sagen…”
Indklagede har fortsat ikke ytret sig i sagen.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 16. februar 2012.