RESUMÉ:

AN 2011 00028 – VA 2009 01933 TIPS <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvist at registrere varemærket VA 2009 01933 TIPS <w> med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har det nødvendige særpræg for de pågældende vare/tjenesteydelser i klasse 36 og 41 samt for ”Varer af papir og pap (ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål” i klasse 16. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2012, den 10. januar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2011 00028

Klage fra

Danske Spil A/S

v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4. juli 2011 vedr. afslag på registrering af varemærke VA 2009 01933 TIPS <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at det ansøgte varemærke, TIPS, ikke har det nødvendige særpræg for de pågældende varer/tjenesteydelser i klasse 36 og 41 samt for ”varer (af papir og pap) og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål” i klasse 16. Ankenævnet kan endvidere tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at det ansøgte varemærke ikke er indarbejdet som varemærke for klager for de ansøgte varer/tjenesteydelser. Der henvises i det hele til styrelsens begrundelse i afgørelsen af 4. juli 2011 og til det anførte i styrelsens udtalelse af 29. september 2011.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 22. juni 2009 indleverede Zacco Denmark A/S på vegne Danske Spil A/S en ansøgning om registrering af varemærket TIPS <w> for:

Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, tryktyper og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål.

Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder i forbindelse med bookmakervirksomhed og organisering af væddemål.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, bookmakervirksomhed, organisering af spil, lotteri og væddemål.

Med brev af 29. juli 2009 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt delvist afslag på registreringen af det ansøgte varemærke med den begrundelse, at mærket manglede særpræg. Styrelsen anførte følgende:

”… Vi har undersøgt din ansøgning om at få dit varemærke registreret.

Vi har vurderet, at dit varemærke ikke har det særpræg, som et varemærke skal have for at kunne registreres. Kravet om at et mærke skal have særpræg indebærer, at dit mærke ikke må beskrive de varer eller tjenesteydelser, som mærket bliver søgt registreret for. Dit mærke vil derfor mangle særpræg, hvis det beskriver f.eks. arten, oprindelse eller en egenskab ved de ansøgte varer og/eller tjenesteydelser.

Dit mærke består af ordet "TIPS", som ifølge Politikens Elektroniske Ordbog er en gættekonkurrence. TIPS kan yderligere også betyde et begrundet gæt eller en oplysning som kan være til nytte.

Dit mærke er derfor beskrivende for nogle af de ansøgte varer og tjenesteydelser, da det kan angive arten på varer og tjenesteydelser. For nogle af varerne i klasse 16 kan der således være tale om spillekuponer i trykt form på eksempelvis pap eller papir til brug i en gættekonkurrence, hvilket dermed beskriver arten. For tjenesteydelserne i klasse 36 og 42 angiver mærket arten på tjenesteydelserne, nemlig organisering af eksempelvis gættekonkurrencer eller væddemål i form af spil eller lotteri.

Der står i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, at man ikke kan få eneret til varemærker, som er egnet til at angive varens eller tjenesteydelsens art.

Dit mærke mangler således særpræg for:

Klasse 16: Varer heraf papir og pap og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål.

Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder i forbindelse med bookmakervirksomhed og organisering af væddemål.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, bookmakervirksomhed, organisering af spil, lotteri og væddemål.

Dit mærke har dog særpræg for:

Klasse 16: Papir, pap, tryktyper og klichéer.

Vi har før afslået følgende tilsvarende mærker:

VA 2005 05555 TIPS for bl.a. klasse 16, 36 og 41.

Selvom du ikke kan få eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere det, hvis du kan bevise, at mærket er indarbejdet i Danmark.

Et mærke er indarbejdet, når det er kendt inden for branchen som dit varemærke for de varer eller tjenesteydelser, som det er ansøgt for. Du skal derfor have brugt mærket intensivt eller i en lang periode. Mærket skal være brugt før du indleverede ansøgningen.

Du skal bevise, at dit mærke er indarbejdet ved at indsende dokumentation for dette. Dokumentationen skal vise hvornår mærket er brugt, og hvordan mærket ser ud, når det bliver brugt. Din dokumentation skal også vise forbindelsen mellem mærket og de varer eller tjenesteydelser, som mærket bliver brugt for.

Materialet kan for eksempel bestå af en udtalelse fra en brancheorganisation, annoncer, brochurer, fakturaer og lignende. Det kan også være en markedsundersøgelse.

Hvis du indsender materiale, skal du være opmærksom på, at dette vil være tilgængeligt for offentligheden efter reglerne i Offentlighedsloven.

Du bør være opmærksom på, at mærket normalt vil kunne registreres, hvis det får en speciel logomæssig eller grafisk udformning. Herved får du dog ikke eneret til ordene, men kun til mærket i dets helhed. Hvis du ønsker dit mærke registreret i en sådan udformning, skal du indsende en ny ansøgning og betale et nyt gebyr. Ved vores undersøgelse af det nye mærke kan det vise sig, at der er andre hindringer for at registrere det andet mærke.

Hvis du ikke svarer senest den 29. november 2009, vil vi afslå at registrere mærket for de varer og tjenesteydelser, som det mangler særpræg for som oplistet ovenfor.

Vi vil derefter behandle sagen for de øvrige varer eller tjenesteydelser…”

Med brev af 12. juli 2010 fremsendte ansøger Danske Spil A/S v/Zacco Denmark A/S diverse materiale som dokumentation for varemærkets særpræg.

Patent- og Varemærkestyrelsen svarede med brev af 23. september 2010 således:

”… Tak for dit brev dateret den 12. juli 2010.

Du har i dit brev henvist til en del af det samme materiale fra ansøgningen fra 2005.

Jeg har ikke nye kommentarer til dette materiale, jeg fastholder derfor at:

Artiklen fra maj 1999 ikke viser, at TIPS er brugt for konkrete varer eller tjenesteydelser. Vi kan derfor ikke tillægge denne artikel nogen vægt ved vurderingen af indarbejdelse af mærket.

VHS båndet med titlen “Gangen” og “Paraplyen” viser to reklamer produceret for/af Dansk Tipstjeneste. Det fremgår ikke af disse to reklamer, at TIPS er brugt som varemærke for spillekuponer eller organisering af spil og lotteri, idet TIPS hverken vises i tale eller tekst. De to reklamefrekvenser, viser en mand som laver to ”practical jokes” med overskriften ”savner du spænding, så husk at tippe”. Vi mener derfor ikke, at dette materiale kan bruges som dokumentation.

VHS båndet i den gule pressekit box, viser både billeder, artikler og oplysninger om tipningens historie i Danmark, men det fremgår ikke af indholdet på båndet, at TIPS er brugt som et selvstændigt varemærke. Der vises tre reklamer med overskrifterne ”Men se TV er også Tips”, ”Tips Lørdag” samt ”Tip og vind”. Vi mener derfor ikke, at dette materiale kan bruges som dokumentation.

Indholdet på Cd’en viser artikler fra diverse aviser fra 1949, 1950, 1951 og 1989.

Næsten alle artiklerne indeholder gengivelser af forskellige fodboldkampe. Ord som tipstjenesten, tipsmillionerne, tipsresultatet og tipskupon bliver nævnt i artiklerne eller står som overskrifter, men ordet TIPS står aldrig alene og fremstår ikke som et varemærke. Vi mener derfor ikke, at dette materiale kan bruges som dokumentation for indarbejdelse.

Det fremgår ikke af de indsendte resultater fra Performance Tracking (vedlagt dit brev af 29. oktober 2008) hvilke spørgsmål de adspurgte har fået stillet, og vi har derfor ingen mulighed for vurdere disse resultater. Resultaterne kan derfor ikke bruges som dokumentation for indarbejdelse.

Næsten alle de artikler der er indsendt i dit brev af 12 .juli 2010, viser ikke brug af ordet Tips som varemærke. Eksempler er, der på i artilkerne fx står ”DM i systemtips, Det er højsæson for Tips, Tips, spil , underholdning i kamp om kunderne, Tipsforhandleren, Tipsvinder købte sin arbejdsplads. Bag om Tipsnyt, Tips og lotto vin tobak, kaffe og mere tid til børnene… I alle disse artikler fremstår ordet TIPS, ikke som et varemærke.

Du skriver i forbindelse med kendskabsundersøgelse fra den 2. juni 2009, at det første spørgsmål er uhjulpet, dette er jeg ikke enig i, eftersom ordet TIPS direkte nævnes i spørgsmålet ” Hvad forbinder du med TIPS. Du skal bare skrive hvad der falder dog ind”. Ordet TIPS nævnes i alle spørgsmålene.

Selvom procenten til hvem der kender TIPS er høj, så viser undersøgelsen ikke, at de adspurgte rent faktisk opfatter TIPS som varemærke, og ikke blot til det man gør nemlig at tippe. Det sammenholdt med, at Dansk tipstjeneste har haft monopol på udbydelsen af spiltjenester, mener vi ikke at resultatet af undersøgelsen og de to indsendte brancheerklæringer kan dokumentere, at mærket er indarbejdet som varemærke for:

Klasse 16: Varer heraf papir og pap og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål.

Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder i forbindelse med bookmakervirksomhed og organisering af væddemål.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, bookmakervirksomhed, organisering af spil, lotteri og væddemål.

Det skal også slutningsvist nævnes, at undersøgelsen primært viser, et kendskab til TIPS i forbindelse

med fodboldkampe, og det derfor ikke helt generelt viser, at mærket er indarbejdet for forskellige

typer af spil.

Mærket har stadigvæk særpræg for

Klasse 16: Papir, pap, tryktyper og klichéer.

Du skal senest den 23. januar 2011 oplyse os om, hvordan du vil forholde dig i sagen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til sagen, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi ellers kan hjælpe dig med…”

Med mail af 23. juni 2011 meddelte ansøger Danske Spil A/S v/Zacco Denmark A/S, at der ikke ville blive fremsendt yderligere materiale i sagen.

Herefter meddelte Patent- og Varemærkestyrelse med brev af 4. juli 2011 endeligt delvist afslag på ansøgningen med følgende begrundelse:

”… Vi skrev til dig i vores brev fra den 29. juli 2009 og den 23. september 2010, at vi ville afslå dit varemærke for visse varer og tjenesteydelser, hvis vi ikke modtog et svar fra dig.

Da du har bedt om en afgørelse i sagen, afslår vi din ansøgning for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 16: Varer af papir og pap (ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål.

Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder i forbindelse med bookmakervirksomhed og organisering af væddemål.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, bookmakervirksomhed, organisering af spil, lotteri og væddemål.

Det ansøgte varemærke har ikke det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres for disse varer/tjenesteydelser.

Begrundelsen er, at dit mærke består af ordet "TIPS", som ifølge Politikens Elektroniske Ordbog er en gættekonkurrence. TIPS kan yderligere også betyde et begrundet gæt eller en oplysning som kan være til nytte.

Det indsendte materiale har ikke kunne dokumentere, at mærket er indarbejdet.

Artiklen fra maj 1999 ikke viser, at TIPS er brugt for konkrete varer eller tjenesteydelser. Vi kan derfor ikke tillægge denne artikel nogen vægt ved vurderingen af indarbejdelse af mærket.

Indholdet på Cd’en viser artikler fra diverse aviser fra 1949, 1950, 1951 og 1989.

Det fremgår ikke af de indsendte resultater fra Performance Tracking (vedlagt dit brev af 29. oktober 2008) hvilke spørgsmål de adspurgte har fået stillet, og vi har derfor ingen mulighed for vurderer disse resultater. Resultaterne kan derfor ikke bruges som dokumentation for indarbejdelse.

Næsten alle de artikler der er indsendt i dit brev af 12. juli 2010, viser ikke brug af ordet Tips som varemærke. Eksempler er, der på i artiklerne fx står ”DM i systemtips, Det er højsæson for Tips, Tips, spil , underholdning i kamp om kunderne, Tipsforhandleren, Tipsvinder købte sin arbejdsplads. Bag om Tipsnyt, Tips og lotto vin tobak, kaffe og mere tid til børnene… I alle disse artikler fremstår ordet TIPS, ikke som et varemærke.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2. nr. 1 og stk. 3.

Du kan klage over denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest den 4. september 2011. Du skal sende klagen med en klagebegrundelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Hvis du klager, skal du inden for samme frist betale klagegebyret på kr. 4000,-. Du kan betale beløbet på konto nr. 0216 4069056296 eller sende en check til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup.

Du kan sende klagen via e-mail på pvanke@dkpto.dk. Du kan også sende den med brev til ovennævnte adresse.

På nævnets hjemmeside, www.pvanke.dk kan du læse mere om, hvordan du klager, og hvordan nævnet behandler klager.

Vi vil registrere mærket for de varer som dit mærke har særpræg for, medmindre du har klaget over styrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker inden for den fastsatte klagefrist.

Klasse 16: Papir, pap, tryktyper og klichéer.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til sagen…”

Med brev af 2. september 2011 har klager Danske Spil A/S v/Zacco Denmark A/S indbragt denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og varemærker med følgende påstand:

”… I medfør af bestemmelsen i §46 i Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne vor klient Danske Spil A/S Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af 4. juli 2011 for Ankenævnet.

Påstand:

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret således at dansk varemærkeansøgning nr. VA 2009 01933 TIPS <w> gennemføres til registrering.

Sagsfremstilling:

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Anbringender:

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende:

at det ansøgte varemærke som følge af mange års brug på det danske marked har fået fornødent særpræg som et kendetegn, der forbindes med ansøgerne Danske Spil A/S, jfr varemærkelovens § 13, stk. 3.

Da vi først nu har modtaget instruktioner om at indanke Styrelsens afgørelse, skal vi venligst anmode om en fristforlængelse til indsendelse af yderligere begrundelse og dokumentation for indarbejdelse.

Vi ser med interesse frem til at modtage Ankenævnets svar i sagen…”

Med brev af 12. september 2011 fremsendte klager Danske Spil A/S v/Zacco Denmark A/S uddybet klage:

”… Vi henviser til den indsendte klage af 2. september 2011 og skal hermed på vegne ansøgerne indlevere en nærmere begrundelse for klagen.

Påstand:

Vi påstår den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret, således at dansk varemærkeansøgning nr. VA 2009 01933 TIPS <w> gennemføres til registrering.

Anbringender:

Til støtte for klagen gøres det for klageren gældende, at det ansøgte varemærke TIPS som følge af mange års brug på det danske marked har fået fornødent særpræg som et kendetegn, der forbindes med ansøgerne Danske Spil A/S, jfr varemærkelovens § 13, stk. 3.

Sagsfremstilling:

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Dansk varemærkeansøgning nr. VA 2009 01933 TIPS er ansøgt for følgende varefortegnelse:

Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, tryk-typer og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål.

Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder i forbindelse med bookmakervirksomhed og organisering af væddemål.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrange-menter, bookmakervirksomhed, organisering af spil, lotteri og væddemål.

Patent- og varemærkestyrelsen meddelte den 29. juli 2009 foreløbigt afslag på registrering af varemærket for alle andre varer og ydelser end ”papir, pap, tryptyper og klichéer” i klasse 16, under henvisning til at det ansøgte varemærke manglende særpræg for de øvrige varer og ydelser.

Styrelsen anførte i den forbindelse, at ordet TIPS ifølge Politikens Elektroniske Ordbog er en gættekonkurrence, og at ordet derfor er beskrivende, idet det kan angive arten af de varer og ydelser, der kan være spil eller organisering af spil.

Klageren, Danske Spil A/S og tidligere selskaber, har i mere end 55 år anvendt kendetegnet TIPS som varemærke for spillekuponer og organisering af spil og lotteri.

VA 2005 05555

Ankenævnet har i forbindelse med en af Klager tidligere indsendt ansøgning om registrering af ordmærket TIPS for lignende varer og ydelser, dansk varemærke-ansøgning nr. VA 2005 05555, meddelt endeligt afslag på registrering af dette mærke, se Bilag 1.

I forbindelse med denne tidligere sag var det bl.a. udslaggivende, at en indsendt markedsanalyse vedrørende TIPS var udført af TNS Gallup den 15. juni 2009, og således efter ansøgningsdatoen for VA 2005 05555. Analysen er vedlagt som Bilag 2.

Nærværende ansøgning er imidlertid indleveret den 22. juni 2009, dvs. efter udarbejdelsen af markedsundersøgelsen, hvorfor kendskabet til TIPS som dokumenteret i markedsundersøgelsen kan lægges til grund for vurdering af indarbejdelsen af TIPS for ansøger i nærværende ansøgning.

TNS Gallup’s markedsanalyse

Undersøgelsen er gennemført som en on-line undersøgelse i perioden 28. maj til 2. juni 2009. I undersøgelsen deltog 1007 respondenter over 18 år og med en fordeling svarende til fordelingen af den danske befolkning i forhold til køn, alder, region og afsluttet uddannelse, jf. vedlagte Bilag 2, s. 4.

På baggrund af undersøgelsens hovedresultater konkluderes, at ”TIPS er særdeles vel indarbejdet som identifikation af produkter for Danske Spil”, jf. vedlagte Bilag 2, side 7.

Således viser resultaterne, at ”TIPS associeres med fodbold, tipskuponer, 12 rigtige, Danske Spil etc. af ca. 75% af befolkningen”, jf. vedlagte Bilag 2, s. 7.

Ydermere fremgår det af resultaterne, at ”Tilhørsforholdet mellem TIPS og Danske Spil er éntydigt højt i målgruppen: 75% svarer Danske Spil og yderligere 17% svarer Danske Tipstjeneste.”, jf. vedlagte Bilag 2, s. 7.

Af undersøgelsens detailresultater skal vi særligt fremhæve følgende:

Resultatet af det uhjulpne kendskab til og forbindelsen mellem klager og varemærket TIPS er blandt alle respondenter i undersøgelsen på 74%.

Dette resultat er fremkommet på basis af spørgsmålet, Q2a i vedlagte Bilag 2, s. 10:

”Hvad forbinder du med TIPS? Du skal bare skrive, hvad der falder dig ind.”

Det uhjulpne består deri, at der ikke gives konkrete svarmuligheder eller oplysninger eller indikationer, der leder respondenten i en bestemt retning. Svarene er fremkommet helt umiddelbart fra respondenten uden hjælp.

Forbindelsen til klager er givet i alle svarene, der omfatter fodbold/fodboldkampe, spille/tippe/gætte/fodboldkampe/-resultater, 13 rigtige/ at tippe en 13’er, Tipskupon, Danske Spil, 12 rigtige / at tippe en 12’er, 1-X-2, Dansk Tipstjeneste, Tipslørdag / lørdagsfodbold / sportslørdag, som alle er direkte forbindelse mellem varemærket TIPS og klager, Danske Spil A/S, eller anden beskrivelse af samme.

Denne sammenhæng mellem TIPS og klager, Danske Spil A/S, fremkommer desuden ved spørgsmålet, Q5 i vedlagte Bilag 2, s. 13:

”TIPS er et spil på fodboldkampe. Ved du hvilket firma, der står bag spillet?”

Herpå svarer 75 % af den primære målgruppe (mænd 18-50 år): Danske Spil. Af alle respondenterne er resultatet 57 %.

Endelig fremgår det af undersøgelsen, at 86 % af målgruppen svarer, at de vidste, at Danske Spil står bag spillet TIPS, og at de vidste dette før deltagelse i undersøgelsen, og i hele befolkningen er dette resultat 72 %, jf. vedlagte Bilag 2, s. 14.

Øvrig dokumentation for indarbejdelse

Udover den indsendte markedsanalyse har Klager i forbindelse med ankesagen AN 2009 00001 vedrørende VA 2005 05555 TIPS den 14. januar 2009 indsendt følgende materiale som dokumentation for indarbejdelse:

Brancheerklæring fra Nærbutikkernes Landsforening vedrørende kendetegnet TIPS dateret den 3. december 2007;

Brancheerklæring fra De Samvirkende Købmænd vedrørende kendetegnet TIPS dateret den 6. december 2007;

Erklæring fra ansøgers reklamebureau BBDO dateret den 18. september 2006, hvoraf

det fremgår, at man siden 2001 har brugt kr. 28.5 på marketing vedrørende kendetegnet TIPS;

Artikel fra maj 1999 i anledning af 50 året for ansøgers ældste produkt TIPS, tillige med eksempler på diverse udgivelser på VHR og CD vedrørende fejringen af de 50 år med spillet TIPS;

VHS bånd fremsendt i original til Styrelsen 13. december 2007;

Pressekit ”50 år med Tips” fremsendt i original til Styrelsen 13. december 2007;

Opgørelse over medieinvesteringer fordelt på de enkelte medietyper i perioden 2001-2008;

Performance Tracking – Dansk Tipstjeneste for TIPS henholdsvis 12 og 13 i perioden 2003-2005;

Print fra hjemmesiden www.danskespil.dk og www.tips.dk, hvor TIPS fremgår som selvstændigt spilleprodukt;

Der henvises i det hele til dette tidligere indsendte materiale. Såfremt Ankenævnet mod forventning ikke længere er i besiddelse heraf, skal vi venligst anmode om meddelelse herom.

Sammenfattende gøres det gældende, at den fremlagte dokumentation, som stammer fra perioden fra før nærværende ansøgnings indleveringsdato den 22. juni 2009, viser, at ansøgerne gennem kontinuerlig brug af varemærket TIPS i forbindelse med spil igennem mere end 50 år har opnået varemærkeret til dette ordmærke gennem indarbejdelse, og som følge deraf er berettiget til at få ordmærket registreret for sådanne varer og ydelser.

Vi imødeser Styrelsens høringssvar til udtalelse…”

Med brev af 29. september 2011 har Patent- og Varemærkestyrelsen udtalt følgende:

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 14. september 2011 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har nedlagt påstand om, at det af klager ansøgte ordmærke TIPS gennemføres til registrering, idet ordet ifølge klager gennem mangeårig brug er indarbejdet som varemærke for klager, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

Klager har til dokumentation for denne indarbejdelse bl.a. henvist til en markedsanalyse vedrørende TIPS foretaget af TNS Gallup (bilag 2) og de under sagen AN 2009 00001 indsendte bilag, nemlig følgende:

Bilag 1: Brancheerklæring fra Nærbutikkernes Landsforening vedrørende

kendetegnet TIPS dateret den 3. december 2007.

Bilag 2: Brancheerklæring fra De Samvirkende Købmænd vedrørende kendetegnet

TIPS dateret den 6. december 2007.

Bilag 3: Erklæring fra ansøgers reklamebureau BBDO dateret den 18. september

2006, hvoraf det fremgår, at man siden 2001 har brugt kr. 28.5 på marketing

vedrørende kendetegnet TIPS

Bilag 4: Artikel fra maj 1999 i anledning af 50 året for ansøgers ældste produkt TIPS,

tillige med eksempler på diverse udgivelser på VHR og CD vedrørende

fejringen af de 50 år med spillet TIPS

Bilag 5: VHS bånd fremsendt i original til Styrelsen 13. december 2007

Bilag 6: Pressekit ”50 år med Tips” fremsendt i original til Styrelsen 13. december

2007

Bilag 7: Opgørelse over medieinvesteringer fordelt på de enkelte medietyper i

perioden 2001-2008

Bilag 8: Performance Tracking – Dansk Tipstjeneste for TIPS henholdsvis 12 og 13 i

perioden 2003-2005

Bilag 9: Print fra hjemmesiden www.danskespil.dk og www.tips.dk hvor TIPS fremgår

som selvstændigt spilleprodukt

Styrelsen skal hertil indledningsvist bemærke, at ordet ”tips” efter styrelsens opfattelse er en artsbetegnelse, idet ordet i Den Danske Ordbog kan slås op i følgende betydninger:

Beskrivelse: ʀ´

Derudover fremgår bl.a. følgende om ”tips” og ”tipning” i Skatteministeriets, Erhvervsministeriets og Justitsministeriets ”Rapport om Spil i fremtiden - overvejelser om en samlet spillelovgivning, april 2001” (se http://www.skm.dk/public/dokumenter/publikationer/internetspil/internetspil.pdf):

”Lov om tipning – og med denne etableringen af Dansk Tipstjeneste A/S – blev vedtaget i 1948...” (side 25)

”Tipstjenesten havde indtil 1988 kun haft adgang til at udbyde tipning, men fik nu adgang til også

at udbyde lottospil i Danmark...” (side 26)

”... visse former for spil, der er beslægtede med lotteri, som for eksempel fodboldtipning eller bingospil...” (side 42)

”Skatteministeriet har således gode erfaringer med at henvende sig til de danske banker med det formål at lukke bankonti, som tilhører udenlandske udbydere, der ulovligt udbyder bookmakerspil og tipning.” (side 83)

”I følge Forbrugerombudsmanden er markedsføringsloven en generel lov, der i princippet omfatter alle former for købsbetingede spil og konkurrencer, herunder f.eks. også lotterier, tipning, gevinstopsparing og kasinovirksomhed.” (side 105)

”Selskabets sportsspil, dvs. tipning og bookmakerspil, udgør i dag knap 1/6 af selskabets samlede spilleomsætning.” (side 191)

”Det er de eksisterende pengespil som kasinospil, lotto, skrabespil, tips, væddemål, der kan spilles fra nettet i stedet for at gå på kasino eller ned i kiosken.” (side 247)

”Det foregår sammen med vennerne, i privat spilleklub, på tipscafé, på stadion eller sammen med andre hos forhandleren.” (side 321)

”Flere af tipperne er medlemmer af tipsklubber, og det bliver foreslået, at der blev tilbudt en tipsklubservice på nettet. Her skulle det for eksempel være muligt for de enkelte medlemmer at logge på og se, hvad de andre medlemmer havde spillet. Dette hænger sammen med det sociale aspekt ved tipningen. Flere tippere siger, at de snakker resultater og tipning med deres venner, og en del af spillet er at sammenligne kuponer og se, hvem der havde flest rigtige.” (side 333)

”En social faktor, der dog vil gå tabt ved at spille over nettet, er det samvær der opstår i tipskiosken. Flere tippere siger, at de altid står og sludrer lidt med de andre tippere og kioskejeren, når de udfylder deres kuponer, og at de vil komme til at savne dette aspekt ved tipning hjemme fra skærmen.” (side 333)

”Chat er i den forbindelse ikke interessant, da man snakker tips med venner, bekendte eller kollegaer og ikke fremmede. Respondenterne vil dog gerne have en eller anden måde, hvorpå de kan måle sig med andre tippere. Tipsbladets konkurrence DM i Tips eller en ækvivalent til BTs Sofaliga foreslås som mulige måder, hvor man i oversigter kan følge med i, hvor godt andre har tippet i sæsonen.” (side 334)

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at ordene ”tips” og ”tipning” er almindelige artsbetegnelser for særlige typer af spil, hvor der indgås væddemål om udfaldet af en sportskamp.

Det fremgår i den forbindelse af Højesterets dom af den 27. april 2010 i sagen 435/2007 (U.2010.1979H – LOTTO-sagen), der bl.a. vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt klager i nærværende sag havde indarbejdet ordet ”lotto” som varemærke, at Højesteret er af den opfattelse, at ”Et ord, der hidtil har været en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art, kan i helt særlige tilfælde ved indarbejdelse gå over til at være en bestemt virksomheds kendetegn for virksomhedens vare eller tjenesteydelse af den pågældende art.” Ligeledes fremgår, at ”Der må imidlertid stilles strenge krav til beviset for, at ordet på denne måde har ændret betydning. Det må således i hvert fald kræves godtgjort, at ordet i de relevante omsætningskredse ikke længere overvejende opfattes som en artsbetegnelse, men som et kendetegn for den pågældende virksomheds vare eller tjenesteydelse.”

Situationen i ovennævnte højesteretssag er efter styrelsens opfattelse på mange måder analog med situationen i nærværende sag. Således er der i begge sager tale om, at klager har henvist til, at klager gennem indarbejdelse har opnået eneret til en artsbetegnelse, der betegner varer og tjenesteydelser, som klager i en længere årrække har haft monopol til at udbyde.

Endvidere er der klare lighedspunkter mellem det materiale, der i de to sager er fremlagt til dokumentation for artsbetegnelsens indarbejdelse som varemærke. Således er der i begge sager indhentet ”brancheerklæringer” fra Nærbutikkernes Landsforening og De Samvirkende Købmænd, ligesom der er udarbejdet en markedsundersøgelse.

Med hensyn til de fremlagte brancheerklæringer skal bemærkes, at Højesteret i den omtalte LOTTO-sag anførte følgende om brancheerklæringerne fra netop disse brancheforeninger:

”Nærbutikkernes Landsforening og De Samvirkende Købmænd angiver i deres udtalelser af henholdsvis 4. juni 2003 og 8. juli 2003, at Lotto er et indarbejdet varemærke, og at det entydigt forbindes med Danske Spils produkt og ikke med andre produkter. Disse organisationers medlemsvirksomheder er mellemhandlere ved salg af Danske Spils produkt, og de forhandler ikke - og kan på grund af monopolet ikke forhandle - andre udbyderes lottospil med pengeindsatser. De må derfor hyppigst bruge ordet lotto i forbindelse med Danske Spils lotto, og det samme gælder deres kunder, når disse køber en lottokupon. Der er derfor ikke med brancheerklæringerne et sikkert grundlag for at antage, at der er sket en ændring af den sproglige opfattelse af ordet fra artsbetegnelse til forretningskendetegn.”

Det er styrelsens opfattelse, at tilsvarende må gøre sig gældende i nærværende sag.

Med hensyn til den i nærværende sag indsendte markedsundersøgelse, skal styrelsen fremhæve følgende lighedspunkter med den markedsundersøgelse, der var indsendt i LOTTO-sagen:

LOTTO-sagen	TIPS
Antal respondenter = 1015	Antal respondenter = 1007 (men dog kun 896 efter fraskillelse af de 111 respondenter, der svarede ”nej” på spm. 1)
Spm. 3 ”Hvad forbinder De med ordet lotto?” Svar: 45% = ”vinde/håbe/drømme” 29% = ”spil mv.” 2% = ”et spil fra Dansk Tipstjeneste”	Spm. 2a og 2b ”Hvad forbinder du med tips?” og ”Er der andet, der falder dig ind, når du tænker på tips?” Svar: 44% = fodbold/fodboldkampe 15% = spille/tippe/gætte på fodbold/ fodboldkampe/-resultater 9% = ”Dansk Tipstjeneste” eller ”Danske Spil”
Spm. 9 ”Hvem producerer og reklamerer for lotto?” Svar: 75% = ”Dansk Tipstjeneste” 1% = ”Tipstjenesten/tipsmidlerne/tips” Øvrige svar ”tv, staten mv.”	Spm. 5 ”Tips er et spil på fodboldkampe. Ved du hvilket firma, der står bag spillet?” Svar: 57% = Danske Spil 24% = Dansk Tipstjeneste 24% = andet, ved ikke eller intet svar

Som det fremgår heraf, er der betragtelige lighedspunkter, idet der er tale om omtrent det samme antal respondenter, de spørgsmål der er blevet stillet ved undersøgelsen og de resultater der er fremkommet.

Der skal i den forbindelse henvises til, at Højesteret udtalte følgende om den markedsundersøgelse, der blev fremlagt i LOTTO-sagen:

”I den markedsundersøgelse, som i 2005 blev gennemført ved telefoninterviews af ACNielsen AIM, blev respondenterne i spørgsmål 9 spurgt »Hvem producerer og reklamerer for lotto?«. 75 % svarede »Dansk Tipstjeneste«. Dette svar kan imidlertid ikke uden videre tages som udtryk for, at respondenterne opfattede ordet lotto som et kendetegn for de spil, der udbydes af Danske Spil. Svaret må snarere forstås således, at en stor del af respondenterne var bekendt med, at spil af den art, der betegnes lotto, udbydes af Danske Spil, hvilket i betragtning af Danske Spils intensive markedsføring af spillet siden 1989 også var forventeligt. Denne forståelse af svaret på spørgsmål 9 bestyrkes af respondenternes svar på spørgsmål 1, »Hvad betyder ordet lotto«, og spørgsmål 3, »Hvad forbinder De med ordet lotto«. På disse spørgsmål svarede kun 2 % af respondenterne »Et spil fra Dansk Tipstjeneste« henholdsvis »Dansk Tipstjeneste«, mens de øvrige svarede »et spil«, »vinde«, »held« eller lignende. Svarene på de øvrige spørgsmål ændrer ikke ved det, der kan udledes af svarene på de tre nævnte spørgsmål.”

I nærværende sag er det ifølge den fremlagte markedsundersøgelse alene 7 %, der umiddelbart har refereret til ”Danske Spil” eller ”dansk Tipstjeneste” på spørgsmålet ”Hvad forbinder du med tips?”, og yderligere 2 % der har lavet samme reference, når der i markedsundersøgelsen er spurgt ”Er der andet, der falder dig ind, når du tænker på tips?”. Det er således alene i alt 81 af respondenterne, der uhjulpet henviser til klager.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at spørgsmål 2a og 2b ikke er blevet stillet til de respondenter, der svarede ”nej” til spm. 1. Det er ikke begrundet i undersøgelsen, hvorfor de 111 respondenter, der svarede ”nej” til spm. 1, ikke også er stillet de øvrige spørgsmål i undersøgelsen, og i øvrigt heller ikke indgår i de procentvise opgørelser vedrørende svarene de øvrige spørgsmål, der angives i undersøgelsens resultat. Da der er tale om en undersøgelse, der skal belyse ”kendskabet” til tips, og indarbejdelsen heraf som varemærke for klager, er det evident, at et manglende kendskab hos respondenterne også er relevant for undersøgelsen.

Som angivet ovenfor er det alene 81 respondenter i undersøgelsen, der uhjulpet referer til ”Danske Spil” eller ”Dansk Tipstjeneste” i forbindelse med spm. 2a og 2b. Da det samlede antal respondenter er 1.007, er den korrekte procentmæssige andel af respondenterne, der uhjulpet henviste til klager således alene ca. 8 %, og ikke 9 % som tabellerne ellers kan give indtryk af.

Det er dog styrelsens opfattelse, at i lyset af Højesterets afgørelse i LOTTO-sagen, så er det, uanset om den rette procentmæssige andel er 8 % eller 9 %, med den foretagne markedsundersøgelse ikke dokumenteret, at ordet ”tips” er indarbejdet som varemærke for klager.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 4. juli 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Med mail af 31. oktober 2011 har klager Danske Spil A/S v/Zacco Denmark A/S fremsendt følgende kommentarer:

”… Vi henviser til Ankenævnets skrivelse af 30. september 2011, hvormed fulgte kopi af Styrelsens høringssvar i ovennævnte sag.

På vegne Klager skal vi venligst anmode Ankenævnet om at tage sagen op til skriftlig afgørelse, idet vi henholder os til den tidligere fremsatte argumentation og indleverede dokumentation…”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 10. januar 2012.