RESUMÉ:

AN 2011 00033 – VA 2010 03602 – UdeTeknik <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2010 03602 UdeTeknik <w> for den ansøgte klasse, idet Patent- og Varemærkestyrelsen fandt, at det ansøgte mærke manglede det til registrering fornødne særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som ophævede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. august 2011 og tilbagesendte sagen til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen.

KENDELSE:

År 2012, den 23. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Hanne Kirk Deichmann)

følgende kendelse i sagen AN 2011 00033

Klage fra

K.S.C.Holding A/S

v/Patrade A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. august 2011 vedr. VA 2010 03602 UdeTeknik <w>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Navnlig når henses til det af Patent- og Varemærkestyrelsen i høringsudtalelsen af 21. november 2011 om den indleverede ansøgning anførte, finder Ankenævnet det mest rigtigt at ophæve Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. august 2011 og tilbagesende sagen til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. august 2011 ophæves, og sagen tilbagesendes Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet behandling.

Sagens baggrund:

Den 2. december 2010 indleverede K.S.C. Holding A/S en ansøgning om registrering af varemærket UdeTeknik <w> for:

Klasse 9: UdeTeknik er et Web baseret logistiksystem som håndterer/ fordeler montøropgaver inden for Home Ekektronik sektoren / branchen. Når kunden booker en defineret opgave finder systemet den montør som er certificeret til netop at udføre den af kunden eller leverandøren ønskede opgaveløsning i det geografiske område hvor kunden bor. Der kan, på Web siden, under hele processen, løbende føres dialog og status på opgaven kan følges.

Med brev af 9. februar 2011 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, ansøger, at det ansøgte varemærke ikke havde tilstrækkeligt særpræg til registrering. Samtidig gjorde Patent- og Varemærkestyrelsen opmærksom på, at ansøger kunne få varemærket registreret, hvis ansøger kunne bevise, at mærket er indarbejdet i Danmark.

Med breve af 24. februar, 2. april, 7. juni, 1. og 12. august 2011 fremsendte ansøger diverse dokumentation for indarbejdelse af navnet UdeTeknik.

Med breve af 10. marts, 12. april og 9. juni 2011 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at det fremsendte materiale ikke var tilstrækkelig dokumentation for indarbejdelse af varemærket.

Den 12. august 2011 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt afslag med følgende begrundelse:

”… I brev af 9. februar 2011 skrev vi, at dit varemærke ikke kan registreres, da det ikke har det fornødne særpræg. Vi har siden modtaget indarbejdelsesmateriale og været i en løbende skriftveksling om dette materiale med dig.

Vi har den 1. august modtaget en række fakturaer påført virksomhedsnavnet UdeTeknik, og har i dag, 12. august 2011, modtaget kopier af disse fakturaer, samt en bekræftelse fra Peter Fredensted From fra YouSee, tidligere Canal Digital, for at UdeTeknik har foretaget landsdækkende installationsarbejde for Canal Digital.

De indsendte fakturaer viser ikke brug som varemærke, men alene som virksomhedsnavn og som del af en postadresse. De viser med andre ord ikke, at UDETEKNIK er det mærke, som i markedsfører jeres tjenesteydelser under. At ordet ”UdeTeknik” fremgår af fakturaerne er ikke i sig selv nok; den brug der sker på fakturaerne skal være varemærkemæssig. Heller ikke erklæringen viser en varemærkemæssig brug. Nok viser den, at din virksomhed har udført opgaver i hele landet, men erklæringen viser ikke hvorledes varemærket er blevet markedsført og indarbejdet.

Både de indsendte fakturaer og erklæringen viser, at mærket har været brugt gennem en periode og i hele Danmark. Kravene til indarbejdelse er imidlertid højere end den blotte brug. Materialet skal sammenlagt vise, at der er sket så stærk en indarbejdelse af varemærket i omsætningskredsen, at det ikke længere bliver anset som en beskrivende angivelse, men at mærket er blevet synonymt med din virksomhed.

Vi har endnu engang gennemgået sagen, og vi har vurderet det indsendte materiale i dets helhed. Det er fortsat ikke vores vurdering, at du har vist en sådan indarbejdelse, at mærket kan registreres. Da fristen for argumentation er udløbet, er vi derfor nødt til at afslå din ansøgning.

Afslagsgrund

Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da mærket kan angive en egenskab ved tjenesteydelsen.

Dit mærke består af en sammensætning af ordene "ude" og "teknik". "Ude" betyder ifølge internetordbogen Sproget.dk blandt andet "uden for en bygning" eller "i fri luft" og er synonymt med "udendørs". "Teknik" er ifølge samme opslagsværk "den praktiske og færdighedsmæssige side af kunstnerisk arbejde, idrætsudøvelse, håndværk m.m."

Sammensætningen "UdeTeknik" er ikke almindeligt anvendt, men den er nærliggende og umiddelbart forståelig. Omsætningskredsen vil således opfatte mærket som en angivelse af, at der er tale om varer eller tjenesteydelser, der vedrører udendørs teknik.

Mærket kan således beskrive en egenskab ved "et Web baseret logistiksystem som håndterer/ fordeler montøropgaver inden for Home Elektronik sektoren / branchen", nemlig at systemet håndterer og fordeler montøropgaver vedrørende udendørs teknik.

VA 2009 03176: DANSK FUGTTEKNIK, ansøgt for tjenesteydelser i klasse 37.

VA 2007 3221: KØBENHAVNS ELTEKNIK, ansøgt for tjenesteydelser klasse 37..

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13…”

Denne afgørelse indbragte K.S.C. Holding A/S v/Patrade A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 11. oktober 2011 med følgende påstand:

”… På vegne af min klient, K.S.C. Holding A/S, skal jeg hermed indbringe Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 12. august 2011, jf. Varemærkelovens § 46 vedrørende afslag på ansøgning om registrering af varemærket UdeTeknik VA 2010 03602 indehavet af K.S.C. Holding A/S for ankenævnet.

På vegne af vores klient fastholdes, at det ansøgte varemærke i henhold til Varemærkelovens § 2 stk. 1 er i besiddelse af tilstrækkeligt særpræg. Desuden fastholdes, at varemærket via indarbejdelse på det danske marked opfylder Varemærkelovens § 13 stk. 3.

Klagegebyr kr. 4.000 bedes trukket på vores konto PVS4 senest den 12. oktober 2011.

Begrundelse for anke følger inden den 12. december 2011…”

Denne påstand blev uddybet med brev af 11. november 2011 fra klager K.S.C. Holding A/S v/Patrade A/S. Her anfører klager følgende:

”… Det afslåede mærke UDETEKNIK er sammensat af to ord, hvor sammensætningen medfører, at det sammensatte ord har fået en ny selvstændig betydning, der ligger tilstrækkeligt langt fra den betydning, som ordene har hver for sig. UDE har sin egen helt selvstændige betydning og anvendes i mange sammenhænge. TEKNIK har også sin egen helt selvstændige betydning og anvendes tillige også i mange sammenhænge. ECJ har i C383/99 BABY-DRY anført i præmis 40, at med hensyn til varemærker, der er sammensat af ord, som det i hovedsagen omhandlede, skal der ikke kun for hvert af udtrykkene isoleret betragtet, men også for den helhed, som de udgør, konstateres en eventuel beskrivende karakter. Enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den anmeldte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til registrering som varemærke. Sammensætningen UDETEKNIK afviger fra sædvanen i normal sprogbrug ved betegnelsen af lignende produkter, der ikke angives som UDETEKNIK.

Selvom den pågældende ordkombination henviser til den funktion, som varen skal opfylde og hvert af de to udtryk, som ordkombinationen består af kan være en del af de udtryk, der anvendes i almindelig sprogbrug til at betegne varens funktion, er det sammensatte mærke UDETEKNIK ikke noget kendt udtryk i det danske sprog for at betegne de varer, som ansøgningen omfatter. Dette stemmer overnes med dommerens statement i BABY-DRY afgørelsen præmis 43.

Desuden udtaler dommeren i samme afgørelse, at udtryk som Baby-dry kan følgelig ikke, når ordene ses samlet, betragtes som beskrivende; de er derimod leksikale opfindelser, der gør det muligt for det således dannede varemærke at have en adskillelsesfunktion, og kan ikke nægtes registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Tilsvarende må siges at være tilfældet for mærket UDETEKNIK.

Herudover her ECJ i C329/02 P udtalt (præmis 43-44), at mærket SAT.Z har særpræg og at både OHIM og Retten i den anfægtede afgørelse har begrænset sig til at henvise til, at bestanddelene »SAT« og »2« er beskrivende og almindeligt anvendt i sektoren for tjenesteydelser på medieområdet, uden at anføre, hvorfor ordkombinationen »SAT.2«, set som en helhed, ikke skulle være egnet til at adskille appellantens tjenesteydelser fra andre virksomheders tjenesteydelser. Desuden udtales der i afgørelsen, at den på telekommunikationsområdet hyppige anvendelse af varemærker, der er sammensat af en ord- og en talbestanddel, viser, at denne form for kombinationer i princippet ikke kan anses for at mangle fornødent særpræg.

Det er således ikke tilstrækkeligt, at Styrelsen blot konstaterer, at de to mærkeelementerne hver for sig er uden særpræg. Det er nødvendig at se på, om den konkrete sammensætning bidrager til mærkets særpræg som i SAT.2 og BABY-DRY.

Tilsyneladende har Styrelsen tidligere delt denne opfattelse, idet man blandt andre har registreret følgende mærker:

VR 2005 03085 UDE-SPA for varer i klasse 11: herunder apparater til opvarmning og dampdannelse. SPA associerer til damp og opvarmning, mens UDE angiver, at produktet er til udendørs brug.

VR 1999 00979 UDESIGNAL for varer/ydelser i klasse 9 og 38: apparater til signalering og televirksomhed. SIGNAL associerer til signalering, mens UDE angiver, at produktet er til udendørs brug.

VR 2006 02250 UDELIV for varer/ydelser i klasse 19, 28, 31. UDELIV associerer til produkter/ydelserne til udendørs brug.

Desuden har Styrelsen registreret en række andre tilsvarende mærker:

MP842971 INDE PLASTIK i klasse 8, 16, 20, 21. Bl.a. kan klasse 21 indeholde produkter af plastik til indendørs brug.

VR 1988 00234 Procesteknik i klasse 11 associerer til tekniske produkter, der styrer en proces.

VR 2003 03960 Teknik til tiden i klasse 7, 9, 11 og 37 associerer til tekniske produkter, der leverer ydelsen til tiden.

I ovennævnte sager må Styrelsen have lagt til grund, at der er en tydelig afvigelse mellem neologismen og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af. Og det mærkerne skaber, er et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele. Vi ser ingen dokumenteret begrundelse for, at denne holdning ikke bør lægges til grund ved vurderingen af UDETEKNIK.

Ved opslag på Google:

http://www.google.dk/search?hl=da&q=udeteknik&meta=&rlz=1I7SKPT_daDK421. Bilag 1: Hits på Google er en henvisning til ansøgers produkter/ydelser. Styrelsens argument, at mærket UDETEKNIK er almindelig anvendt i branchen, er således hverken korrekt eller dokumenteret fra Styrelsens side.

Udover at mærket UDETEKNIK i henhold til ovenfor og efter retspraksis opfylder kravet til særpræg i henhold til Varemærkelovens § 2. stk. 2 (1) via indarbejdelse, så har mærket UDETEKNIK jf. varemærkelovens § 3, stk. 3 og § 13, stk. 3 desuden opnået særpræg. Mærket UDETEKNIK opfattes ikke i omsætningskredsen for en artsbetegnelse, men som et kendetegn for appellantens virksomhed. Den kontinuerlige og massive anvendelse af mærket UDETEKNIK har medført, at mærket har opnået kendthed inden for omsætningskredsen. Det dokumenteres tillige, at mærket ikke er almindeligt anvendt i branchen, og at de hits, der fremkommer på internettet, tilhører appellanten. Det faktum, at appellantens firmanavn er identisk med appellantens eneste produkt, ændrer ikke ved, at det dokumentationsmateriale, der er lagt til grund for bevisførelsen vedrørende indarbejdelse, illustrerer, at mærket UDETEKNIK er anvendt som varemærke.

Til dokumentation herfor vedlægges:

Bilag 2: Fakturaer fra 2006, 2007, 2008, 2011.

Bilag 3: Kvittering for indkøb af visitkort 2008.

Bilag 4: Brochure fra 2004, samt kvittering for indkøb heraf.

Bilag 5: Faktura fra 2005. Dokumentation for indkøb af stempel med varemærket UDETEKNIK.

Bilag 6: Faktura fra 2004. Dokumentation for indkøb af stempel med varemærket UDETEKNIK.

Bilag 7: Brochure fra 2004, samt kvittering for indkøb heraf.

Bilag 8: Brochure fra 2009.

På baggrund af det ovenfor anførte, herunder at mærket i dets egenskab opfylder lovens krav til særpræg, henseende til ECJ afgørelsen og Styrelsens egen retspraksis, har vi dokumenteret en massiv indarbejdelse på det danske marked, hvorfor vi anmoder om omstødelse af Styrelsens afgørelse i sin helhed…”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 21. november 2011 følgende udtalelse:

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 11. november 2011 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har bl.a. henvist til, at mærket UDETEKNIK består af en sammensætning, der afviger fra sædvanen i normal sprogbrug, og at mærket følgelig må anses for at have særpræg. Klager har i den forbindelse henvist til en række EU-domstolsafgørelser og afgørelser fra styrelsens registreringspraksis, herunder EU-domstolens afgørelser af den 20. september 2001 i sagen C-383/99, BABY-DRY-sagen, og den 16. september 2004 i sagen C329/02, SAT.2-sagen, samt styrelsens registrering af VR 2005 03085 UDE-SPA, VR 1999 00979 UDESIGNAL og VR 2006 02250 UDELIV.

Styrelsen skal indledningsvist bemærke, at styrelsen ved en fornyet gennemgang af sagen må konstatere, at styrelsen under sagens behandling ikke har foretaget en korrekt vurdering af omfanget af de tjenesteydelser, som ansøgningens varefortegnelse omfatter. Da et ansøgt varemærkes særpræg skal vurderes i forhold til de konkrete varer og tjenesteydelser, som en ansøgning omfatter, har dette selvsagt haft en afgørende betydning for styrelsens vurdering af registrerbarheden af nærværende mærke.

Klager har ikke i ankeskrivelsen henvist nærmere til, hvilke varer eller tjenesteydelser klager anser ansøgningen for at omfatte. I stedet har klager mere generelt henvist til, at styrelsens vurdering af mærkets særpræg ikke er i overensstemmelse de principper, der gælder for vurderingen af neologismers særpræg. Styrelsen skal kort bemærke følgende hertil:

Styrelsen er uenig med klager i, at sammensætningen UDETEKNIK afviger fra sædvanen i normal sprogbrug, ligesom styrelsen også er uenig med klager i, at der er tale om en neologisme, hvis betydning som følge af sammensætningen kommer til at ligge tilstrækkeligt fjernt fra de enkelte ords betydning til, at mærket i sin helhed skal anses for ikke at være beskrivende for visse varer eller tjenesteydelser.

De to ord, som mærket er sammensat af, er almindelige danske ord, der hver i sær har en klar og kendt betydning. Som anført i styrelsens afgørelse af den 12. august 2011, så er ordet ”ude” synonymt med ordet ”udendørs”. Styrelsen kan hertil supplerende oplyse, at der i ”Ordbog over det danske sprog”, der er at finde på www.sproget.dk (en hjemmeside oprettet og Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL)), indeholder følgende artikel om forstavelsen ”ude-”:

”ude-, i ssgr. [ˈu·ðə-] m. bitryk paa 2. led og (ved verber ell. af verber afl. ord) stød, hvor dette er lydligt muligt af ude, især i bet. 1-2 af ssgr. er de fleste verber ell. subst. og adj. afl. af verber, jf. dog Ude-billede, -fra, -liv, -maal, -mand ved siden af verbale ssgr. m. ude- findes som regel usammensat forb. af verbum m. flg. ude; ssgr. tilhører især skriftspr. (og bruges ofte kun i part. ell. som vbs.), medens usammensat forb. mere tilhører talespr.; jf. fx. blive ude: udeblive, lukke ude: udelukke om vekslen ml. ud- og ude- se u. ud- ofte i ssgr., der angiver væren i det frie ell. fraværelse fra ens hjem ell. sædvanlige opholdssted (mods. Hjemme-, Inde-); fx. af mere tilfældige ssgr.: (fodboldklubben) vandt paa Udebane. B.T.¹/₉1936.12.sp.3. Udefodtøj. Bl&T. Atelier og Udefotografering. TelefB.1946.sp.5997. Udefrisering. smst. 1934.sp.3845. Hjemme- og Udefødsler (dvs.: paa klinik, hospital). Socialdem.¹³/₆1947.14. sp.5. Klima og Naturforhold er lidet lykkelige for Udekunst. KunstmusA.1918.169.sp.2. den kolde Udeluft. IngBygn.1943.285.sp.2. Udetemperatur. smst.1940.128.sp.1. Ugeskr. fRetsv.1943.A.1036. Udevadsk (mods. Hjemmevadsk). VortHj.III,1.119. smst.III,2.51. (jf. u. ud-) som 1. led i stednavne, angivende beliggenhed ude ved hav, fjord, fx. Ude-Sundby (Stedn.II.116).”

Som det fremgår heraf, så er det ganske almindeligt forekommende i det danske sprog, at forstavelsen ”ude-” anvendes foran navneord for at angive, at de pågældende genstande eller aktiviteter er beregnet til udendørs brug eller til aktiviteter udendørs. Som eksempler på sådanne almindelige orddannelser kan bl.a. henvises til ordene ”udekunst”, ”udesko”, ”udekøkken” og ”udemøbler”.

Med hensyn til ordet ”teknik” skal endvidere bemærkes, at dette ord – udover den i styrelsens afgørelse anførte betydning, nemlig "den praktiske og færdighedsmæssige side af kunstnerisk arbejde, idrætsudøvelse, håndværk m.m." – ifølge Den Danske Ordbog, der tillige er at finde på www.sproget.dk, også betyder følgende:

”Den Danske Ordbog

teknik sb. fk. (se hele artiklen i DDO)

1. [...]

2. udnyttelse af naturvidenskabelig viden til praktiske formål, fx i industrien; fork tekn.;

● maskiner el. udstyr der er udviklet vha. en sådan videnskabelig viden;”

Ordet ”teknik” er således en fællesbetegnelse også for ”maskiner el. udstyr”. Det er følgelig styrelsens opfattelse, at sammensætningen ”udeteknik” blot angiver, at der er tale om maskiner eller udstyr til udendørs brug.

Det fremgår i den forbindelse af det af klager indsendte materiale til dokumentation for indarbejdelse, at de tjenesteydelser, som klager rent faktisk udbyder, relaterer sig til bl.a. TV-antenner, parabol-modtagere og kabler i forbindelse hermed. Netop sådanne produkter kan betegnes som ”teknik”, ligesom der inde for disse produktgrupper sondres mellem produkter til udendørs og til indendørs brug. Som eksempler kan henvises til, at der sondres mellem ”stueanternner” og ”udeantenner”, ligesom mange kabler kun må anvendes udendørs, såfremt de er godkendt hertil.

Klager har henvist til, at styrelsen tidligere har registreret mærke VR 2005 03085 UDE-SPA. Det skal i den forbindelse bemærkes, at styrelsen delvist afslog registrering af dette mærke med den begrundelse, at ”UDE-SPA betyder en spa der står udenfor. Dette er direkte beskrivende for "sanitetsinstallationer" i klasse 11.” Styrelsen skal endvidere bemærke, at en ”spa” efter styrelsens opfattelse ikke kan betegnes som ”et apparat opvarmning eller dampdannelse”, hvorfor mærket er registreret herfor.

Med hensyn til mærkerne VR 1999 00979 UDESIGNAL og VR 2006 02250 UDELIV, som klager tillige har henvist til, skal styrelsen bemærke, at disse to mærker efter styrelsens opfattelse ikke er analoge med nærværende mærke.

Mærket UDESIGNAL omfatter bl.a. ”Apparater til signalering ved afgivelse af lyd i forbindelse med telefonering”. Imidlertid bliver der efter styrelsens opfattelse ikke sondret mellem ”ude-” og ”inde-” signaler, som dette er tilfældet i forhold til eksempelvis TV-antenner og kabler, hvorfor det er tvivlsomt om betegnelsen ”ude” i denne sammenhæng vil blive opfattet som en angivelse af en egenskab ved varen. Sammensætningen UDESIGNAL giver dermed ikke et tilstrækkeligt klart forestillingsbillede til, at det kan siges at være direkte beskrivende for de ansøgte varer, ligesom sammensætningen har det minimum af særpræg, der kræves efter varemærkelovens § 13, stk. 1.

Mærket UDELIV er et begreb, der svarer til begrebet ”friluftsliv”, og ikke en neologisme sammensat af beskrivende betegnelser, hvorfor dette mærke allerede af denne grund adskiller fra situationen i nærværende sag.

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at de registreringer klager har henvist til ikke kan ændre på, at mærket UDETEKNIK må anses for beskrivende for varer i form af tekniske maskiner eller teknisk udstyr til udendørs brug, og tjenesteydelser i forbindelse med sådanne varer, herunder detail- og engroshandel med, eller installation og reparation af sådanne varer.

Som det fremgår af det af klager indsendte materiale, så beskæftiger klager sig netop med salg og installation af teknisk udstyr, herunder tv-antenner, parabol-antenner, kabler og stik, og det er derfor styrelsens opfattelse, at mærket UDETEKNIK er beskrivende og uden særpræg for de tjenesteydelser, som klager rent faktisk udbyder.

Det skal imidlertid bemærkes, at klager i den indleverede ansøgning ikke har foretaget en klar afgrænsning af de ansøgte varer og tjenesteydelser, idet disse i varefortegnelsen er beskrevet på følgende måde:

”UdeTeknik er et Web baseret logistiksystem som håndterer/ fordeler montøropgaver inden for Home Ekektronik sektoren / branchen. Når kunden booker en defineret opgave finder systemet den montør som er certificeret til netop at udføre den af kunden eller leverandøren ønskede opgaveløsning i det geografiske område hvor kunden bor. Der kan, på Web siden, under hele processen, løbende føres dialog og status på opgaven kan følges.”

Formuleringen i den første sætning i denne beskrivelse angiver, at varen eller tjenesteydelsen består i et ”web-baseret logistiksystem”, hvilket efter styrelsens opfattelse umiddelbart må forstås som værende en vare, nemlig ”software i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik”, der kan henføres til Nice-klassifikationens klasse 9.

Dog fremgår det også af varefortegnelsen, at der er tale om en ”Web-side”, hvilket indikerer, at der også kan være tale om en tjenesteydelse. Da der imidlertid fortsat er tale om, at varefortegnelsen klart angiver, at det drejer sig om et ”webbaseret logistiksystem”, må denne tjenesteydelse betegnes som en tjenesteydelse i form af ”tilrådighedsstillelse af software til brug for andre i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik” i klasse 42.

De nævnte varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 42, som er omfattet af ansøgningen, ses dog ikke at være de tjenesteydelser, som klager i sit dokumentationsmateriale har vist, at klager rent faktisk anvender mærket UDETEKNIK for. Som anført ovenfor, er det nemlig styrelsens opfattelse, at det indsendte materiale viser, at klager anvender mærket UDETEKNIK for tjenesteydelser i form af ”salg” af diverse teknisk udstyr, der er omfattet af tjenesteydelsen ”detailhandel” i klasse 35, ligesom det viser brug af mærket for ydelser, der falder under overbegrebet ”installationsvirksomhed” i klasse 37.

Den indleverede ansøgning omfatter således efter styrelsens opfattelse ikke de tjenesteydelser, som klager rent faktisk har dokumenteret at have anvendt mærket for.

Styrelsen har i afgørelsen af den 12. august 2011 ikke foretaget en klar afgrænsning mellem de tjenesteydelser, der fremgår af varefortegnelsen i den indleverede ansøgning, og de tjenesteydelser, som det indleverede dokumentationsmateriale viser at klager har anvendt mærket for. Således anføres bl.a. følgende i styrelsens begrundelse for afslaget:

”Sammensætningen "UdeTeknik" er ikke almindeligt anvendt, men den er nærliggende og umiddelbart forståelig. Omsætningskredsen vil således opfatte mærket som en angivelse af, at der er tale om varer eller tjenesteydelser, der vedrører udendørs teknik.”

Ligeledes er det i forbindelse med vurderingen af det af klager indsendte materiale til dokumentation for mærkets indarbejdelse heller ikke konstateret, at dette materiale vedrører andre tjenesteydelser end dem, der er omfattet af ansøgningen.

Afgørelsen bærer dermed efter styrelsens opfattelse præg af, at der ikke er foretaget en konkret vurdering af mærkets særpræg i forhold til den software og tilrådighedsstillelsen heraf, der reelt er omfattet af ansøgningen, men snarere er foretaget en vurdering af mærkets særpræg i forhold til de tjenesteydelser, som klager har dokumenteret mærket anvendt for.

Styrelsen skal derfor i det følgende knytte nogle bemærkninger til, hvorvidt mærket UDETEKNIK kan anses for at have særpræg for varen ”software i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik” i klasse 9, og tjenesteydelsen ”tilrådighedsstillelse af software til brug for andre i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik” i klasse 42.

Varen ”software” er – når denne er begrænset til et ”logistiksystem” til brug inden for ”hjemmeelektronik” – ikke til brug i eller til kontrol af teknisk udstyr beregnet til udendørs brug. Det er derfor vanskeligt at se hvilken egenskab ordsammensætningen ”udeteknik” kan angive i forhold til denne ”software”. At varerne ”hjemmeelektronik” også omfatter sådanne tekniske maskiner eller instrumenter, der kan anvendes udendørs, kan efter styrelsens opfattelse ikke føre til, at mærket UDETEKNIK må anses for at have en så klar og præcis sammenhæng med varen ”software i form et logistiksystem”, at mærket må anses for at være beskrivende.

Tilsvarende gør sig efter styrelsens holdning gældende i forhold til tjenesteydelsen ”tilrådighedsstillelse af software til brug for andre i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik” i klasse 42.

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at styrelsen i afgørelsen af den 12. august 2011 ikke har foretaget en korrekt vurdering af det ansøgte mærkes særpræg, idet der dels ikke er lavet en tilstrækkelig konkret vurdering af mærkets særpræg i forhold til de varer og tjenesteydelser, som ansøgningen faktisk omfatter, og dels fordi en sådan vurdering burde have ført til, at mærket blev anset for at have det til registrering fornødne særpræg.

Styrelsen skal følgelig henstille til Ankenævnet, at styrelsens afgørelse af den 12. august 2011 omgøres, og at sagen returneres til styrelsen med henblik på registrering for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 9: Software i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik.

Klasse 42: Tilrådighedsstillelse af software til brug for andre i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik…”

Med brev af 20. december 2011 fremsendte klager K.S.C. Holding A/S v/Patrade A/S følgende kommentarer til Styrelsens udtalelse:

”… Herved fremsendes kommentarer til Styrelsens høringssvar.

Vi fastholder, at sammensætningen af UDETEKNIK afviger fra sædvanen i normal sprogbrug. Det faktum, at ordene ude og teknik hver for sig har en selvstændig betydning ændrer ikke ved, at sammensætningen giver mærket tilstrækkeligt særpræg i henhold til varemærkelovens § 13. Vi henviser til ECJ, der i C383/99 BABY-DRY har anført i præmis 40, at med hensyn til varemærker, der er sammensat af ord, som det i hovedsagen omhandlede, skal der ikke kun for hvert af udtrykkene isoleret betragtet, men også for den helhed, som de udgør, konstateres en eventuel beskrivende karakter. Enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den anmeldte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til registrering som varemærke.

Det anmeldte mærke er ansøgt for:

klasse 9: UdeTeknik er et Web baseret logistiksystem som håndterer/fordeler montøropgaver inden for Home Ekektronik sektoren/branchen. Når kunden booker en defineret opgave finder systemet den montør som er certificeret til netop at udføre den af kunden eller leverandøren ønskede opgaveløsning i det geografiske område hvor kunden bor. Der kan, på Web siden, under hele processen, løbende føres dialog og status på opgaven kan følges.

Ansøgningen er indleveret af ansøger og vi forventede, at den indleverede varefortegnelse var accepteret af Styrelsen, idet vi ikke har modtaget officiel skrivelse desangående.

Det er vores opfattelse, at mærket har særpræg for alle nævnte produkter og ydelser og ikke kun de produkter og ydelser, som Styrelsen efter revurdering af sagen nu anser mærket har tilstrækkeligt særpræg for:

Klasse 9: Software i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik.

Klasse 42: Tilrådighedsstillelse af software til brug for andre i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik.

Vi er således af den opfattelse, at ansøgningen bør registreres for:

Klasse 9: Software i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik, herunder tv-antenner, parabol-antenner, kabler og stik dertil.

Klasse 42: Tilrådighedsstillelse af software til brug for andre i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik. Serviceydelser i forbindelse med web-baserede logistiksystmer og tv-antenner, parabol-antenner, kabler og stik dertil.

Styrelsens bemærkninger om i første omgang at have delvis afslået ansøgningen på det registrerede mærke VR 2005 03085 UDE-SPA er irrelevant. Det afgørende er, at Styrelsen i sidste ende har godtkendt registrering af mærket. SPA betyder ifølge sproget.dk på http://sproget.dk/lookup?SearchableText=spa badekar, hvor der fra bunden og siderne udsendes vandstråler, der masserer musklerne og stimulerer kredsløbet; synonym: boblebad. Der er således ingen tvivl om, at Spa er at regnes for ”et apparat til opvarmning eller dampdannelse” og er indeholdt i ”sanitetsinstallationer”.

Vi fastholder desuden, at mærkerne VR 1999 00979 UDESIGNAL og VR 2006 02250 UDELIV er analoge med nærværende mærke. Styrelsens begrundelse for, at det modsatte skulle være tilfældet, giver et signal om uigennemsigtig retningslinie på området hos Styrelsen. Signal associerer til apparater til signalering, dette være sig ude og inde. Der er i denne registrering ej heller angivet, at der ikke er opnået varemærkeret til mærket UDESIGNAL for ”apparater til signalering af afgivelse af lyd i forbindelse med telefonering” udendørs. Telefonsignaler og tilhørende apparater er netop som oftest udendørs placeret.

Styrelsens argument, at UDELIV ikke er en neologisme sammensætning af beskrivende betegnelser, er ganske enkelt ikke begrundet. UDELIV associerer uden enhver tvivl til produkter/ydelserne til udendørs brug, og UDELIV er således analog med UDETEKNIK.

Desuden har vi anført en række øvrige analoge registrerede mærker:

MP842971 INDE PLASTIK i klasse 8, 16, 20, 21. Bl.a. kan klasse 21 indeholde produkter af plastik til indendørs brug.

VR 1988 00234 Procesteknik i klasse 11 associerer til tekniske produkter, der styrer en proces.

VR 2003 03960 Teknik til tiden i klasse 7, 9, 11 og 37 associerer til tekniske produkter, der leverer ydelsen til tiden.

Styrelsen har ingen begrundelse givet for registrering af disse mærker i forhold til de betragtninger, der ligges til grund for UDETEKNIK.

På baggrund af det anførte, samt tidligere indleverede ankebegrundelse, anmodes om, at ansøgningen returneres til Styrelsen for registrering af mærket for:

Klasse 42: Tilrådighedsstillelse af software til brug for andre i form af web-baserede logistiksystemer til brug for håndtering og fordeling af montøropgaver inden for hjemmeelektronik. Serviceydelser i forbindelse med web-baserede logistiksystemer og tv-antenner, parabol-antenner, kabler og stik dertil…”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 23. februar 2012.