RESUMÉ:
AN 2012 00001 – VA 2011 00735 – eTilbudsavis <w> – Manglende særpræg
Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00735 eTilbudsavis <w> med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har det nødvendige særpræg for de ansøgte klasser. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.
KENDELSE:
År 2012, den 27. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk Deichmann)
følgende kendelse i sagen AN 2012 00001
Klage fra
eTilbudsavis ApS
v/Karsten Ree Holding ApS
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. november 2011 vedr. sagen VA 2011 00735 eTilbudsavis <w>.
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at det ansøgte varemærke, e-Tilbudsavis, er beskrivende for alle de ansøgte tjenesteydelser og derfor ikke har det nødvendige særpræg for disse. Der henvises til Styrelsens begrundelse i afgørelsen af 10. november 2011. Ankenævnet kan endvidere tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at det ansøgte varemærke ikke er indarbejdet som varemærke for klager for de ansøgte tjenesteydelser. Der henvises til det anførte i Styrelsens udtalelse af 26. januar 2012.
Herefter bestemmes:
Den påklagede afgørelse stadfæstes.
Sagens baggrund:
Den 13. marts 2011 indleverede eTilbudsavis ApS v/Christian Birch ansøgning om registrering af varemærket eTilbudsavis <w> for:
Klasse 35: Mangfoldiggørelse og produktion af tilbudsaviser og tilbud på digitale og trykte medier, herunder, men ikke begrænset til, læsning og søgning i tilbudsaviser og tilbud.
Klasse 38: Mangfoldiggørelse og produktion af tilbudsaviser og tilbud via, og til, (digitale) mobile enheder.
Klasse 42: Design og udvikling af software, som gør det muligt at strukturere indholdet af tilbudsaviser som enkelte tilbud samt software, der gør det muligt at mangfoldiggøre og producere tilbudsaviser og tilbud på, og til, digitale og trykte medier for bl.a., men ikke begrænset til, læsning og søgning.
Med brev af 18. april 2011 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag med henvisning til, at mærket manglede særpræg.
Med brev af 10. november 2011 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt afslag med følgende begrundelse:
”… I brev af 18. august 2011 skrev vi, at dit varemærke ikke kan registreres. Vi har ikke modtaget et svar fra dig.
Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres.
Begrundelsen er, at mærket "eTilbudsavis" er beskrivende for alle de ansøgte tjenesteydelser.
Mærket består af mærkeelementerne E og tilbudsavis. E er almindelig kendt som forkortelse for elek-tronisk, mens en tilbudsavis er en avis med tilbud og reklamer. Mærket kan således angive, at der er tale om en elektronisk tilbudsavis, hvorfor mærket mangler særpræg for følgende varer og tjenesteydelser, der alle kan være en elektronisk tilbudsavis, kan være mangfoldiggørelse af en sådan eller på anden måde kan relatere sig til elektroniske tilbudsaviser:
Klasse 35: Mangfoldiggørelse og produktion af tilbudsaviser og tilbud på digitale og trykte medier, herunder, men ikke begrænset til, læsning og søgning i tilbudsaviser og tilbud.
Klasse 38: Mangfoldiggørelse og produktion af tilbudsaviser og tilbud via, og til, (digitale) mobile enheder.
Klasse 42: Design og udvikling af software, som gør det muligt at strukturere indholdet af tilbudsavi-ser som enkelte tilbud samt software, der gør det muligt at mangfoldiggøre og producere tilbudsaviser og tilbud på, og til, digitale og trykte medier for bl.a., men ikke begrænset til, læsning og søgning.
Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13…”
Denne afgørelse indbragte Karsten Ree Holding ApS på vegne eTilbudsavis ApS med brev af 9. januar 2012 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:
”… På vegne af eTilbudsavis ApS (Weo ApS), der er koncernforbundet med Karsten Ree Holding ApS, skal jeg hermed påklage Patent- og Varemærkestyrelsens afslag af 10. november 2011 på ansøgning om registrering af varemærket "eTilbudsavis".
Der henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens reference:. VA 2011 00735/V1/TRK.
Der er i dag overført DKK 4.000 i klagegebyr til den anviste konto.
Klagebegrundelse:
Patent- og Varemærkestyrelsen har afgjort sagen med henvisning til § 20, stk.2, jf. § 13.
Hertil skal det anføres, at mærket eTilbudsavis efter vores opfattelse allerede er indarbejdet i Danmark. Hvornår og hvordan mærket er brugt, vil fremgå af den følgende redegørelse:
Mærket fremtræder med logo som vedhæftet i bilag 1 og 2.
Mærket har tillige være registreret og aktivt som domæne siden 13. november 2009 hos DK Hostmaster (www.etilbudsavis.dk), se:
https://www.dk-hostmaster.dk/index.php?id=42&query=etilbudsavis.dk
Endvidere var pressedækningen stor, da eTilbudsavis blev lanceret som applikation (APP) til henholdsvis iPhone, iPad og Andriod. Der henvises til følgende pressemeddelelser fra lanceringen:
-- http://www.presswire.dk/default.asp?o=1&pid=38736 (iPhone)
-- http://www.pressport.dk/pressrelease/Android-ejere-faar-deres-juleoenske-opfyldt-11430.aspx (Android)
-- http://www.pressport.dk/pressrelease/Ny-app-redder-postkassen-fra-reklamehelvedet-11876.aspx
eTilbudsavis til iPhone er i dag downloaded af flere end 120.000 forbrugere, eTilbudsavis til Android er downloaded af 80.000 forbrugere og og eTilbudsavis til iPad af omkring 75.000 forbrugere.
Pressedækningen har efterfølgende fulgt eTilbudsavis, idet der nedenfor henvises til uddrag heraf frem til april 2011, hvor ansøgningen om registrering af mærket blev indgivet til Patent- og Varemærkestyrelsen:
-- http://m.mobil.nu/nyheder/de-10-bedste-danske-apps-1.382205.html (her sættes eTilbudsavis bl.a. på lige fod med Danske Bank m.v.)
-- http://fly.tdc.dk/publish.php?id=27790
-- http://www.mr-danielson.dk/android-applikation-etilbudsavis-fa-tilbud-direkte-pa-din-telefon.html
-- http://www.trendsonline.dk/2011/03/09/nemme-lokale-tilbud-med-etilbudsavisen/
-- http://www.dr.dk/P3/P3Nyheder/2011/01/11/102153.htm
-- http://www.mobilsiden.dk/nyheder/folg-ugens-tilbud-fra-mobilen,lid.14113/
Som dokumentation kan endvidere fremlægges de fakturaer, der iøvrigt er påført bilagte logo i øverste venstre hjørne, som eTilbudsavis har sendt til kunder for levering af tjenester/ydelser. Af hensyn til den fortrolighed, der naturligvis skal respekteres mellem forretningsforbindelser, er kopi af disse fakturaer ikke medsendt denne klage.
Af de anførte referencer og henvisninger fremgår det tydeligt, at mærket eTilbudsavis har været i brug siden 2009 og må anses for indarbejdet i Danmark.
Med den givne anledning kan det oplyses, at eTilbudsvis vil ansøge om at få registeret det bilagte logo.
Vi stiller os naturligvis til rådighed for fremsendelse af yderligere oplysninger og dokumentation.
Afslutningsvis anmodes Patent- og Varemærkestyrelsen om at bekræfte modtagelsen af denne klage, der er indgivet inden udløbet af klagefristen…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 26. januar 2012 følgende udtalelse:
”… Som svar på Ankenævnets brev af den 12. januar 2012 skal styrelsen udtale følgende:
Klager har i ankeskrivelsen af 9. januar 2012 alene henvist til, at det ansøgte mærke eTilbudsavis er indarbejdet af klager. Styrelsen må derfor gå ud fra, at klager er enig med styrelsen i, at mærket er uden oprindeligt særpræg for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af styrelsens afslag af 11. november 2011.
Klager har i forbindelse med klagen indsendt diverse materiale til dokumentation for klagers påstand om, at klagers mærke er indarbejdet.
Det skal hertil indledningsvist bemærkes, at klager i forbindelse med ansøgningens behandling ved styrelsen hverken har henvist til, at klager anser mærket for indarbejdet, eller har indsendt det nu for Ankenævnet forelagte materiale, hvorfor styrelsen ikke tidligere har haft anledning til at tage stilling hertil.
Styrelsen skal dog bemærke følgende om det nu fremlagte materiale:
Af det forelagte materiale er det følgende, der vedrører et tidspunkt forud for ansøgningsdatoen den 13. marts 2011:
· Udskrift fra www.dk-hostmaster.dk vedrørende domænenavnsregistrering af 13. november 2009
· Udskrift fra www.presswire.dk, ”De bedste tilbud er kun en iPhone væk, dateret den 25. august 2010
· Udskrift fra www.pressport.dk, ”Android-ejere får deres juleønske opfyldt”, dateret den 15. december 2010
· Udskrift fra http://m.mobil.nu, ”De 10 bedste danske apps”, dateret den 27. december 2010
· Udskrift fra http://fly.tdc.dk, ”Android: eTilbudsavis”, dateret den 17. januar 2011
· Udskrift fra www.mr.danielson.dk, ”Android applikation: eTilbudsavis – få tilbud direkte på din telefon”, dateret den 20. december 2010
· Udskrift fra www.trendsonline.dk, ”Nemme lokale tilbud med eTilbudsavisen”, dateret den 9. marts 2011
· Udskrift fra www.politiken.dk, ”Tilbudsjægeren får hjælp af ny tjeneste på nettet”, dateret den 10. marts 2011
· Udskrift fra www.dr.dk, ”Mobilen viser vej til den billigste cola”, dateret den 11. januar 2011
· Udskrift fra www.mobilsiden.dk, ”Følg ugens tilbud fra mobilen”, dateret den 21. januar 2011
Klager har endvidere henvist til, at klagers ”eTilbudsavis” (i dag, dvs. pr. den 9. januar 2012) er downloadet til 120.000 iPhone-brugere, 80.000 Android-brugere og 75.000 iPad-brugere. Det er dog ikke oplyst hvor mange der havde downloadet applikationen ved ansøgningens indlevering den 13. marts 2011.
Ved vurderingen af om den i materialet viste brug er tilstrækkeligt til at fastslå, at klagers mærke er indarbejdet som varemærke for klager, er det styrelsens opfattelse er der bør tages skyldigt hensyn til det forhold, at ordet ”tilbudsavis” er et almindeligt ord, der anvendes helt sædvanligt af såvel forbrugere, detailhandlende, annonce- og reklamevirksomheder og distributionsleddet af tryksager i forbindelse med udbuddet af, købet af og reklameringen for almindelige dagligvarer. Der er derfor efter styrelsens opfattelse et særligt friholdelsesbehov i forhold til dette ord.
Det foranstillede ”e” i mærket eTilbudsavis angiver alene, at ”tilbudsavisen” er elektronisk. Søgning på søgemaskinen Google på søgestrengen ”elektronisk tilbudsavis” viser, at der er mange detailhandlende, der reklamer gennem en ”elektronisk tilbudsavis”, eksempelvis via deres hjemmeside, jf. bilag A. Det særlige friholdsbehov, der må gælde i forhold til ordet ”tilbudsavis”, må følgelig på tilsvarende vis gælde i forhold til ordet ”etilbudsavis”.
Det indsendte materiale består alene af udskrifter fra hjemmesier, hvor klagers applikation omtales. Den tidligste af disse er udskriften fra www.presswire.dk, ”De bedste tilbud er kun en iPhone væk, der er dateret den 25. august 2010, dvs. ca. 7 måneder forud for indleveringen af ansøgningen.
Der foreligger ingen oplysninger om, i hvilket omfang klagers applikation blev downloadet i periode fra den første viste brug den 25. august 2005 og frem til ansøgningens indlevering den 13. marts 2011, ligesom der heller ikke foreligger oplysninger om klagers markedsføringsmæssige tiltag, herunder reklamering og udgifter hertil.
Selvom klagers applikation ses omtalt på flere større medievirksomheders hjemmesider, såsom www.politiken.dk og www.dr.dk, så er det efter en samlet vurdering af det indsendte materiale og oplysninger styrelsens opfattelse, at dette materiale – henset til den beskrivende karakter af det ansøgte mærke, og den korte tid dette har været anvendt af klager – ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at eTilbudsavis er indarbejdet som varemærke for klager.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 10. november 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Med brev af 7. februar 2012 har Karsten Ree Holding ApS på vegne eTilbudsavis ApS kommenteret Styrelsens udtalelse med følgende:
”… Ved brev af 26. januar 2012 har Ankenævnet for Patenter og Varemærker fremsendt et høringssvar af 26. januar 2012 fra Patent- og Varemærkestyrelsen og har i samme forbindelse givet Karsten Ree Holding ApS mulighed for på vegne af Weo ApS/eTilbudsavis inden den 26. februar 2012 at afgive et skriftligt indlæg som kommentar til det anførte høringssvar.
Det skriftlige indlæg/kommentar fra Karsten Ree Holding ApS følger nedenfor:
Patent- og Varemærkestyrelsen har på side 2 i høringssvaret henvist til et bilag A, der viser resultatet af en søgning på søgemaskinen Google på ordet ”elektronisk tilbudsavis”. Videre har Patent- og Varemærkestyrelsen anført, at (citat) ”Det særlige friholdelsesbehov, der må gælde i forhold til ordet ”tilbudsavis”, må følgelig på tilsvarende vis gælde i forhold til ordet ”etilbudsavis”.
Det skal hertil bemærkes, at det første søgeresultat på bilag A til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar - søgeresultatet fra Google på ordet ”elektronisk tilbudsavis” - rent faktisk er en henvisning til eTilbudsavis og den af virksomheden udviklede applikation.
Endvidere henledes opmærksomheden på, at resultatet i bilag A af søgningen på ordet ”elektronisk tilbudsavis” viser i alt 77 resultater. Det vil her være naturligt at foretage en tilsvarende søgning på ordet ”etilbudsavis” for dermed at tilvejebringe et ordentligt sammenligningsgrundlag:
En sådan søgning på søgemaskinen Google på ordet ”etilbudsavis” resulterer i en meget længere liste over søgeresultater end den ovenfor anførte liste (bilag A). Således viser en sådan søgning et resultat på ca. 13.900. Der henvises til bilag 1, der viser søgeresultatet på ordet ”etilbudsavis” pr. 31. januar 2012. Som bilag 2 vedlægges et tilsvarende søgeresultat fra søgemaskinen Google på ordet ”etilbudsavis”, men denne gang indkredset til perioden 25. august 2010 (opstart af eTilbudsavis) til 13. marts 2011 (ansøgning om registrering indgivet til Patent- og Varemærkestyrelsen). Her fremkommer et søgeresultat på i alt ca. 484, hvilket også er et væsentlig højere antal end de ovenfor anførte 77, som Patent- og Varemærkestyrelsen i dets høringssvar henviser til som argument for, at der foreligger et særligt friholdelsesbehov for ordet ”tilbudsavis”. På baggrund af disse søgninger
kan det snarer konkluderes, at kendskabsgraden til varemærket og produktet ”eTilbudsavis” er langt højere end brugen af ordet ”elektronisk tilbudsavis”.
Søgeresultatet på ”elektronisk tilbudsavis” viser da også en liste over mange forskellige tilbudsaviser og henviser ikke til noget specifikt produkt. Dog er ”eTilbudsavis” som anført ovenfor listet som det første søgeresultat. Søgeresultatet på ”etilbudsavis” viser derimod en liste af resultater, der stort set kun vedrører virksomheden og applikationen eTilbudsavis. Eftersom både omfang og indhold af søgeresultaterne for ordene ”elektronisk tilbudsavis” og ”etilbudsavis” således er vidt forskellige, kan der ikke sluttes analogt fra en argumentation om friholdelsesbehov fra det ene ord (tilbudsavis) til også at omfatte det andet ord (etilbudsavis). Patent- og Varemærkestyrelsens argument herom må derfor afvises.
Imidlertid bekræfter søgeresultatet på ordet ”etilbudsavis”, at ordet ”etilbudsavis” er udbredt og kendt i hele Danmark og dermed tillige, at ”etilbudsavis” var indarbejdet som varemærke allerede på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering den 13. marts 2011.
Patent- og Varemærkestyrelsen har længere nede på side 2 i høringssvaret anført, at (citat) ”Der foreligger ingen oplysninger om, i hvilket omfang klagers applikation har været downloadet i perioden fra den første viste brug den 25. august 2005 (der menes formentlig 2010 ?) og frem til ansøgningens indlevering den 13. marts 2011, ligesom der heller ikke foreligger oplysninger om klagers markedsføringsmæssige tiltag, herunder reklamering og udgifter hertil”.
For så vidt angår oplysninger om omfanget af downloading af den omhandlede applikation ”eTilbudsavis” skal det præciseres, at det i klagen oplyste om antal downloadinger pr. 9. januar 2012 - (dvs. downloading til 120.000 iPhone-brugere, 80.000 Android-brugere og 75.000 iPad-brugere) naturligvis omfatter perioden helt tilbage fra den første brug den 25. august 2010 og frem til den 9. januar 2012. På tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af varemærket var det ikke muligt at få officielle periode/tidsspecifikke statistiske oplysninger fra Apple om antal down-loadinger. Således forelå der kun oplysninger af mere uformel karakter om, at der i marts 2011 var foretaget downloading af applikationen til ca. 58.000 iPhone-bruger. Android applikationen blev lanceret den 22. december 2010 og havde den 13. marts 2011 ca. 16.500 downloadinger. På grund af disse tals uformelle karakter blev de ikke medtaget i ansøgningen af 13. marts 2011, men til trods herfor bekræfter tallene alligevel, at “eTilbudsavis” var indarbejdet allerede den 13. marts 2011, hvor ansøgningen om registrering af “eTilbudaavis” som varemærke blev indgivet.
Til det af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte om, at der ikke er fremlagt oplysninger om eTilbudsavis markedsføringsmæssige tiltag, herunder reklamering og udgifter hertil, skal det fremhæves, at eTilbudsavis som internetbaseret medievirksomhed kun anvender de (gratis) elektroniske medier som markedsføringskanal, herunder har nydt godt af den gratis omtale, som de to stiftere af virksomheden (Christian Birch og Morten Bo) personligt at evnet at få bragt om virksomheden og virksomhedens produkt: applikationen eTilbudsavis. Der er således løbende siden opstarten i august 2010 udsendt pressemeddelelser via bl.a. de internetbaserede (og gratis) nyhedsmedier: PressWire og PressPort. Også omtalen i andre medier og applikationens popularitet og rangering over andre populære applikationer såsom fx Facebook applikationen har ”af sig selv” udbredt kendskabet til eTilbudsavis. Hertil kommer, at de to stiftere af eTilbudsavis (Weo apS) tillige fik meget opmærksomhed og medieomtale primo 2011 med nomineringen til – og senere modtagelsen af - E-handelsprisen 2011.
De ovenfor nævnte eksempler viser, at der er tale om markedsføringsmæssige tiltag, som ikke har medført egentlige udgifter for virksomheden. Det har således heller ikke været muligt at fremlægge oplysninger af denne karakter i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen.
Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at eTilbudsavis som virksomhed udgør et godt og tidstypisk eksempel på en virksomhed, der går nye veje i forbindelse med udbredelsen af kendskabet til virksomhedens produkt og varemærke. Virksomheden anvender således de markedsføringskanaler, som virksomhedens målgruppe af brugere og kunder også betjener sig af: nemlig
alle varianter af de elektroniske tele- og kommunikationsmedier: internettet, smartphones mv., hvormed der tillige er tale om en meget stor og hurtig spredning ud over hele Danmark med deraf følgende hurtig opnåelse af en stor og bred kendskabsgrad til virksomheden og virksomhedens varemærke og produkt: eTilbudsavis.
Den traditionelle metode til udrulning af en nyt produkt med dertil knyttede varemærke kan derfor ikke anvendes som sammenligning i denne forbindelse. Der er ikke tale om et fysisk produkt/en genstand, der skal produceres og markedsføres i forretninger mv. Der er ikke tale om en hyldevare. Markedsføringsmetoderne- og kanalerne er således vidt forskellige og kan slet ikke sammenlignes.
I lyset af det ovenfor anførte kan det således afslutningsvis samlet konkluderes, at eTilbudsavis som varemærke allerede på tidspunktet for indlevering af ansøgningen om varemærkeregistrering var kendt og indarbejdet i hele Danmark med den hurtige og effektive udrulning af virksomhedens produkt/applikation via bl.a. internettet og mediernes omtale heraf samt via det store antal brugere, som har downloadet virksomhedens applikation til smartphones mv..
eTilbudsavis/Weo Aps stiller sig naturligvis til rådighed for besvarelse af supplerende spørgsmål eller tilvejebringelse yderligere information…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 27. april 2012.