Utilbørlig udnyttelse af velkendte mærker

Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr.1 (samt stk. 3, nr. 1 for EF-varemærker) omhandler udelukkelse fra registrering hvis et yngre mærke er ansøgt for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, det ældre mærke er registreret for, og brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af et velkendt mærkes særpræg eller renommé eller skade på dette særpræg eller renommé.

Det er fastslået ved EF-domstolen i afgørelserne vedrørende Davidoff, C-292/00, samt Adidas, C-408/01, at bestemmelserne i varemærkelovens § 4, stk. 2 samt § 15, stk. 4, nr. 1 (samt tilsvarende § 15, stk. 3, nr. 1) på trods af deres ordlyd også omfatter en beskyttelse mod utilbørlig brug af eller skade på et mærkes særpræg eller renommé for varer af samme eller lignende art.

Kravet om "utilbørlig udnyttelse" er objektivt. Det kræves således ikke, at det bevises, at indehaveren af det yngre varemærke bevidst har tilsigtet at udnytte det kendte mærkes anseelse.

Alene den omstændighed, at andre bruger og drager nytte af et velkendt mærkes goodwill, er en utilbørlig udnyttelse af mærket. Brugen indebærer nemlig en fare for, at omsætningskredsen kan forveksle mærkerne, og således bliver forledt til at tro, at varerne kommer fra samme virksomhed, eller at det velkendte varemærkes indehaver har givet den anden samtykke til mærkets anvendelse eller garanterer for varens kvalitet. En sådan udnyttelse kan også være til skade for det velkendte varemærke derved, at salget kan falde eller ved, at mærkets værdi bliver forringet.

En utilbørlig udnyttelse forudsætter, at der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne.

At der ikke er tale om en forvekslelighedsvurdering ses bl.a. i EF-Domstolens udtalelse i sagen C-408/01 ADIDAS, hvor retten i en præjudiciel afgørelse om fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, som svarer til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, i præmis 32 udtalte, at der ikke forudsættes en sådan grad af lighed mellem mærkerne, at der vil være risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at der hos forbrugeren skabes en sammenhæng. Vurderingen af, om der er en tilstrækkelig lighed mellem mærkerne skal foretages under hensyntagen til, om de elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed, der er mellem mærkerne bevirker, at kundekredsen skaber en sammenhæng mellem tegnet og det velkendte mærke. Det vil sige, at når kundekredsen ser tegnet, skal der være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne nødvendigvis blandes sammen.

Om der hos den almindelige oplyste og rimeligt velunderrettede gennemsnitsforbruger vil forekomme en sammenhæng afgøres bl.a. ud fra en samlet vurdering af de omfattede varer samt deres omsætningskredse, lighederne mellem mærkerne, det velkendte mærkes særpræg og graden af velkendthed.

Varernes omsætningskreds spiller i vurderingen af sammenhæng den rolle, at hvis der ikke er overlap mellem mærkernes omsætningskredse, kan velkendtheden af et mærke som er velkendt inden for sin egen omsætningskreds ikke udnyttes, hvis det yngre mærkes omsætningskreds er en helt anden, og derfor ikke bekendt med det ældre mærkes renommé. I denne situation vil sammenhængen ganske enkelt ikke skabes. Dette fastslås i præmis 48 i præjudicielle afgørelse C-252/07 om INTEL.

Sammenhængen afhænger således også af om det ældre mærke er så velkendt, at det også er velkendt uden for omsætningskredsen. Hertil kommer samspillet mellem varerne, som kan være så forskellige at denne sammenhæng, uanset overlap af omsætningskredsen, ikke vil forekomme (præmis 49-52 i INTEL).

At forbrugeren oplever denne sammenhæng er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til at konstatere, at det yngre mærke vil være en utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke. Det skal vurderes, om det yngre mærke opnår en fordel gennem den sammenhæng, som skabes, dvs. indehaveren af det yngre mærke drager fordel af det ældre mærkes særpræg eller dets renommé.

En sådan fordel kan eksempelvis opnås, hvis forbrugeren (i det yngre mærkes omsætningskreds) i købssituationen tillægger varerne positive egenskaber, som følge af sammenhængen med det ældre mærke. Dette kan eksempelvis forekomme, hvis det yngre mærkes produkter kan tillægges de samme egenskaber som det ældre mærkes, så det dermed lukrerer på de positive associationer, som det velkendte mærke fremkalder i omsætningskredsen. Dermed kan varerne godt være af en anden art, men der må alligevel være nogle ligheder mellem varerne eller deres associationer, som gør denne overførsel af goodwill mulig.

Ved vurderingen af, om der foreligger en utilbørlig udnyttelse af et velkendt mærke, tages således både faktorerne for sammenhængen mellem mærkerne og de mulige fordele for det yngre mærke i betragtning.


Flere eksempler på afgørelser om utilbørlig udnyttelse:

I Sø- og Handelsrettens dom af 2. april 1993 (CORDON ROUGE) fastslog retten, at brug af et mærke som er forveksleligt med det velkendte mærke, "i hvert fald for en anden alkoholisk drik - øl - vil medføre en utilbørlig udnyttelse af (det velkendte) varemærkets særpræg eller renommé".

I Hjørring civilrets fogedrets kendelse af 8. februar 1993 (VENDELBO) fastslog fogedretten, at "da der er tale om almindelige forbrugsvarer ... som ikke henvender sig til en særlig sagkyndig omsætningskreds, finder fogedretten at ... varemærket VENDELBO i forbindelse med marmelade og saftprodukter er beskyttet mod ... brug af det tilsvarende mærke i forbindelse med markedsføring af chips". Ved afgørelsen lagde fogedretten også vægt på, at "rekvisitus bevist i forbindelse med sin markedsføring af sit produkt bl.a. ved udtalelser til pressen, har henvist til rekvirentens kendte produktnavn og til at dette signalerede "højeste kvalitet"".

I modsætning til de ovenfor nævnte sager, fandt Ankenævnet i V16/93, at uanset indsigers varemærke AFTER EIGHT var indarbejdet og velkendt for "chokolade", ville registreringen af mærket AFTER EIGHT for alle varer i klasse 41 ikke medføre en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til det velkendte mærke.

Disse sager viser, at det forhold, at et varemærke er velkendt, ikke er ensbetydende med, at registreringen eller brugen af et yngre identisk mærke for andre varer eller tjenesteydelser, automatisk vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendtes varemærkes særpræg eller renommé. Der skal altid foretages en konkret vurdering.

I Sø- og Handelsrettens dom af 30. april 1998 fandt retten, at det velkendte mærke BMW måtte gives en udvidet beskyttelse mod andre mærker, ikke kun i forhold til varer og tjenesteydelser af anden art, men også i forhold til mærker for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art. Retten fandt herefter, at varemærket AMW ligner BMW, og at brugen af dette mærke for "hjul, rat og karosserier" vil kunne forlede forbrugerne til at tro, at der er en forbindelse mellem dette mærke og varemærket BMW, således at brugen af mærket AMW for de nævnte varer ville medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på mærket BMW´s særpræg og renommé. 

I indsigelsesafgørelsen i VR 2002 02336, DURVASC, fandt styrelsen, at mærket ikke var forveksleligt med det velkendte mærke NORVASC. Endvidere var der efter styrelsens vurdering "ikke en sådan lighed mellem mærkerne, at der skabes en sammenhæng mellem disse, således at brugen af DURVASC vil medføre en utilbørlig udnyttelse af NORVASC". Styrelsen lagde i denne forbindelse bl.a. vægt på, at VASC er en svag mærkedel for varer i klasse 5, at indsiger ikke er den eneste indehaver af varemærker, der indeholder VASC, og at mærkernes begyndelse NO og DU adskiller sig fra hinanden.

I AN 2007 00014 (MP838883) stadfæstede Ankenævnet styrelsens afgørelse om, at figurmærket BUDMEN udgjorde en utilbørlig udnyttelse af NIKE's "swoosh"-mærke. Her lagdes omfanget af indsigermærkets velkendthed, ligheden mellem varerne samt lighederne mellem mærkerne til grund.

I indsigelsessagen om VR 2005 00147 PRINCE fandt styrelsen, at mærket PRINCE, velkendt for "cigaretter", ikke var beskyttet over for det identiske mærke søgt for bl.a. "kiks" og andre levnedsmidler i klasse 29, 30 og 32, fordi varerne adskiller sig så væsentligt, at der ikke vil skabes en sammenhæng i forbrugerens bevidsthed. Denne afgørelse blev omgjort af Ankenævnet (AN 2006 00009). Sø- og Handelsretten afgjorde herefter, at indehaver af det velkendte mærke PRINCE ikke havde løftet bevisbyrden om at sandsynliggøre, at registreringen ville medføre en utilbørlig udnyttelse eller skade. Retten lagde vægt på afstanden mellem varerne og forskellen på omsætningskredsen, hhv. voksen og fortrinsvis børn samt forskellen på købssituationen, da cigaretter er en betjeningsvare.

I AN 2007 00037 PIMP CLOTHING CO omgjorde ankenævnet styrelsens afgørelse, dog med dissens.

VR 2003 02937            VR 1992 09826VR 1992 09826

 

Styrelsen afgjorde, at Rolex krone, sammen med orddelen ROLEX er velkendt for "ure" i klasse 14, og at brugen af det yngre mærke i klasse 18 ville udgøre en utilbørlig udnyttelse. For varer i klasse 24 og 25 fandt styrelsen, at mærker, der anvender kroner lignende Rolex's krone, er almindelige i disse klasser, og at mærket således er svagt, hvorfor registreringen opretholdtes i disse klasser. Ankenævnet ophævede også mærket i klasse 24 og 25, dog med dissens for en stadfæstelse.