Særligt om principperne for vurdering af "tilstrækkeligt klar og præcis"
Har man valgt at inkludere termer i sin varefortegnelse, der ikke er opført i TMClass, og derfor heller ikke kan søges frem i styrelsens e-ansøgning, vil styrelsen vurdere om disse termer er tilstrækkeligt klare og præcise.
Styrelsen har i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU udarbejdet nogle generelle principper for denne vurdering. Disse blev udmeldt med styrelsens brugerbrev af 20. februar 2014, og havde virkning fra og med den 1. marts 2014.
Af disse fremgår følgende:
- En beskrivelse af varer og tjenesteydelser er tilstrækkeligt klar og præcis, når dens beskyttelsesomfang kan forstås ud fra dens naturlige og sædvanlige betydning.
- Hvis dette beskyttelsesomfang ikke kan forstås, kan tilstrækkelig klarhed og præcision opnås ved at identificere faktorer som f.eks. karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor. Elementer, der kan bidrage til at identificere markedssektoren, kan være, men er ikke begrænset til, følgende:
- forbrugere og/eller salgskanaler
- de færdigheder og den knowhow, der skal anvendes/produceres
- den tekniske kapacitet, der skal bruges/produceres.
- En term kan være en del af beskrivelsen af varer og tjenesteydelser i et antal klasser; den kan være klar og præcis i en særlig klasse uden yderligere specifikation. F.eks. Møbler (klasse 20), Beklædning (klasse 25). Hvis der ansøges om beskyttelse for en specialiseret kategori af varer og tjenesteydelser eller en specialiseret markedssektor, der hører til en anden klasse, kan en yderligere specificering af termen blive nødvendig. F.eks. Møbler, specielt udformet til medicinske formål (klasse 10), Møbler, specielt udformet til laboratorier (klasse 9), Beskyttelsesbeklædning (klasse 9), Beklædning specielt til operationsstuer (klasse 10), Beklædning til dyr (klasse 18).
Som det ses heraf tager vurderingen af, om en term er tilstrækkeligt klar og præcis udgangspunkt i den naturlige og sædvanlige betydning af termen. Dette krav skal sikre, at tredjemand og domstole umiddelbart ud af varefortegnelsen kan aflæse det omfang ansøgningen og en senere registrering har.
Kravet om klarhed og præcision skal i øvrigt ses i lyset af kravet om, at varerne og tjenesteydelserne skal klassificeres i overensstemmelse med Nice-klassifikationen.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at selvom klassesystemet skal anvendes, er det dog i udgangspunktet ikke selve klasserne, der i sig selv afgør omfanget af en ansøgning, men snarere de varer eller tjenesteydelser, som er anført i ansøgningens varefortegnelse. Indeholder ansøgningen eksempelvis i klasse 10 den upræcise formulering "tøj til læger", vil ansøgningen blive anset for ikke alene at vedrøre den type beklædning, der klassificeres i klasse 10, herunder eksempelvis "Beklædning specielt til operationsstuer" eller "Steril beklædning til kirurgisk brug", men også eksempelvis "lægekitler", der klassificeres i klasse 25. Styrelsen vil derfor i en sådan situation bede ansøgeren præcisere varen, og eventuelt tilføje klasse 25 til ansøgningen. En sådan tilføjelse af en klasse, der skyldes at en varebetegnelse anses for upræcis fordi den omfatter varer i flere klasser, anses ikke for at være en udvidelse af ansøgningens omfang. Således vil det i det nævnte eksempel være den upræcise benævnelse "tøj til læger", der har defineret dette omfang, og omfanget ændres ikke ved, at dette beskrives mere klart og præcist i flere klasser.
Er et varemærke blevet registreret med en upræcis benævnelse, kan det dog ikke udelukkes, at det omfang varefortegnelsen vil blive anset for at have, undertiden kan være normeret af den klasse hvori den upræcise benævnelse er blevet placeret. Er varemærket således registereret for den upræcise varebetegnelse "tøj til læger" alene i klasse 10, må det forventes, at registreringen alene vil blive anset for at omfatte sådanne varer, der er klassificeret i klasse 10.
Står det derimod ganske klart, at varen eller tjenesteydelsen ingen relation har til den pågældende klasse, vil selve den fejlagtige klasseangivelse som udgangspunkt ingen indflydelse have på det beskyttelsesomfang en varemærkeregistrering tildeles. Er et mærke således registreret for varen "cykler" i klasse 3, selvom denne vare rettelig klassificeres i klasse 12, så vil registreringen blive anset for at omfatte varen "cykler", som disse er omfattet af klasse 12.
Eventuelle krav som styrelsen opstiller til en nærmere præcisering af en benævnelse for en vare eller tjenesteydelse kan således også have sin begrundelse i, at styrelsen efter Nice-arrangementet, Trademark Law Treaty og Singapore-traktaten er forpligtet til at anvende Nice-klassifikationen, og dermed at sikre, at varerne og tjenesteydelserne er klassificeret i de korrekte klasser.
Fortolkning i forhold til klassen
Det bemærkes, at visse brede overbegreber for grupper af varer eller tjenesteydelser accepteres som værende tilstrækkeligt klare og præcise i én specifik klasse, også selvom der i andre klasser med en vis ret kan siges at være varer, der falder ind under dette overbegreb. Dette er tilfældet når en klasse kan anses for at være "hovedklasse" eller den naturlige klasse for en bestemt type af produkter, og der kun undtagelsesvist findes varer af denne type i andre klasser, f.eks. fordi disse har helt særlige egenskaber eller anvendes med et meget specifikt formål.
Styrelsen har med virkning fra 1. januar 2018 foretaget en praksisændring, i forhold til hvorledes styrelsen vurderer, om en betegnelse for en vare eller tjenesteydelse i en varefortegnelse er tilstrækkelig klar og præcis. Dette blev udmeldt med brugerbrev af den 22. december 2017.
Ved vurderingen vil styrelsen lægge vægt på, om den klasse varen eller tjenesteydelsen er ansøgt i, vil medvirke til at præcisere varen eller tjenesteydelsen. Det indebærer eksempelvis, at indeholder en varefortegnelse betegnelsen "dør" i klasse 6, vil styrelsen anse denne for tilstrækkelig klar og præcis, idet det klart følger af Nice-klassifikationen, at døre i klasse 6 alene kan være døre af metal. Tilsvarende vil betegnelsen "døre" heller ikke skulle præciseres, hvis betegnelsen i ansøgningens varefortegnelse er placeret i klasse 19, idet det følger af Nice-Klassifikationen, at sådanne døre alene kan være døre, der ikke er af metal.
Betegnelser, som - trods valget af klasse - ikke giver en klar indikation af de særlige egenskaber den pågældende vare eller tjenesteydelse har, skal der ske en præcisering af. Eksempelvis skal termen beklædningsgenstande, præciseres til beklædningsgenstande til dyr, hvis ansøgeren har placeret betegnelsen i klasse 18, ligesom betegnelsen skal præciseres til eksempelvis brandsikre beklædningsgenstande hvis den er blevet ansøgt i klasse 9. Tilsvarende vil gøre sig gældende i forhold til betegnelsen "døre", hvis denne af ansøgeren er placeret i klasse 12 eller 20. Således vil betegnelsen "døre" mest naturligt henvise til de mere generiske typer af døre, der klassificeres i klasse 6 og 19, hvorimod de døre, der klassificeres i klasse 12 og 20 er af mere speciel karakter, idet de er tilpasset og indgår i et specifikt produkt, eksempelvis en dør til et fly eller en bil (klasse 12), eller en dør til et skab (klasse 20).
Som eksempler på betegnelser hvor styrelsen ikke vil kræve yderligere præcisering, kan endvidere nævnes elektroniske publikationer. Såfremt denne term af ansøgeren er placeret i klasse 9, vil det ligge implicit af klassens omfang og formål, at publikationerne er downloadable, da det er selve varen der er klassificeret i klasse 9. Hvis termen derimod af ansøgeren er placeret i klasse 41, vil det ligge implicit i klassens omfang og formål, at publikationerne er ikke-downloadable, da det ikke er selve varen, der klassificeres i denne klasse, men en tilvejebringelse af den elektroniske publikation.
Ydermere vil styrelsen i forhold til betegnelsen dele og tilbehør til... ikke efter praksisændringen 1. januar 2018 kræve denne præciseret med tilføjelse af (ikke indeholdt i andre klasser). Dette skyldes, at termen vil blive fortolket i forhold til den klasse, den er ansøgt i, og dermed vil være afgrænset af klassens indhold.
Det er i forbindelse med fortolkning i forhold til klassen væsentligt at holde sig for øje, at indeholder en varefortegnelse en betegnelse, der vil blive opfattet som tilstrækkelig klar og præcis i den Nice-klasse, som ansøgeren har anført, vil det ikke være muligt på et senere tidspunkt, at "præcisere" betegnelsen, så den også omfatter varer i andre klasser. Dette betyder, at såfremt varen døre er ansøgt i klasse 6, vil ansøgningen af styrelsen alene blive anset for at omfatte de døre, der klassificeres i klasse 6, og det vil ikke være muligt for ansøgeren efter ansøgningens indgivelse at præcisere varefortegnelsen således, at alle døre i klasse 6 og 19 omfattes af ansøgningen.
Præcisering af termer
Som det fremgår af de ovenfor omtalte principper kan en uklar og upræcis term gøres mere præcis og klar ved at den tilføjes elementer, der identificerer faktorer som f.eks. karakteristika, formål og/eller en identificerbar markedssektor.
Som eksempel kan anføres benævnelsen "beklædningsgenstande" i klasse 9 og 18. Denne benævnelse er upræcis i både klasse 9 og 18, idet "beklædningsgenstande" klassificeres i klasse 9 og 18 ud fra deres formål. Tilføjelsen af præciseringerne "sikkerhedsbeklædning" i klasse 9 og "beklædningsgenstande til dyr" i klasse 18 beskriver særlige karakteristika ved varerne, der gør det muligt at klassificere varerne entydigt, og dermed gør dem tilstrækkeligt klare og præcise.
Undertiden er det nødvendigt mere præcist at angive, hvilken markedsektor varen eller tjenesteydelsen vedrører. Dette er eksempelvis tilfældet hvis tjenesteydelsen "detailhandelsvirksomhed" i klasse 35 ønskes registreret. Her fremgår det af C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG, at "detailhandelsvirksomhed" skal præciseres med en nærmere angivelse af, hvilke varer eller hvilken type af varer detailhandelsvirksomheden vedrører.
Tilsvarende gør sig gældende, hvis et ord som "rådgivning" anvendes i varefortegnelsen. Også her skal markedssektoren mere klart defineres, idet der samtidig skal tages højde for, at formuleringen som helhed falder inden for alene én klasse i Nice-klassifikationen. Således er det her vigtigt at holde sig for øje, at der for så vidt kan rådgives om stort set alt og alting, hvorfor "rådgivning" findes i alle tjenesteydelsesklasserne i en eller anden form. Som eksempler på accepterede termer, hvori ordet rådgivning indgår i en klart og præcist angivet tjenesteydelse kan bl.a. henvises til følgende:
- Klasse 35 Rådgivning vedrørende personaleansættelse
- Klasse 36 Rådgivning vedrørende livsforsikring
- Klasse 36 Finansiel rådgivning
- Klasse 37 Rådgivning vedrørende byggevirksomhed
- Klasse 38 Rådgivning vedrørende telekommunikationsnetværk
- Klasse 39 Rådgivning vedrørende rejseruter
- Klasse 40 Rådgivning vedrørende farvning
- Klasse 41 Rådgivning vedrørende uddannelse
- Klasse 42 Arkitektonisk rådgivning
- Klasse 42 Videnskabelig rådgivning
- Klasse 44 Diætetisk rådgivning
- Klasse 45 Religiøs rådgivning
- Klasse 45 Juridisk rådgivningsvirksomhed
På samme måde skal også "leasing" præciseres, idet klassificeringen af denne type ydelser bestemmes af, hvilken type leasing der er tale om og hvad der leases (udlejes). "Leasing" og "operationel leasing" kan principielt sidestilles med udlejning og bruges ofte i forbindelse med langtidsudlejning. Derfor skal "leasing" og "operationel leasing" klassificeres i de respektive udlejningsklasser, hvorimod tjenestydelsen "finansiel leasing" altid skal klassificeres i klasse 36.
Eksempler på accepterede formuleringer:
- Leasing af biler (39)
- Leasing af telefoner (38)
- Leasing af computere (42)
- Finansiel leasing (36)
Præciseringer i form af begrænsninger (undtagelser)
Undertiden søges varer eller tjenesteydelser nærmere præciseret ved, at der i varefortegnelsen indføjes en begrænsning, eksempelvis i formen "beklædningsgenstande, dog ikke fodtøj". Sådanne begrænsninger kan alene accepteres, hvis varefortegnelsen ikke derved bliver uklar eller upræcis, hvilket de dog ofte vil blive. Det er derfor også det klare udgangspunkt, at varefortegnelsen skal indeholde en positiv opremsning af de varer og/eller tjenesteydelser, som varemærket rent faktisk skal omfatte, snarere end en opremsning af dem, som mærket ikke skal omfatte.
Til illustration kan nævnes Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 30. november 2006 i sagen AN 2005 00047, i hvilken en registrering var søgt begrænset i klasse 9 med følgende formulering:
"Radioapparater, fjernsynsapparater, apparater til optagelse og gengivelse af billeder og lyd, forstærkere, højttalere, pladespillere, pladeskiftere, båndoptagere og kassettebåndoptagere, både som enkeltapparater og som sammenbyggede kombinationer af en eller flere af ovennævnte apparater, fjernbetjeningsapparater til de forannævnte apparater, mixerpulte, mikrofoner, hovedtelefoner til de nævnte apparater, plader og bånd til optagelse og/eller gengivelse af lyd og/eller billeder, elektriske og elektroniske apparater (ikke indeholdt i andre klasser), herunder apparater til lagring, omsætning, behandling og transmission af oplysninger, data, tegninger, billeder og film, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, alle de forannævnte varer undtagen inden for optik, især linser og tilbehør inden for fotografisk optik samt til projektorer til biografer, industriel optik, herunder mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter samt linser til digital optagelse og digital projektion, oftalmologiske produkter, optisk arbejdende filtre til fotografisk og industriel brug og servohydrauliske, servopneumatiske og servoelektroniske produkter."
Ankenævnet stadfæstede styrelsens afgørelse om, at begrænsningen var upræcis, idet Ankenævnet anførte følgende:
"Bl.a. af hensyn til tredjemands mulighed for at gøre sig bekendt med den registrerede varemærkerets omfang skal Patent- og Varemærkestyrelsen som offentlig myndighed påse, at varefortegnelser, der er optaget i varemærkeregisteret, er klare og præcise, således at registreringens omfang er beskrevet på en forståelig måde. Under hensyn hertil - og efter en konkret vurdering af den af klageren ønskede omfattende begrænsning ved udeladelse af det i begrænsningen anførte vareområde - tiltræder Ankenævnet den vurdering, der er foretaget af styrelsen om, at begrænsningens formulering er for upræcis til at kunne blive godkendt."
Tilsvarende fremgår også af EU-Domstolens præjudicielle afgørelse C-363/99 Postkantoor, præmis 114, at en varemærkemyndighed ikke kan acceptere registrering af et varemærke for en varefortegnelse, hvor varerne eller tjenesteydelserne er begrænset således, at begrænsningen blot fastslår, at varerne eller tjenesteydelserne ikke besidder en bestemt egenskab, idet en sådan begrænsning kan medføre retsusikkerhed med hensyn til omfanget af varemærkets beskyttelse.
Brug af "især", "herunder", "nemlig" og "i form af"
Når der i en varefortegnelse anvendes overbegreber for varer og tjenesteydelser ses det ikke sjældent, at ansøgeren har ønsket mere præcist at angive eller indikere hvilke varer eller tjenesteydelser varemærket (først og fremmest) søges beskyttet for. Det sker ofte ved brug af formuleringer såsom "beklædningsgenstande, især skjorter", "mejeriprodukter, herunder mælk", "farmaceutiske præparater, nemlig præparater til behandling af hjertekarsygdomme" eller "befordringsmidler i form af biler, busser og motorcykler".
Her skal man særligt være opmærksom på, at hvor brug af ordene "især" og "herunder" blot indikerer at der er tale om eksempler, hvorved det anvendte overbegreb ikke dermed begrænses eller præciseres, vil ordene "nemlig" og "i form af" indebære en egentlig begrænsning af varefortegnelsen til netop de mere specifikke varer eller tjenesteydelser, der er nævnt i forbindelse med overbegrebet.
Ud over at begrænse varefortegnelsen kan man også bruge udtrykkene "nemlig" eller "i form af" til at præcisere et overbegreb. Herved kan man opnå, at et ellers upræcist udtryk kan accepteres i varefortegnelsen. Et eksempel herpå er "laboratorieudstyr" som i sig selv er upræcist, da der kan være tale om varer, der henføres til forskellige klasser i Nice-klassifikationen. Hvis ansøger derimod skriver "laboratorieudstyr, nemlig indretning til brug ved udtagning af blodprøver til medicinsk brug" er formuleringen tilstrækkelig præcis, da sådanne indretninger kun kan henføres til én klasse. Dette gælder dog ikke, hvis ansøger anvender "herunder", "såsom" eller "især" i samme eksempel, da disse udtryk ikke udelukker andet laboratorieudstyr end de anførte særlige "indretninger".