Passivitet
I henhold til reglerne i Varemærkelovens § 10 b, kan indehaveren af en varemærkeregistrering fortabe retten til at kræve en yngre rettighed ugyldiggjort, såfremt denne ikke gennem de nødvendige skridt, har gjort sin ret gældende. Reglerne om passivitet følger endvidere af de almindelige og ulovfæstede principper om passivitet i dansk ret, hvorefter man kan miste retten til at gøre et krav gældende, hvis man ikke handler.
Retsvirkningen af passivitet vil være, at det ældre og yngre varemærke skal sameksistere.
Varemærkelovens § 10 b, stk. 1
Det følger af Varemærkelovens § 10 b, stk. 1, at indehaveren af en ældre rettighed, kan fortabe retten til at begære et yngre varemærke ugyldigt, såfremt den ældre rettighedshaver i 5 på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af det yngre varemærke. En undtagelse hertil indtræder dog i det tilfælde hvor det yngre varemærke er ansøgt i ond tro, i hvilken situation der ikke indtræder retsfortabende passivitet.
Det er anført i Varemærkelovens § 10 b, stk. 1, at indehaveren af den ældre rettighed kan fortabe sin ret såfremt denne har "tålt" brugen af det yngre varemærke. EU-domstolen har i sagen C-482/09, Budějovický Budvar, fortolket kriteriet om tålt brug, og bemærker i afgørelsen at tålt brug skal forstås som den situation hvor mærkeindehaveren har forholdt sig passiv fremfor at have reageret på en krænkelse. Dog kan en mærkeindehavers manglende reaktion ikke tolkes som at indehaveren "tåler" krænkelsen, hvis indehaveren, grundet dennes manglende kendskab til brugen af varemærket, ikke har haft mulighed for at reagere herpå.
Det følger endvidere af bestemmelsen, at perioden hvori brugen er kendt og tålt af indehaveren af den ældre rettighed udgør 5 år. Hertil kan bemærkes, at 5-års perioden ikke skal forstås som fastsat til at starte ved den yngre rettigheds registrering. Af C-482/09, Budějovický Budvar, fremgår således, at for at der kan foreligge passivitet, skal indehaveren have forholdt sig passiv i en situation, hvor denne kunne have reageret, ligesom en indehaver ikke kan anses for at have udvist passivitet, hvis denne er forhindret i at reagere. Endvidere gør det sig gældende, at indehaveren af den yngre rettighed skal have benyttet varemærket kontinuerligt i den 5-årige periode førend at passivitet kan antages at have fundet sted.
Slutteligt skal det holdes for øje, at de retsfortabende skridt ikke får betydning i den situation hvor den yngre rettighed er ansøgt i ond tro. Ond tro i denne henseende vurderes ud fra helheden af den konkrete situation, hvorfor der ikke kan fastsættes faste rammer for hvornår der er handlet i ond tro.
Varemærkelovens § 10 b, stk. 2
Dernæst følger det af Varemærkelovens § 10 b, stk. 2, at et yngre varemærke også kan sameksistere med en ældre rettighed, såfremt indehaveren af den ældre rettighed ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at forhindre brugen af det yngre varemærke. Bestemmelsen sigter både på varemærker som er registrerede samt de varemærkerettigheder som er stiftet ved brug, samt mellem varemærker og andre kendetegn.
På samme vis som det gør sig gældende i § 10 b, stk. 1, er det i § 10 b, stk. 2 bestemt, at indehaver af den ældre varemærkerettighed skal reagere inden for en vis tidsperiode for ikke at fortabe sin ret til at anmode om ugyldiggørelse af den yngre rettighed. I § 10 b, stk. 2 er der dog ikke som i § 10 b, stk. 2 fastsat en fast periode, men i stedet et kriterium om, at der skal reageres indenfor "rimelig tid". Hvorvidt det findes, at der er handlet indenfor rimelig tid vurderes ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor alle relevante forhold inddrages. Hertil kan bl.a. bemærkes at Højesteret i afgørelsen 228/2013 Jensens Fiskerestaurant lagde vægt på den yngre varemærkeindehavers lokale beliggenhed og manglende annoncering som afgørende kriterier for, at der ikke var indtrådt passivitet fra sagsøgers side ved først at reagere efter 11 år.
Ved den senere principielle afgørelse fra Sø- og Handelsretten i sagen BS-4182/2018-SHR, der handlede om brugen af mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY, vurderede Retten at sagsøger, som først havde reageret efter 6 år, skulle have anfægtet benyttelsen af mærkerne "væsentligt tidligere end sket", hvorfor der var indtrådt passivitet. Retten lagde i afgørelsen vægt på bl.a. følgende forhold:
- Grovheden af den påståede krænkelse
- Eventuel ond tro hos den sagsøgte
- Varigheden af brugen af sagsøgtes varemærke
- Intensiteten af brugen af sagsøgtes varemærke, herunder omfanget og indholdet af markedsføringen
- Hvorvidt sagsøger ved almindelig overvågning har haft anledning til at opdage brugen af det yngre varemærke
Udover at der skal handles inden for rimelig tid, er det også påkrævet at der foretages nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke. Herved forstås det, at indehaveren af den ældre rettighed skal gøre sin ret gældende. Dette kan ske udenretligt såvel som ved søgsmål. I det tilfælde at der udelukkende rettes udenretlig henvendelse og protesteres over for den krænkende benyttelse af et varemærke, skal protesten være kontinuerlig til brugen ophører. Således kan enkelte eller sporadiske protester, der ikke følges op med egentlige retlige skridt, medføre at der er indtrådt retsfortabende passivitet, da der således ikke er foretaget de nødvendige skridt til at imødegå den krænkende brug af varemærket.