Skade på velkendte mærkers særpræg eller renommé
Hvorvidt der foreligger skade på det velkendte varemærkes særpræg eller renommé afhænger af en helhedsvurdering, hvor "sammenhængskriteriet", jf. artiklen Velkendte Varemærker, sammenholdes med skaden.
Skade på særpræg
Skade på et mærkes særpræg forekommer, når det kendte mærkes evne til at identificere afsenderen af varerne svækkes, og mærkets identitet og bekendthed dermed udvandes. Konsekvensen ved, at varemærkets identitet og bekendthed gradvis svinder bort eller opløses i offentlighedens bevidsthed, er, at mærket ikke længere fremstår specielt og interessant. Derimod bliver det almindeligt og ordinært og fremstår pludseligt uoriginalt, hvilket er med til at svække mærkets tiltrækningskraft. Udvanding resulterer så at sige i det modsatte af det, der er tilfældet, når et tegn indarbejder særpræg, evt. for at få status som varemærke. I stedet for at indarbejde dette særpræg, mister det sit særpræg. Krænkelsesvurderingen ved skade på et velkendt mærkes særpræg har dermed en tæt tilknytning til varemærkers oprindelsesfunktion.
I EU-Domstolens afgørelse C-323/09 INTERFLORA er det desuden i præmis 79 uddybet, at når tredjemands brug af et identisk tegn bidrager til at ændre det velkendte varemærke til en artsbetegnelse, vil dette udgøre en skade på det velkendte varemærkes særpræg.
Det er klart, at jo mere velkendt et mærke er, desto større er risikoen for, at det kendte mærke lider skade på særpræget, når andre bruger et lignende mærke. Dette vil særligt gælde, hvis mærket i øvrigt er unikt, dvs. at mærket består af elementer, som ikke ses anvendt af andre erhvervsdrivende på markedet, f.eks. unikke fantasiord eller særlige figurelementer. Denne tankegang støttes af Sø- og Handelsrettens afgørelse i V 10/07, hvor Retten lagde vægt på, at den store mængde af PRINCE varemærker med forskellig oprindelse gjorde det svært at argumentere for, at endnu et varemærke med ordelementet PRINCE ville medføre udvanding. Men selv mærker, som ikke er unikke eller kun har opnået særpræg ved indarbejdelse, vil kunne skades på særpræget. Dette fremgår bl.a. af EU-Domstolens udtalelse i den præjudicielle afgørelse C-252/07 INTEL (præmis 67, 73-79).
Ifølge præmis 77 i INTEL-afgørelsen skal indehaveren, for at bevise skade på et velkendt mærkes særpræg, godtgøre, at brugen af det yngre tegn har medført en ændring i den økonomiske adfærd hos omsætningskredsen for det velkendte mærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden. Det kan således ikke kræves, at der føres bevis for en indtruffen skade. Det fremgår af EU-Domstolens afgørelse C-383/12 P WOLF, at logiske slutninger kan drages, så længe der ikke er tale om blotte antagelser. De logiske slutninger skal således fremkomme ved en sandsynlighedsanalyse og under hensyntagen til almindelig praksis inden for den relevante erhvervssektor samt til alle øvrige omstændigheder i sagen. Det kan også udledes af præmis 54 i Retten i Første Instans' afgørelse T-47/06 NASDAQ, at almindelige betragtninger og erfaringer inddrages i risikovurderingen.
Skade på renommé
Ovenstående betragtninger vedrørende fastlæggelsen af risiko for skade på særpræg kan også overføres til skade på et velkendt varemærkes renommé. Denne krænkelsesform betegnes også tilsmudsning og fornedrelse, og situationen forekommer, når der er tale om varer, der skaber en ubehagelig association i forhold til det velkendte mærke, og dermed skader mærkets egenværdi, som består i et oparbejdet image, eksklusivitet, pålidelighed, omdømme, kvalitetsniveau, mv. I den præjudicielle afgørelse C-487/07 L'ORÉAL forklarer EU-Domstolen i præmis 40 skaden på renommé med, at det yngre tegn kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, at det velkendte varemærkes tiltrækningskraft herved bliver formindsket. Dette kan ske på forskellige måder.
For det første kan det være selve udformningen af det yngre tegn, der skader det velkendte varemærkes renommé. Dette kan kun være tilfældet ved lignende tegn, da dele af tegnet skal virke nedværdigende, upassende, uanstændigt, mv. på det ældre mærke. I en gammel afgørelse fra Sø- og Handelsretten gengivet i UfR 1981.1024 SH, blev der statueret krænkelse af det eksklusive mærke CHANEL ved brug af betegnelsen SHIT OG CHANEL for en dansk rockgruppe.
For det andet kan produkterne være af ringe kvalitet, eller bare ikke passe til det velkendte varemærkes kvalitet, fx hvis det er kendt for en meget høj kvalitet.
For det tredje kan det være produkternes art, herunder kendetegn og egenskab, der er skadelige for varemærket. Denne skadesform kendes i dansk ret som "Rottegiftreglen" og blev allerede nævnt i forarbejderne til varemærkeloven fra 1959. Det vil eksempelvis have en uheldig indvirkning på et chokolademærkes reklameværdi, hvis forbrugerne kommer til at tænke på rottegift, når de ser det ældre varemærke i forbindelse med chokolade. Deraf betegnelsen "Rottegiftreglen". Reglen kan bruges til at beskytte velkendte varemærker for andre produkttyper, hvis produkterne påført det yngre tegn medfører negative eller ubehagelige associationer. Inden for visse varegrupper kan denne risiko for skade være særlig udtalt, eksempelvis når det velkendte varemærke vedrører levnedsmidler og toiletartikler til personlig brug. Da disse varer kan have stor indflydelse på menneskers sundhed og helbred, kan det skade det velkendte varemærke, hvis varerne bliver associeret med eksempelvis urene eller sundhedsskadelige egenskaber.
Et eksempel på denne skadesform ses i Sø- og Handelsrettens afgørelse af 28. november 2007 (V‐59‐05), hvor brugen af en urne påført Chanel-logoer blev fundet skadeligt for CHANELs omdømme inden for luksusvarer.