Velkendte varemærker
Hvis et varemærke er meget kendt, kan det opnå en særlig udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og § 4, stk. 2, nr. 3.
Når et varemærke er velkendt kan det hænde, at andre prøver at nyde godt af og udnytte den goodwill, som indehaveren af det velkendte varemærke har opbygget, ved f.eks. at anvende et lignende varemærke. En sådan adfærd kan have negative konsekvenser for det velkendte varemærkes særpræg og/eller renommé.
Beskyttelsen af velkendte varemærker er anderledes end den, som følger af den almindelige beskyttelse mod forvekslelige mærker, idet der foruden beskyttelse mod varemærker, der bruges eller registreres for sammenfaldende og lignende varer eller tjenesteydelser, også gives beskyttelse mod varemærker for varer eller tjenesteydelser, der ikke ligner de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er velkendt for.
Betingelserne for en sådan beskyttelse fremgår dels af ordlyden af de respektive bestemmelser og dels af retspraksis og er, at
- 1) det kan dokumenteres, at mærket er velkendt her i landet, eller i tilfælde af et EU-varemærke, er velkendt i EU,
- 2) mærkerne ligner hinanden på en sådan måde, at de relevante omsætningskredse vil skabe "en sammenhæng" mellem dem,
- 3) brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre velkendte varemærkes særpræg eller renommé eller sådan brug vil skade det ældre velkendte varemærkes særpræg eller renommé, og
- 4) der ikke kan anvises en "rimelig grund" til, at man skal kunne anvende det yngre mærke.
Betingelserne er kumulative, hvorfor beskyttelsen ikke opnås, såfremt en af betingelserne ikke er opfyldt.
Dokumentation for velkendthed
Beskyttelsen som et velkendt varemærke forudsætter, at det dokumenteres, at der er en vis grad af kendskab til varemærket inden for den relevante omsætningskreds. Se i den forbindelse bl.a. C-301/07 PAGO, præmis 21. En sådan grad af kendthed anses for opnået, når varemærket er kendt af en betydelig del af den relevante omsætningskreds, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af mærket, jf. bl.a. C-375/97 General Motors, præmis 26.
Styrelsen kan kun vurdere en påstand om velkendthed, hvis der fremsendes dokumentation for mærkets kendthed.
En undtagelse hertil er, hvis der i en tidligere afgørelse ved styrelsen eller højere instans allerede er statueret velkendthed for mærket. I så fald skal indehaveren af det velkendte varemærke selvsagt henvise til det relevante materiale og/eller afgørelse eller dom. Er sådant materiale og/eller afgørelse eller dom af ældre dato, bør der suppleres med materiale, som dokumenterer, at mærket fortsat må anses for velkendt på det for den konkrete sag relevante tidspunkt.
Se i den forbindelse f.eks. indsigelsessagen vedrørende mærket MP1180660 dk Daniel Klein (figurmærke), hvor indsiger, Calvin Klein, gjorde brug af den nævnte mulighed til at statuere velkendthed.
Vurderingen af om et mærke er velkendt afhænger af, om det påberåbte velkendte varemærke er et nationalt varemærke, eller om det er et registreret EU-varemærke.
Velkendte nationale varemærker
Det skal dokumenteres, at mærket er velkendt her i landet. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt, at det ældre varemærke er velkendt i en "væsentlig del" af omsætningskredsen her i landet, jf. bl.a. C-375/97 General Motors, præmis 28.
Velkendte EU-varemærker
Et EU-varemærke er velkendt, når det er renommeret inden for en væsentlig del af EU-området, jf. bl.a. C-301/07 PAGO, præmis 27.
Én medlemsstats område kan, når henses til konkrete omstændigheder, anses for at udgøre en væsentlig del af EU-området, jf. bl.a. C-301/07 PAGO, præmis 30. I den konkrete sag måtte et EU-varemærke, som var velkendt i Østrig, betragtes som et velkendt EU-varemærke i forbindelse med en sag om krænkelse af EU-varemærket i netop Østrig. Det forhold, at det i Østrig velkendte varemærke var registreret som et EU-varemærke, skulle således ikke stille indehaveren dårligere, end hvis varemærket havde været registreret som et nationalt østrigsk varemærke.
Denne afgørelse skal endvidere ses i lyset af EU-domstolens præjudicielle afgørelse i C-235/09 DHL Express/Chronopost, i hvilken det bl.a. slås fast, at et EU-varemærkes beskyttelse kan være forskellig fra EU-land til EU-land, herunder på grund af den forskellige opfattelse af mærket eller mærkets indarbejdelse i de enkelte medlemsstater.
Det betyder, at et EU-varemærke, for at få den fulde beskyttelse som et velkendt varemærke i Danmark, normalvis skal kunne anses for velkendt i Danmark.
Det følger dog af C-125/14 IRON & SMITH, præmis 34, at "når det ældre EF-varemærke allerede har opnået et renommé inden for en væsentlig del af Unionens område, men ikke hos den relevante kundekreds i den medlemsstat, hvor det yngre nationale varemærke, der er berørt af indsigelsen, er søgt registreret, er indehaveren af EF-varemærket berettiget til den beskyttelse, der er indført ved artikel 4, stk. 3, i direktiv 2008/95, [svarerende til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1] når det viser sig, at en kommercielt set ikke ubetydelig del af nævnte kundekreds har kendskab til dette varemærke".
Afgørelsen betyder, at et EU-varemærke for at opnå beskyttelse som et velkendt EU-varemærke, ikke nødvendigvis skal dokumenteres velkendt i den medlemsstat, det påberåbes. Er EU-varemærket således velkendt i andre medlemsstater, og mærket som følge af denne kendthed tillige må anses for kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af omsætningskredsen i den pågældende medlemsstat, kan varemærket også beskyttes som et velkendt varemærke i denne medlemsstat.
Sø- og Handelsretten har anvendt denne tilgang i sagen V-56-16 af den 12. januar 2018 (Rooftop-logo vs. Super Roll-logo), hvor det bl.a. anføres, at den kendskabsgrad, som skal påvises i Danmark for et velkendt EU-varemærke, "er lavere end den kendskabsgrad, der kræves for at etablere, at mærket er velkendt, og at det relevante kriterium for det første er, at "en kommercielt set ikke ubetydelig del" af den relevante kundekreds i Danmark skal have kendskab til varemærket".
Klare forudsætninger for anvendelsen af denne tilgang er dog, at det dokumenteres, at EU-varemærket faktisk er velkendt i EU, og at denne kendthed har ført til et tilstrækkeligt kendskab til mærket i Danmark.
Omfang af dokumentation
Det er ikke muligt at fastlægge, hvor stor en grad af kendskab et varemærke skal have for at være velkendt. Det er f.eks. ikke et krav, at varemærket er kendt af en bestemt procentdel af den relevante omsætningskreds, jf. i den forbindelse bl.a. C-375/97 General Motors, præmis 25.
EU-domstolen har i C-375/97 General Motors, præmis 27, endvidere nævnt, at der skal tages "hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket" ved vurderingen af, om et varemærke kan anses for velkendt.
Kravene til dokumentationsmaterialet vil også afhænge af typen af varer eller tjenesteydelser, ligesom kravet til omfanget af materialet vil variere fra branche til branche.
Kravet om velkendthed kan således bl.a. dokumenteres ved fremlæggelse af følgende:
- Brancheerklæring,
- dokumentation for markedsandele og omsætningens størrelse,
- oplysninger om markedsføringsudgifter,
- undersøgelser af bekendthedsgrad (hvor kendt mærket er),
- annoncer,
- brochurer,
- fakturaer, og/eller
- andet, der viser hvordan og for hvad mærket bruges.
Materialet skal endvidere vise præcis hvilke varer eller tjenesteydelser, varemærket er velkendt for, vise i hvilken grad varemærket er velkendt her i landet, eller i tilfælde af et EU-varemærke, er velkendt i EU, vise, at varemærket bruges af indehaveren af det velkendte varemærke eller med tilladelse heraf samt være dateret.
Eksempler fra danske domstole
I Sø- og Handelsrettens dom af den 2. juli 2018 i V-70-17 vedrørende mærket SIG DET MED BLOMSTER vurderede domstolen, at kollektivmærket SIG DET MED BLOMSTER måtte anses for velkendt for salg og udbringning af blomster, idet domstolen særligt lagde vægt på varemærkets alder og brug samt en markedsundersøgelse.
I Sø- og Handelsrettens dom af den 12. januar 2018 i V-56-15 vedrørende mærkerne Rooftop (figurmærke) vs. Super Roll (figurmærke) vurderede domstolen, at Rooftop-logoet måtte anses for et velkendt EU-varemærke for tobak, og at mærket endvidere måtte anses for kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark. Domstolen lagde især vægt på de særlige forhold, der gør sig gældende på tobaksmarkedet, en markedsundersøgelse (uhjulpet kendskab 39 %), omfanget af markedsføringsudgifter, høj tilstedeværelse af produktet på markedet samt det forhold, at ordmærket Marlboro, der er knyttet til Rooftop-logoet, er et af verdens mest værdifulde mærker i det hele taget.
I Sø- og Handelsrettens dom af den 13. marts 2015 i V-15-14 vedrørende mærkerne CARGLASS vs. Danish Carglass vurderede domstolen, at varemærket CARGLASS måtte anses for velkendt her i landet, idet domstolen særligt lagde vægt på markedsundersøgelser (uhjulpet kendskab ca. 40 % og hjulpet kendskab ca. 60 %), markedsandel (i hvert fald 13-14 %), varigheden af brug af varemærket (i Danmark siden 2001) og omfanget af markedsføringsudgifter.
I Højesterets dom af den 19. september 2014 i sag 228/2013 vedrørende mærkerne Jensens/Jensens Bøfhus vs. Jensens Fiskerestaurant vurderede domstolen, at varemærket Jensens/Jensens Bøfhus måtte anses for velkendt her i landet for bl.a. restaurationsvirksomhed, idet domstolen særligt lagde vægt på antallet af restauranter i Danmark (30 restauranter), omfanget af markedsføringsudgifter samt markedsundersøgelse.
I en ældre afgørelse fra Sø- og Handelsretten, nemlig i dom af den 2. april 1993, vurderede domstolen, at varemærket Cordon Rouge måtte anses for velkendt her landet, idet der under sagen blev fremlagt statistisk materiale, der viste markedsandel på ca. 7 % og status som den 3.-8. mest solgte champagne, en brancheerklæring fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark, der godtgjorde, at champagnen var internationalt kendt som et champagnemærke af høj kvalitet, samt at kendthedsgraden var særdeles høj inden for vin- og spiritusbranchen i Danmark, hvor varemærket var blandt de 4-5 mest solgte.
Skabelse af en sammenhæng
Når det er etableret, at kravet om at det ældre varemærke er velkendt er opfyldt, skal det videre vurderes, om mærkerne ligner hinanden i en sådan grad og på en sådan måde, at der kan skabes en såkaldt "sammenhæng" mellem mærkerne i den relevante omsætningskreds' bevidsthed.
Denne betingelse fremgår ikke af ordlyden af hverken varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3 eller § 15, stk. 3 nr. 1, men er udledt af retspraksis.
Se i den forbindelse bl.a. C-375/97 General Motors og C-408/01 ADIDAS. Det fremgår heraf, at beskyttelsen som et velkendt varemærke kræver, at der hos den relevante omsætningskreds skabes en sammenhæng eller association mellem det velkendte varemærke og det yngre varemærke.
I C-408/01 ADIDAS, præmis 29, udtaler EU-domstolen, at der skal være "en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem".
I C-252/07 INTEL har EU-domstolen i præmis 17 uddybet, hvad der skal forstås ved begrebet "sammenhæng": "Ved »sammenhæng« skal forstås enhver form for tankemæssig forbindelse mellem nævnte varemærker. Således er det tilstrækkeligt, at tanken blot henledes på det ældre varemærke."
Det vil sige, når den relevante omsætningskreds ser det yngre mærke, skal der bare være en sådan grad af lighed mellem det det ældre velkendte varemærke og det yngre mærke, at det yngre mærke bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog nødvendigvis forveksles eller blandes sammen, men dog således, at der i den relevante omsætningskreds' bevidst skabes en sammenhæng mellem mærkerne.
Om der skabes en sammenhæng mellem det ældre velkendte varemærke og det yngre mærke, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle relevante omstændigheder i det foreliggende tilfælde, hvor der, jf. C-252/07 INTEL, præmis 41-42, bl.a. skal tages hensyn til følgende faktorer:
- Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker.
- Arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds.
- Intensiteten af det ældre velkendte varemærkes renommé.
- Graden af det ældre velkendte varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug.
- Risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed.
Krænkelsesformer
Selvom det ældre varemærke er velkendt, og omsætningskredsen skaber en sammenhæng mellem det velkendte varemærke og det yngre mærke, er det ikke tilstrækkeligt til at udgøre en krænkelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Der stilles tillige krav om, at brugen uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.
Jo større særpræg og renommé, der er knyttet til det velkendte varemærke, desto lettere vil det være at skade eller utilbørligt udnytte mærket, da sandsynligheden, for at forbrugerne tænker på det velkendte mærke, netop afhænger af særpræget og renommeet. Det følger direkte af præmis 67 i EU-Domstolens afgørelse C-252/07 INTEL, at i jo højere grad det yngre tegn leder tankerne hen på det velkendte varemærke, desto større er risikoen for, at der sker en skade eller utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærkes særpræg eller renommé. Der er således et tæt samspil mellem sammenhængskriteriet og selve krænkelsesvurderingen. Faktorerne, der inddrages i forbindelse med helhedsvurderingen af, hvorvidt der er tilstrækkeligt sammenhæng, er således også relevant for krænkelsesvurderingen. Jo mere lighed, renommé, særpræg, osv., desto mere ledes tankerne hen på det velkendte mærke, ligesom risikoen for krænkelse bliver større.
Det kan fastslås ud fra præmis 38 og 67 i C-252/07 INTEL samt præmis 40 i Retten af Første Instans' afgørelse T-67/04 SPA-FINDERS, at det er tilstrækkeligt at påvise en potentiel risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade. Denne risiko skal dog være alvorlig, og det skal være muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade.