Erstatning af et dansk varemærke med en international registrering
Det følger af Madrid Protokollens Art. 4b, at en international registrering erstatter en identisk national registrering. Reglerne herom er implementeret i Varemærkelovens § 60, hvoraf det følger i stk. 1, at Patent- og Varemærkestyrelsen på forlangende fra indehaver skal notere, at en international registrering erstatter en dansk registrering.
Noteringen i det danske register er ikke en betingelse for, at erstatningen finder sted, da effekten af Madrid Protokollens Art. 4b indtræder automatisk og uden behov for handling fra indehaveren.
Reglen om erstatning medfører i praksis alene, at den internationale designering af Danmark får materiel gyldighed fra ansøgningsdatoen for den nationale registrering. Den har således ikke betydning for den nationale registrerings gyldighed eller for udstrækningen af den nationale registrerings beskyttelse.
Selvom noteringen ikke er en betingelse for, at de ovenstående retsvirkninger indtræder, og noteringen derfor alene af ordensmæssig beskaffenhed, så kan en notering dog have betydning i forhold til tredjemands mulighed for at gøre sig bekendt med udstrækningen af den internationale registrering. Det kan derfor være en god idé at få foretaget disse noteringer i varemærkeregisteret.
For styrelsen foretager en notering om erstatning af et dansk varemærke med en international registrering, kræves det at;
- Danmark er designeret eller efter-designeret i den internationale registrering.
- Listen over varer og tjenesteydelser i den nationale registrering er omfattet af designeringen af Danmark i den internationale registrering.
- Danmark er designeret senere i den internationale registrering end ansøgningsdatoen i den danske registrering.
- Indehaveren skal være den samme på den nationale og internationale registrering.
Vedrørende sammenfald af varefortegnelser
Det er et krav, at listen over varer og tjenesteydelser i den nationale registrering er omfattet af designeringen af Danmark i den internationale registrering. Det er dog ikke et krav, at der er komplet overensstemmelse i ordlyden mellem varefortegnelserne.
Således kan der godt være en bredere liste over varer og tjenesteydelser i designeringen af Danmark, f.eks. i form af overbegreber, end listen i den danske registrering.
Omvendt følger det af reglerne i Madrid Protokollen, at listen over varer og tjenesteydelser i den danske registrering ikke må være bredere end den der gælder for designeringen af Danmark i den internationale registrering.
Såfremt indehaver har anmodet Patent- og Varemærkestyrelsen om at foretage en notering i henhold til varemærkelovens § 60, stk. 1 og de ovenstående krav er opfyldt, giver Patent- og Varemærkestyrelsen besked til WIPO om noteringen, som herefter publicerer denne i WIPO Gazettten.
Reglerne omkring notering i WIPOs register er beskrevet i Regulations under the Protocol Rule 21.