Stærke og svage mærkeelementer
I vurderingen af forvekslelighed mellem mærker, kan der lægges vægt på, at dele af mærkerne enten er stærke eller svage, dvs. den grad af særpræg de enkelte elementer besidder, og dermed deres evne til at påvirke omsætningskredsens opfattelse af og erindring om mærkerne.
Mærker er stærke, hvis de er meget særprægede og dermed i høj grad adskiller sig fra andre mærker. Kendetegnende for stærke mærker eller mærkeelementer er, at de dels er lette at opfatte og huske, og samtidig intet siger om de varer eller tjenesteydelser, som varemærket vedrører.
Et stærkt mærke eller mærkeelement er således aldrig et ord eller et tegn, der angiver bestemte egenskaber ved den vare eller tjenesteydelse, som varemærket vedrører. Sådanne mærker eller mærkeelementer anses for at være beskrivende og uden særpræg, og kan ikke beskyttes efter varemærkeloven, medmindre deres særpræg er opnået ved indarbejdelse.
Et stærkt mærke eller mærkeelement er følgelig oftest et rent fantasiord, dvs. et ord uden nogen kendt betydning eller særlige associationer, f.eks. HÄAGEN-DAZS og HARIBO.
Giver mærker eller mærkeelementer derimod associationer til bestemte varer eller tjenesteydelser, eller egenskaber ved disse, anses de ofte for at være "svage", dvs. anses for at have en lav grad af særpræg, og dermed en svagere evne til adskille mærket fra andre mærker. I fastsættelsen af det beskyttelsesomfang et sådant mærke tildeles, vil der som oftest blive taget hensyn til det behov andre erhvervsdrivende har for at henvise til væsentlige egenskaber ved deres produkter - dette uanset om henvisningen sker ved brug af helt beskrivende ord eller gennem associationsgivende formuleringer eller ord.
Mærker, som har opnået særpræg gennem indarbejdelse, vil ofte blive betragtet som svage og dermed have et snævert beskyttelsesomfang. Dette vil ofte særligt være tilfældet, når mærket består af et beskrivende ord. I et sådant tilfælde, vil andre fortsat kunne bruge ordet på en beskrivende måde - så længe denne brug i øvrigt er i overensstemmelse med god markedsføringsskik - ligesom sådanne mærker ofte kun har opnået en begrænset evne til at adskille sig fra andre mærker.
Som eksempler kan nævnes, at AALBORG BYVIN er registreret side om side med AALBORG, og SUPERISLIGA er registreret side om side med SUPERLIGA.
Heller ikke det indarbejdede ordmærke SKÆLSKØR FRUGTPLANTAGE kunne forhindre registreringen af figurmærket VR 2005 04091 FRISK FRUGT SKÆLSKØR.
Mærker kan desuden være svage, hvis de har været anvendt så hyppigt, at de herigennem er blevet udvandede. Visse mærkeelementer forekommer hyppigt inden for visse brancher, eksempelvis ord som FLEX eller MEGA. Selve det, at sådanne ordelementer ofte anvendes i branchen er en indikation for, at mærkeelementet er svagt. Dog vil der typisk også være tale om, at det pågældende ord - uden at være beskrivende - giver stærke associationer til egenskaber ved varerne eller tjenesteydelser, og derfor også af denne grund anses for svagt.
Af eksempler på afgørelser om mærker indeholdende svage mærkedele kan nævnes:
MEGASOL # PIKASOL (U 2000 506 H). Særlig lagt vægt på at slutstavelsen SOL var en svag mærkebestanddel.
TEK KNOW # TEC (VR 1995 04644, AN 1996 00526). Mærkeelementerne TEC og TEK er svage i klasse 9. (Endvidere henvisning til, at figurmærkerne i deres helhed ikke var forvekslelige.)
NEUTRALIA # NEUTRAL (VR 1994 05733, AN 1998 00109). Beskyttelsen, der er opnået ved indarbejdelse af NEUTRAL, kunne ikke forhindre registrering af NEUTRALIA.
CHICKY WORLD # CHICKY (VR 1997 04787, AN 1999 00027). CHICKY blev vurderet svagt for fødevarer.
Ved vurderingen af forvekslelighed er det således vigtigt at tage hensyn til, om mærkerne består af stærke eller svage mærkeelementer, idet mærkets beskyttelsesomfang afhænger af, hvor stærkt eller svagt mærket er.
Den omstændighed, at to mærker som det eneste fælleselement indeholder den samme svage mærkebestanddel, vil typisk ikke i sig selv være nok til, at mærkerne betragtes som forvekslelige.
Der er ikke tale om nogen fast standard, men om en graduering af beskyttelsen alt efter hvor stærkt/svagt et mærke eller mærkeelementerne er.
I forhold til vurdering af forvekslelighed, har det således stor betydning at vurdere mærkets styrke i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som mærket omfatter. Hvad der er et svagt mærkeelement for én vare eller tjenesteydelse, er ikke nødvendigvis svagt for andre. Mærkeelementet DERM vil eksempelvis være meget svagt for "hudplejeprodukter", da DERM giver stærke associationer til "hud", hvorimod DERM ikke er svagt for andre varegrupper som fx "biler".
Endvidere kan henvises til, at styrelsen i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU har udarbejdet en "Fælles meddelelse om den fælles praksis for relative hindringer for registrering - risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)". Denne Fællesmeddelelse er udarbejdet i Konvergens Programmet, CP5, og indeholder en beskrivelse af den ovenfor skitserede praksis og en række eksempler herpå.