Varemærker ansøgt i ond tro
Efter varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 9, er varemærker, der er ansøgt i ond tro, udelukket fra registrering.
Ond tro er i denne sammenhæng det forhold, at ansøgeren af en varemærkeregistrering ikke har indgivet ansøgningen med det formål at deltage loyalt i konkurrencen på markedet, men derimod har til hensigt at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører varemærkets funktioner, herunder funktionen som angivelse af varen eller tjenesteydelsens oprindelse.
Vurderingen af, hvorvidt der foreligger ond tro, foretages på baggrund af en helhedsvurdering af alle de relevante faktorer, som foreligger på ansøgningstidspunktet. Dette følger af EU-Domstolens afgørelser, herunder sag C-320/12, Malaysia Dairy Industries, og sag C-529/07, Chokoladenfabriken Lindt & Spüngli samt af Højesterets afgørelse af den 3. april 2014 i sag 282/2009, hvor bl.a. det forhold, at ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand anvendte et identisk eller lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, blev lagt til grund for vurderingen.
Kendskab
At ansøgeren ved eller bør vide, at en tredjemand bruger et sådant tegn, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at ansøgeren var i ond tro. Ansøgers onde tro skal foreligge på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen, og ansøgers hensigt skal fastlægges på baggrund af sagens objektive omstændigheder.
En formodning for ansøgers kendskab kan bl.a. følge af et generelt kendskab til tredjemands brug af et lignende eller identisk tegn i den berørte økonomiske sektor. Kendskabet kan eksempelvis udledes af varigheden af tredjemands brug af mærket. Jo længere tredjemand har anvendt mærket, jo mere sandsynligt er det, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen havde kendskab til tredjemands brug af mærket.
Ansøgers hensigt
Det forhold, at ansøgeren af et varemærke har haft til hensigt at forhindre en tredjemand i at markedsføre en given vare, kan under visse omstændigheder være relevant for vurderingen af ansøgers eventuelle onde tro.
Dette er eksempelvis tilfældet, når det efterfølgende viser sig, at ansøgeren fik registreret et varemærke uden nogen intention om at bruge det, men alene med henblik på at forhindre tredjemands adgang til markedet.
I en sådan situation opfylder varemærket ikke dets grundlæggende funktion - at garantere oprindelsen af den relevante vare eller tjenesteydelse over for forbrugeren, som dermed er i stand til at adskille varen eller tjenesteydelsen fra andre producenters.
Graden af retlig beskyttelse
Graden af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registret, nyder, kan være relevant for vurderingen af hvorvidt ansøger var i ond tro. Graden af mærkernes retlige beskyttelse kan bl.a. afhænge af varigheden af mærkernes brug, mærkernes karakter og graden af velkendthed.
Varigheden af tredjemands og ansøgers brug
Den omstændighed, at tredjemand gennem længere tid har brugt et tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, og at dette tegn nyder en vis grad af retlig beskyttelse, er relevant ved vurderingen af, om ansøgeren var i ond tro. I dette tilfælde kan ansøgeren således få fordel af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, alene med det formål at skabe illoyal konkurrence over for en konkurrent, som bruger et tegn, der af tredjemands egen fortjeneste allerede har opnået en vis grad af retlig beskyttelse.
Det kan dog ikke udelukkes, selv under sådanne omstændigheder, og navnlig når flere producenter på markedet bruger identiske eller lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, at ansøgeren med registreringen af dette tegn forfølger et legitimt formål. Dette kan være tilfældet, når ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen ved, at en tredjemand, der er en ny aktør på markedet, forsøger at profitere af det nævnte tegn ved at kopiere tegnet. Ansøgeren har således anledning til at få tegnet registreret for at forhindre tredjemands brug af gengivelsen.
Varemærkets karakter
Det ansøgte varemærkes karakter kan også være relevant for vurderingen af, om ansøgeren var i ond tro. I tilfælde, hvor et varemærke består i selve varens form eller udseende, vil det være nemmere at fastslå, at ansøgeren var i ond tro, når konkurrenterne som følge af tekniske eller markedsføringsrelaterede faktorer er begrænsede i deres valg af en vares form og udseende, således at indehaveren af et varemærke er i stand til at forhindre konkurrenterne i ikke bare at bruge et identisk eller lignende mærke, men også i at markedsføre sammenlignelige varer.
Er man derimod ikke i samme omfang begrænset i valget af varens form eller udseende, vil konkurrenterne dermed heller ikke være forhindret i at markedsføre forskellige varer. Under disse omstændigheder vil det være mindre oplagt at anse en ansøgning om registrering af mærket, med henblik på at beskytte sig mod tredjemands brug af et lignende mærke, for uredelig. Derfor vil det tilsvarende være mere vanskeligt at anse ansøgningen for at være indgivet i ond tro.
Således skal betydningen af ansøgerens hensigt om at forhindre konkurrenter i at bruge lignende mærker, som de allerede gør brug af, vurderes i lyset af alle foreliggende omstændigheder.
Graden af velkendthed
Der kan i vurderingen af, om ansøgeren er i ond tro, ligeledes tages hensyn til den grad af velkendthed, et tegn har på tidspunktet for indgivelse af registreringsansøgningen. En højere grad af velkendthed kan netop berettige ansøgerens interesse i at sikre sig en bredere retlig beskyttelse af tegnet. Se hertil artiklen om velkendte varemærker.
Alle relevante faktorer
De ovenfor nævnte faktorer er blot eksempler på faktorer, der kan være relevante at inddrage i vurderingen af, hvorvidt en ansøger var i ond tro. Begrebet ond tro kan altså ikke begrænses til en kategori af specifikke omstændigheder. Således konstaterede EUIPO's Appelkammer, at ansøgeren af EU-varemærket Monopoly var i ond tro på ansøgningstidspunktet, idet ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser, som allerede var omfattet af ældre registreringer.
I 2015 anmodede Kreativni Dogadaji d.o.o. EUIPO om at annullere registreringen af varemærket Monopoly med påstand om, at ansøgningen var indgivet i ond tro, da den omfattede flere varer og tjenesteydelser end de tre identiske mærker ansøgeren tidligere havde registreret. Anmodningen blev afslået, fordi det ikke var bevist, at ansøgningen blev indgivet i ond tro. Appelkamrets afgørelse af den 22. juli 2019, R 1849/2017-2, omgjorde denne beslutning.
Under en mundtlig høring oplyste ansøgeren, at mærket genansøgtes af en række årsager, herunder muligheden for at støtte ret på en registrering uden at blive mødt af kravet om reel brug. Ansøgers tre ældre varemærker var desuden blevet fornyet og brugt i indsigelsessager. Appelkamret konkluderede på denne baggrund, at ansøger havde indleveret varemærkeansøgningen i ond tro for at omgå kravet om reel brug af sine ældre rettigheder. Appelkamret ugyldiggjorde derfor varemærkeregistreringen for de varer og tjenesteydelser, som var omfattet af de ældre registreringer.
Ond tro før varemærkeloven af 2018
Tidligere var ond tro ikke specifikt anført som registreringshindring i varemærkeloven, men det har hidtil været antaget, at den tidligere varemærkelovs § 20, gav styrelsen adgang til af egen drift at afslå registrering af varemærker indgivet i ond tro, da det følger af almindelige retsgrundsætninger, at der ikke kan støttes ret på rettigheder stiftet i ond tro. Bestemmelsen i den nugældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 9, er således et udtryk for en videreførelse af praksis i forbindelse med den tidligere varemærkelovs § 20, hvorefter Patent- og Varemærkestyrelsen skulle afslå varemærkeansøgninger, der ikke er i overensstemmelse med loven, eller når "der i øvrigt er noget til hinder for at godkende ansøgningen".