Lundgrens Advokatpartnerskab
VS
RESAN ApS

Til trods for, at nedlukningen i forbindelse med Corona-epedimien må betragtes som en "rimelig grund", berørte dette kun indehaver i en mindre del af den relevante periode fra 3. juni 2017 til den 3. juni 2022. Der er derfor både en periode på ca. 2,5 år før nedlukningen og desuden en periode efter genåbningen, hvor indehaver ikke har været forhin-dret i at bruge sit varemærke. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det ikke kan anses for en rimelig grund, at indehaver grundet usikkerhed omkring nedlukningen, valgte ikke at bruge mærket i tiden inden og efter nedlukningerne, da det faktisk var muligt at gøre brug af mærket i disse perioder. Ud fra sagens omstændigheder, finder vi derfor ikke, at der ud fra en samlet vurdering var rimelig grund for den manglende brug af varemærket. Af disse grunde ophæves varemærket i sin helhed.

DPF AG mod TERTIANUM AG

Mærket blev begæret ophævet med henvisning til manglende brug. Indehaver har i sagen gjort gældende, at der foreligger rimelig grund til manglende brug.
Ud fra en samlet vurdering, er det styrelsens opfattelse, at det i sagen ikke er dokumenteret, at der er en rimelig grund til, at indehaver ikke har brugt mærket TERTIANUM i Danmark. Da der i sagen ikke er fremsendt dokumentation for at mærket er brugt i den relevante periode, har indehaver ikke opfyldt brugspligten i henhold til varemærkelovens § 25. Sagen er anket.

Ankenævnet stadfæster styrelsens afgørelse og registreringen ophæves på grund af manglende reel brug af varemærket. Ankenævnet lægger i afgørelsen vægt på, at det fremlagte materiale ikke udgør tilstrækkelig dokumentation for reel brug af varemærket. Ankenævnet finder endvidere ikke at covid-19 pandemien samt indehavers produktions- og distributionsmetoder kan tillægges betydning ved vurderingen af, om det omtvistede mærke er blevet brugt på det danske marked for bestemte varer eller tjenesteydelser

Der var tale om handlinger af ren intern karakter, som vedrørte et klinisk forsøg. Forsøgene blev udført lang tid inden markedsføring over for omverdenen, og de udgjorde hverken en forberedende handling eller en handling, der bidrog til en forestående lancering på markedet. Der var dermed ikke tale om reel brug af mærket. Der forelå ikke en rimelig grund til den manglende brug, da der var tale om omstændigheder, indehaver selv havde indflydelse på. For det første var det indehavers eget valg at registrere varemærket lang tid inden, der var mulighed for markedsføring, herunder fordi indehaver først ansøgte om klinisk forsøg tre år efter registreringen af varemærket. Derudover var det indehavers utilstrækkelige investeringer, der var skyld i opstået vanskeligheder, og dermed forsinkelser, i forsøgsperioden. Omstændighederne bag den manglende brug var således varemærkeindehaverens eget ansvarsområde og kunne derfor ikke kvalificeres som hindringer, der var uafhængige af dennes hensigter.

EU-Domstolen slår fast, at det ikke anses som rimelig grund til manglende brug, at et påberåbt ældre nationalt varemærke er et såkaldt ”defensivt” varemærke, hvor der ifølge national lovgivning ikke er brugspligt, såfremt indehaveren anvender et lignende mærke for de samme varer eller tjenesteydelser. Da indehavers manglende brug i dette tilfælde er frivillig, er der således ikke tale om undskyldende omstændigheder, som varemærkeindehaveren ikke har nogen indflydelse på, og som er til hinder for brugen af varemærket. [se særligt præmis 102]

Sagen vedrørte brugspligt af supermarkedet Lidls figur- og ordmærkt Le Chef DE CUISINE i Østrig. EU-Domstolen fastslog for det første, at datoen for registreringsprocedurens afslutning, skal fastlægges i hver medlemsstat. Derudover følger det af dommens præmis 54, at alene hindringer, som har en tilstrækkelig direkte forbindelse med et varemærke, der gør brugen heraf umulig eller ufornuftig, og som gør sig gældende uafhængigt af denne varemærkeindehavers hensigter, kan anses for rimelig grund til manglende brug af dette varemærke. Det skal vurderes fra sag til sag, om en ændring af virksomhedsstrategien for at omgå den pågældende hindring vil gøre brugen af varemærket ufornuftig. Det påhviler den forelæggende ret, som skal træffe afgørelse i hovedsagen, og som alene kan fastlægge de relevante faktiske omstændigheder, at foretage denne vurdering inden for rammerne af sagen. Det følger af hensynene bag brugspligt, at der ikke skal anlægges en for vidtgående fortolkning af rimelig grund til manglende brug af et varemærke
I den konkrete sag var den påberåbte rimelige grund bureaukratiske forhindringer. I sådan et tilfælde er det ikke nok at henvise til, at disse hindringer er uden for varemærkeindehaverens kontrol, eftersom disse hindringer desuden skal have en så direkte forbindelse med varemærket, at brugen af varemærket er afhængig af, at disse administrative foranstaltninger afsluttes. En tilstrækkelig direkte forbindelse kræver dog ikke, at det er umuligt at bruge varemærket, det kan være tilstrækkeligt, at det vil være ufornuftigt at foretage de påkrævede tiltag for at opfylde brugspligten. Således kan det f.eks. ikke med rimelighed kræves, at en varemærkeindehaver markedsfører sine varer gennem sine konkurrenters salgssteder. I sådanne tilfælde forekommer det ikke rimeligt at kræve, at varemærkeindehaveren ændrer sin virksomhedsstrategi for alligevel at gøre brugen af dette varemærke mulig.